0 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 NEUES UNIONSMARKENRECHT DLA Piper Dr. Ulrike Grübler, Wolfgang May, Gabriele.

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1 www.dlapiper.com 0 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 NEUES UNIONSMARKENRECHT Breakfast @ DLA Piper Dr. Ulrike Grübler, Wolfgang May, Gabriele Engels 23. Juni 2016

2 www.dlapiper.com 1 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 1 Einführung / Überblick über die Reform 2 2 Änderungen (nur) der UMV 6 3 "Unproblematische" Gemeinsame Änderungen 17 4 Verfahren vor den Ämtern 20 5 Schutzumfang/Rechte aus der Marke 33 6 Schlussbemerkungen und Fragen 48 Agenda

3 1 Einführung

4 www.dlapiper.com 3 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Überblick: Reformpaket EU Markenrechtsreform (European Trademark Reform Package Neue Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436) Neue Unionsmarken- verordnung (Verordnung (EU) 2015/2424) Umfangreichste Reform seit Einführung der Gemeinschaftsmarkensystems im Jahr 1996

5 www.dlapiper.com 4 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Überblick: Ziele der Reform Übergreifend: Modernisierung des Europäischen Markenrechts Hauptziele: Förderung Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum Änderungen Richtlinie: Harmonisierung der nationalen Markensysteme der EU Mitgliedstaaten Verordnung: Unmittelbar anwendbare Vorschriften (Unionsmarken/EUIPO)

6 www.dlapiper.com 5 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Markenrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436)  in Kraft seit 13. Januar 2016  muss grds. innerhalb von 3 Jahren in nationales Recht umgesetzt werden Zwei Fristen sind anwendbar:  14. Januar 2019 (für Großteil der Änderungen)  14. Januar 2023 (z.B. für Umsetzung der Verfahrens- vorschriften für Verfall oder Nichtigkeit) Überblick: Fristen Verordnung über die Unionsmarke (Verordnung (EU) 2015/2424)  in Kraft seit 23. März 2016  verschiedene Änderungen bereits seit 23. März 2016 in Kraft, u.a. – n eue Begrifflichkeiten (EUIPO/UM) – neue Gebührenstruktur – Klassifikation  weitere Änderungen treten am 1. Oktober 2017 in Kraft treten (u.a. Abschaffung "Grafische Darstellbar- keit" als Eintragungserfordernis)

7 2 Änderungen (nur) der UMV

8 www.dlapiper.com 7 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Terminologische Änderungen "OHIM/HABM" umbenannt in "EUIPO" (European Union Intellectual Property Office/ Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum) "GM" umbenannt in "EUTM/UM" (European Union Trademark/ Unionsmarke)

9 www.dlapiper.com 8 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Eine-Klasse-eine-Gebühr-System für Anmeldungen und Verlängerungen –3 zu 1 Preis abgeschafft –Anmeldung/Verlängerung in 1 Klasse nun am günstigsten –ab 2. Klasse steigt Gebühr auf jeweils 150 EUR –Verlängerungsgebühren erheblich reduziert –Gleichlauf von Anmelde- und Verlängerungsgebühr  Sinn und Zweck: –Verhinderung von weiten Anmeldungen (in vielen Klassen) –Schutz der tatsächlich relevanten Waren/DL  Ablauf der Eintragung am/nach dem 23. März 2016 = neue Verlängerungsgebühr (Differenz wird erstattet) Neue Gebührenstruktur

10 www.dlapiper.com 9 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Anzahl der Klassenneue Anmeldegebühren alte Anmeldegebühren 1 Klasse€ 850 € 900 2 Klassen€ 900 3 Klassen€ 1,050 weitere Klassen€ 150 Anmelde- und Verlängerungsgebühren Anzahl der Klassenneue Verlängerungsgebühren alte Verlängerungsgebühren 1 Klasse€ 850 € 1,350 2 Klassen€ 900 3 Klassen€ 1,050 weitere Klassen€ 150€ 400

11 www.dlapiper.com 10 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Rechtsmittelneualt Widerspruch€ 320€ 350 Nichtigkeitsantrag€ 630€ 700 Beschwerde€ 720€ 800 Neue Gebührenstruktur

12 www.dlapiper.com 11 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  vor Juni 2012: Klassenüberschriften umfassten alle Waren/Dienstleistungen, die in diese Klasse fielen  IP Translator (EuGH, C-307/10, Urteil vom 19. Juni 2012): nur die Waren/Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Klassenüberschrift oder des allgemeinen Begriffs umfasst werden (siehe nun: Art. 28 Abs. 5 UMV bzw. Art. 39 Abs. 5 MarkenRL) –Waren und Dienstleistungen müssen vom Anmelder mit hinreichender Klarheit und Eindeutigkeit angegeben werden, dass der Umfang des Schutzes allein auf dieser Grundlage bestimmt werden kann (siehe nun: Art. 28 Abs. 2, Abs. 3 UMV bzw. Art. 39 Abs. 2, Abs. 3 MarkenRL) –sonst Zurückweisung, sofern Anmelder nicht geeignete Formulierung vorschlägt (Art. 28 Abs. 4 UMV bzw. Art. 39 Abs. 4 MarkenRL) (bei IR Mitteilung an WIPO) Klassifikation: Artikel 28(8) Erklärung

13 www.dlapiper.com 12 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf eine gesamte Klassenüberschrift eingetragen sind, können bis zum 24. September 2016 (Samstag?) eine sog. Artikel 28(8) Erklärung einreichen  Wortlaut der VO eigentlich eindeutig; allerdings geht Amt nunmehr vom 23. September 2016 als Fristende aus.  Erklärung sollte zur Sicherheit bis zum 23. September 2016 (einschließlich) eingereicht werden Klassifikation: Artikel 28(8) Erklärung

14 www.dlapiper.com 13 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Möglichkeit, den Schutzumfang der UM zu spezifizieren –bei den Waren/Dienstleistungen, die über die wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Klassenüberschrift hinausgehen, können Inhaber aus der alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen der Nizza Klassifikation (welche zum Zeitpunkt der Anmeldung Gültigkeit aufwies) benennen, welche ursprünglich erfasst sein sollte –Problem: "Schutzerweiterung" über die wörtliche Bedeutung der Klassenüberschrift?  Nichtabgabe bedeutet, dass nach dem 24. September 2016, der Schutzumfang auf die Waren/Dienstleistungen beschränkt ist, die wörtlich von der Klassenüberschrift umfasst sind Klassifikation: Artikel 28(8) Erklärung

15 www.dlapiper.com 14 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Markeninhaber sollten innerhalb der Übergangsfrist ihre Marken überprüfen; es erfolgt keine gesonderte Mittelung/Erinnerung durch das Amt  Eindeutig? –Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen –Schuh-Absätze? Stollen für Fußball-Schuhe? Klassifikation: Artikel 28(8) Erklärung

16 www.dlapiper.com 15 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Achtung: Fristverkürzung!  Verlängerungen für UMs müssen bis zum Tag des Auslaufens beantragt werden  GMV: Einreichung Antrag "innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats in dem die Schutzdauer endet"  UMV: Einreichung Antrag innerhalb von 6 Monaten vor Ablauf der Eintragung  Beispiel: Schutzdauer endet am 23. August 2016: GMV: Marke konnte bis zum letzten Tag des Monats August 2016 verlängert werden (1. März bis 31. August); UMV: Frist endet am 23. August (die 6-monatige Frist läuft vom 23. Februar bis zum 23. August)  Amt wird die neue Regelung nicht auf Marken anwenden, bei denen die 6-monatige Frist vor dem 23. März 2016 begonnen hatte, aber der Schutz nach diesem Zeitpunkt endet (Art. 3 Mitteilung Nr. 2/2016 des Amts)  Auch die "Nachfrist" von 6 Monaten ist dadurch verkürzt Verfahren: Verlängerung (Art. 47 Abs. 3 UMV)

17 www.dlapiper.com 16 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Verkürzung Widerspruchsfrist aus IR-Marken (Art. 156 Abs. 2 UMV): 3-monatige Widerspruchsfrist beginnt nunmehr 1 Monat nach dem Datum der Veröffentlichung durch das Amt (gem. 152 UMV) (GMV: 6 Monate nach Veröffentlichung)  Keine Einreichung der UM-Anmeldung mehr über nationale Markenämter (Art. 25 Abs. 1 UMV)  Disclaimer (Verzichtserklärungen) abgeschafft (Art. 37 Abs. 1 GMV gestrichen)  Bemerkungen Dritter (Art. 40 UMV) können nunmehr auch vor Veröffentlichung und bis Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. abschließenden Entscheidung über den Widerspruch eingereicht werden (keine Praxisänderung)  Klarstellung: Bis Eintragung kann Amt absolute Eintragungshindernisse erneut prüfen (Art. 40 Abs. 3 UMV) Andere formelle Änderungen (nur UM)

18 www.dlapiper.com 17 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Monatsfrist zwischen Übermittlung des Berichts und der Veröffentlichung gestrichen –Rechercheberichte werden nur noch auf Antrag des Anmelders der UM zugestellt (Art. 38 Abs. 1 UMV), aber weiterhin erstellt und dem Inhaber der potenziell kollidierenden Marken zugestellt (Art. 38 Abs. 7 UMV)  nationale Recherchen weiter nur auf Antrag und gegen Gebühr (72 EUR) –bei derzeit noch 6 teilnehmenden Mitgliedstaaten (Dänemark, Litauen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn) Andere formelle Änderungen (nur UM)

19 3 "Unproblematische" gemeinsame Änderungen

20 www.dlapiper.com 19 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Markenfähigkeit: Abschaffung des Erfordernisses der "grafischen Darstellbarkeit" (ab 1. Oktober 2017) –Zeichen, die in einer Weise dargestellt werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können –Erleichterung der Registrierung von Hör-, Farb-, 3-D-, (Geruchs-) und Bewegungsmarken  Sinn und Zweck  Markenregistrierungen sollen up-to-date mit den technologischen Entwicklungen sein Markenbegriff (Art. 4 UMV, Art. 3 MarkenRL)

21 www.dlapiper.com 20 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Absolute Schutzhindernisse: 2 Änderungen:  Erweiterung des Funktionalitätsverbots auf (Art. 7 Abs. 1 e) UMV, Art 4 Abs. 1 e) MarkenRL): –Zeichen sind von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich bestehen aus "der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal", die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt sind; die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; die bzw. das der Waren einen wesentlichen Wert verleiht  Klarstellung/Einführung: Schutz (aller) in der Union anerkannten geografischen Bezeichnungen, traditionellen Bezeichnungen für Weine, garantiert traditionellen Spezialitäten und Sortenbezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 j) - m) UMV, Art 4 Abs. 1 i) – l) MarkenRL) Markenanmeldung/Schutzversagung

22 www.dlapiper.com 21 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Relative Schutzhindernisse:  expliziter Widerspruchsgrund der geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen (Art. 8 Abs. 4a UMV, Art.5 Abs. 3 e) MarkenRL)  Bekanntheitsschutz –Klarstellung (auch innerhalb des Waren-/Dienstleistungs- Ähnlichkeitsbereichs) (Art. 8 Abs. 5 UMV, Art. 5 Abs 3 a) MarkenRL) –nach der Richtlinie nunmehr zwingend Markenanmeldung/Schutzversagung

23 www.dlapiper.com 22 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Benutzung in abweichender Form auch bei Eintragung der abweichenden Form anzuerkennen (Art. 15 Abs. 1 UMV, Art. 16 Abs. 5 a) MarkenRL)  Neuberechnung der Benutzungsschonfrist im Widerspruchsverfahren (Art 42 Abs. 2 UMV, Art. 44 Abs. 1 MarkenRL): –nunmehr fünf Jahre vor Anmelde-/ Prioritätstag der angegriffenen Marke (nicht mehr Veröffentlichung)  Ende der wandernden Schonfrist ! (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG)  Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Art. 28 UMV, Art 39 MarkenRL, Besonderheit Art. 28 Abs. 8 UMV siehe oben) Sonstige gemeinsame Änderungen

24 4 Verfahren vor den Ämtern

25 www.dlapiper.com 24 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Widerspruch aus einer geografischen Bezeichnung (Art. 8 Abs. 4a UMV) -kein zusätzlicher Widerspruchsgrund: bisher von Art. 8 Abs. 4 GMV als "sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte (von mehr als örtlicher Bedeutung)" geschützt -nunmehr aber Beweiserleichterung: Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung muss von Inhaber nicht nachgewiesen werden -kein Einfluss auf laufende Verfahren: wenn Widerspruch unter Art. 8 Abs. 4 GMV vor dem 23. März 2016 eingelegt, ist Nachweis weiterhin zu erbringen Widerspruchsverfahren

26 www.dlapiper.com 25 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Berechnung der Nutzungsfrist  GMV: Veröffentlichung der angegriffenen Marke als relevanter Zeitpunkt für das Benutzungserfordernis (Art. 42 Abs. 2 GMV)  UMV (Art. 42 Abs. 2 UMV): Anmelde- bzw. Prioritätstag, d.h. Inhaber der älteren Marken muss Nachweis erbringen, dass er diese innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Anmeldung bzw. dem Prioritätstag für die relevanten Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat (s.a. Art. 44 Abs. 1 MarkenRL)  Nachweis ist nur zu erbringen, wenn Widerspruchsmarke mindestens 5 Jahre eingetragen ist  Beispiel: Anmeldung der angefochtenen Marke: 25. Mai 2015, VÖ: 15. Januar 2016, d.h. wenn Widerspruchsmarke am 25. Mai 2010 oder davor eingetragen wurde, muss Nachweis erbracht werden.  (Alte Rechtslage: Widerspruchsmarke am/vor dem 15. Januar 2011 eingetragen, um Nachweispflicht auszulösen) Widerspruchsverfahren

27 www.dlapiper.com 26 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Dauer der Benutzung  Fristberechnung des Zeitraums wie bisher:  Neue Rechtslage: 25. Mai 2010 – 24. Mai 2015  Alte Rechtslage: 15. Januar 2011 – 14. Januar 2016  Welches Recht ? – Entscheidend ist der Tag der Einreichung des Widerspruchs, d.h. am/nach dem 23. März 2016 eingelegt: neues Recht Widerspruchsverfahren Bei nachgeschalteten Widerspruchsverfahren wie in Deutschland werden die 5 Jahre ab dem Tag gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist bzw. an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

28 www.dlapiper.com 27 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Fristverkürzung bei Widerspruch gegen internationale Registrierungen, Art. 156 Abs. 2 UMV  Beginn der Widerspruchsfrist  UMV: 3-monatige Frist beginnt ab 1 Monat nach Datum der Veröffentlichung (gem. Art. 152 Abs. 1 UMV)  GMV: 3-monatige-Frist, berechnet ab 6 Monate nach Veröffentlichung  relevanter Zeitpunkt für Benutzungsnachweis ebenso: Tag der Registrierung (gem. Art. 3 Abs. 4 PMA) oder Tag der nachträglichen Benennung des EU (gem. Art. 3ter Abs. 2 PMA), Art. 156 Abs. 1 i.V.m. 42 Abs. 2 UMV Widerspruchsverfahren

29 www.dlapiper.com 28 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Zusammenfassung der Berechnung der Schonfrist ältere MarkeBerechnung des Beginns des 5-Jahres- Zeitraums (Schonfrist) UnionsmarkeDatum der Eintragung Nationale Markestandardmäßig Datum der Eintragung oder Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, wenn vom Widersprechenden nachgewiesen. Internationale Registrierung mit Benennung von Mitgliedstaaten standardmäßig 12 oder 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung läuft. Wenn von den Parteien nachgewiesen, auch früher oder später. Internationale Registrierung mit Benennung der EU Datum der zweiten Wiederveröffentlichung der EU- Benennung in Teil M.3 des Blattes für Gemeinschaftsmarken.

30 www.dlapiper.com 29 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Marken können für verfallen oder nichtig erklärt werden: –insbesondere mangels rechtserhaltender Benutzung (Art. 51 UMV) –bei Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses (nach Art. 52, 7 UMV) bzw. Bösgläubigkeit –bei Vorliegen von relativen Eintragungshindernissen (nach Art. 53, 8 UMV) – entsprechen den Widerspruchsgründen Löschungsverfahren

31 www.dlapiper.com 30 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Prüfungsumfang in Verfahren absoluter Nichtigkeitsgründe –Art. 76 Abs. 1 Satz 2 UMV: "In Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 beschränkt das Amt seine Prüfung auf die von den Beteiligten angeführten Gründe und Argumente."  keine umfassende Prüfung der Schutzfähigkeit wie im Eintragungsverfahren  Klarstellung: war durch Rechtsprechung anerkannt (EuG, T-320/10, Rn 27-29), aber explizit nur für relative Eintragungshindernisse in Art. 76 Abs. 1 GMV geregelt. –weitere Klarstellung: Art. 56 Abs. 3 UMV: Einrede der rechtskräftigen Vorentscheidung ("res iudicata"): Antrag unzulässig, wenn Amt oder Unionsmarkengericht über Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien in der Hauptsache bereits rechtskräftig entschieden hat. –Widerspruchsverfahren reicht nicht (EuG, T-140/08, Rn 34; T-11/13, Rn 12) Löschungsverfahren

32 www.dlapiper.com 31 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Art. 58 ff. UMV: –Art. 62 GMV aufgehoben (Abhilfe in mehrseitigen Verfahren) –Aufnahme von Sprachenregelung in Art. 60 Abs. 1 Satz 3 UMV (bisher in Art. 48 Abs. 2 GMDV) –neuer Art. 60 Abs. 2 UMV für mehrseitige Verfahren: Anschlussbeschwerde des Beschwerdegegners möglich (bisher wurde dies auf Art. 8 Abs. 3 Verfahrensordnung der Beschwerdekammer gestützt, VO (EG) 216/96 v. 5.2.1996 BK-VO – Wortlaut identisch übernommen) Beschwerdeverfahren

33 www.dlapiper.com 32 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Vereinheitlichung der Prüfungskriterien im Anmelde-/Widerspruchsverfahren  einheitliche Vorgaben für Anmeldung/Anmeldetag (Art. 37, 38 MarkenRL)  keine Beschränkung der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse Aber: Klarstellung, dass Zustimmungserklärungen akzeptiert werden müssen (Art. 5 Abs. 5 MarkenRL)  Bemerkungen Dritter können vorgesehen werden (Art. 40 MarkenRL)  Möglichkeit der Teilung von Anmeldung/Eintragung obligatorisch (Art. 41 MarkenRL)  Widerspruchsverfahren nach Art 43 Abs. 1 MarkenRL obligatorisch (also auch für Malta) und Einführung von "Cooling-off-Period“ auf Antrag beider Parteien (Art. 43 Abs. 3 MarkenRL) Verfahren vor den nationalen Ämtern (MarkenRL)

34 www.dlapiper.com 33 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Dauer und Verlängerung der Eintragung obligatorisch vom Anmeldetag abhängig (Art. 48, 49 MarkenRL)  Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (Art. 45-47 MarkenRL): v.a.  obligatorische Einführung amtliches Löschungsverfahren (Umsetzung bis 14. Januar 2023), Abs. 45 Abs. 1 MarkenRL  Mitgliedsstaaten haben Verfalls- sowie Nichtigkeitsverfahren (aus absoluten und den relativen Gründen des Art. 5 Abs. 1 - 3 MarkenRL) bereit zu stellen Verfahren vor den nationalen Ämtern (MarkenRL)

35 5 Schutzumfang/Rechte aus der Marke

36 www.dlapiper.com 35 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Art. 9 Abs. 2 UMV Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn … (a), b), c) Art. 9 Abs. 3 UMV Sind die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden: … d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen Benutzung als Handels- oder Unternehmensname Art. 9 Abs. 3 d) UMV, Art. 10 Abs. 3 d) MarkenRL

37 www.dlapiper.com 36 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Céline, EuGH, C-17/06, Urteil vom 11. September 2007  Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ?  keine markenmäßige Benutzung bei Verwendung (ausschließlich) als Unternehmensbezeichnung  wenn konkrete Verwendung Anlass zur Annahme einer Verbindung zwischen dem UK und den Waren/Dienstleistungen gibt  z.B. durch Anbringung des UK auf den Waren Benutzung als Handels- oder Unternehmensname

38 www.dlapiper.com 37 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Art. 9 Abs. 3 UMV Sind die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden: … (f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zuwiderlaufenden Weise zu benutzen -EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008, C-533/06 – O2 -Werberichtlinie 2006/114/EG / § 6 UWG -Anwendungsbereich/Abgrenzung? Benutzung in vergleichender Werbung Art. 9 Abs. 3 f) UMV, Art. 10 Abs. 3 f) MarkenRL

39 www.dlapiper.com 38 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Transitwaren, Art. 9 Abs. 4 UMV, Art. 10 Abs. 4 MarkenRL

40 www.dlapiper.com 39 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser Unionsmarke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu bringen ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Transitwaren (Art. 9 Abs. 4 UMV)

41 www.dlapiper.com 40 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Voraussetzungen: + Piraterieprodukte im Transit +Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht Voraussetzung + Look-alikes, d.h. Waren, die Marken aufweisen, die "in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer eingetragenen (Unions)Marke zu unterscheiden sind". - Andere Waren die "ein geistiges Eigentumsrecht verletzten" (Anwendungsbereich der Grenzbeschlagnahmeverordnung EU/608/2013) -keine Parallelimporte Transitwaren (Art. 9 Abs. 4 UMV)

42 www.dlapiper.com 41 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Art. 9 Abs. 4 UMV (…) Die Berechtigung des Inhabers einer Unionsmarke gemäß Unterabsatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. Transitwaren (Art. 9 Abs. 4 UMV)

43 www.dlapiper.com 42 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Transitwaren (EuGH, C-446/09 und C-495/09, Philips und Nokia)

44 www.dlapiper.com 43 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Transit = Rechtsverletzung, es sei denn … –Beweis, dass Bestimmungsland außerhalb EU –kein Markenschutz für Markeninhaber im Bestimmungsland  Beweislast liegt beim (potentiellen) Rechtsverletzer  Erhebliche Stärkung der Rechte der Markeninhaber Transitwaren

45 www.dlapiper.com 44 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  Konsequenzen:  Zoll wird mehr Waren aufhalten, da Transit grds. Rechtsverletzung –Grenzbeschlagnahmeverfahren wird an Bedeutung gewinnen  ggf. Ausweitung des Markenschutzes: Globales Marken-Portfolio kann Nachahmer entmutigen – insbesondere auch das konsequente Anhalten der Waren  problematisch, dass inländische Gerichte ggf. über ausländisches Recht entscheiden müssen  Diskussionen über Bestimmungsland/falsche Papiere werden wohl bleiben  aber Freigabe der Waren nur unter strenger Kontrolle Transitwaren

46 www.dlapiper.com 45 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016  EU Antrag auf Zollbeschlagnahme (EU/608/2013) Transitwaren (Art. 9 Abs. 4 UMV)

47 www.dlapiper.com 46 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 a)Anbringen auf der Verpackung oder anderen Kennzeichnungsmitteln b)Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von Verpackungen oder anderen Kennzeichnungsmitteln Vorbereitungshandlungen zur Produktpiraterie, Art. 9a UMV, Art. 11 MarkenRL

48 6 Schlussbemerkungen und Fragen

49 www.dlapiper.com 48 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Website des EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation DLA Piper Microsite: www.dlapiper.com/de/germany/focus/eu-trademark-reform/ www.dlapiper.com/de/germany/focus/eu-trademark-reform/ Community Application for Action Nützliche Links

50 www.dlapiper.com 49 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Fragen?

51 www.dlapiper.com 50 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Danke für die Aufmerksamkeit!

52 www.dlapiper.com 51 Neues UnionsmarkenrechtDonnerstag, 23. Juni 2016 Kontakt Dr. Ulrike Grübler Partner DLA Piper UK LLP Jungfernstieg 7 D-20354 Hamburg T: +49 40 1 88 88 207 E ulrike.gruebler@dlapiper.com Gabriele Engels, LL.M. Counsel DLA Piper UK LLP Hohenzollernring 72 D-50672 Köln T: +49 221 277 277 245 E gabriele.engels@dlapiper.com Dr. Kai Tumbrägel, LL.M. Partner DLA Piper UK LLP Hohenzollernring 72 D-50672 Köln T: +49 221 277 277 242 E kai.tumbraegel@dlapiper.com Wolfgang May Of Counsel DLA Piper UK LLP Hohenzollernring 72 D-50672 Köln T: +49 221 277 277 244 E wolfgang.may@dlapiper.com

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