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Mag. Dr. Christian Tuscher, LL.M. Dr. Philipp Kinsky Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH WIENSalzburgLINZ Dr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 WienMozartplatz.

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1 Mag. Dr. Christian Tuscher, LL.M. Dr. Philipp Kinsky Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH WIENSalzburgLINZ Dr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 WienMozartplatz 4, 5020 SalzburgBethlehemstraße 3, 4020 Linz Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

2 Erfolgreiche Verwertung von Geistigem Eigentum als Forschungs- und Entwicklungsergebnis

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4 Geistiges Eigentum Einführung

5 Geistiges Eigentum Geistige Schöpfungen jeglicher Art, einschließlich Erfindungen, Namensrechten, graphischen Darstellungen (Symbolen) sowie (Werke) der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst * *Definition der World Intellectual Property Organization (WIPO) Geistige Schöpfungen jeglicher Art, einschließlich Erfindungen, Namensrechten, graphischen Darstellungen (Symbolen) sowie (Werke) der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst * *Definition der World Intellectual Property Organization (WIPO) Definition

6 Geistiges Eigentum Industrielles Eigentum Patent, Marke, Industrielles Design, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Geographische Angaben, Halbleiter etc Urheberrecht Literatur- und Tonkunst Bildende Kunst und Filmkunst Kategorien

7 Geistiges Eigentum Arten und Registrierbarkeit Patent Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Halbleiterschutzrecht Sortenschutzrecht Geheimes (Handels-) Wissen (Know-How) Geschmacksmuster Urheberrechte (ohne verwandte Schutzrechte) Marke registrierbar nicht registrierbar registrierbar nicht registrierbar registrierbar

8 Geistiges Eigentum Registrierbarkeit von IP Industrielles Eigentum Erfindungen gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GMG) Halbleiterschutzrechte (für Topographien) gemäß § 1 Halbleiterschutzgesetz (HlSchG) Markenrechte gemäß §§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG) Urheberrecht XKeine Registrierung

9 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 20 Jahre § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG): 1 Patent 1 Patent Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt

10 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 10 Jahre § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GMG): 1 Gebrauchsmuster 1 Gebrauchsmuster Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik geschützt, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.

11 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 10 Jahre § 1 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz (HlSchG): 1 Halbleitererzeugnisse 1 Halbleitererzeugnisse Für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann auf Antrag Schutz nach diesem Bundesgesetz erworben werden, soweit sie eine Eigenart (§ 2 leg. cit.) aufweisen.

12 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 10 Jahre §§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG): 1 Markenrecht 1 Markenrecht Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister.

13 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 70 Jahre § 1 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG): § 1 Abs. 2 UrhG: 1 Urheberrecht 1 Urheberrecht Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

14 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit Schutzdauer: 70 Jahre § 40a Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG): § 40a Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG): 1 Urheberrecht 1 Urheberrecht Computerprogramme sind Werke im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. In diesem Gesetz umfasst der Ausdruck Computerprogramm alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms.

15 IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit 1 Beachte! 1 Beachte! Der Schutz von Erfindungen, Gebrauchsmustern, Halbleitererzeugnissen und Markenrechten erfordert eine Anmeldung beim Patentamt! Das Urheberrecht (Computerprogramm) ist als höchstpersönliches Recht mit seiner Schaffung geschützt. Know-how (technisches, kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Wissen) kann in der Regel nicht geschützt werden. Gegebenenfalls besteht hingegen Schutz nach den einschlägigen gesetzliche Bestimmungen (Zivilrecht, Strafrecht, Wettbewerbsrecht. Die Vertragsrechtliche Dispositionen über Know-how ist zulässig!

16 Industrielles Eigentum 1 Patent 1 Patent Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung (Produkt/Prozess) Exklusivität:Alleiniges Recht des Erfinders über die Erfindung (wirtschaftlich) zu verfügen Neuartigkeit:Die Erfindung lässt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten ERFINDUNGSHÖHE! Patent-Patentfähigkeit basiert auf der gewerblichen Anwendbarkeit Fähigkeitder Erfindung, der Erfindungshöhe (strenger Maßstab) und dem Gegenstand der Erfindung medizinische Behandlungsmethoden, mathematische Formeln, Software eher nicht patentierbar Schutzdauer: 20 Jahre

17 Industrielles Eigentum 1 Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber 1 Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber Wesentlicher Gesellschafts-Asset (Anlagevermögen) Grundlage für Unternehmensfinanzierungen Erweiterung der Vertriebskanäle (Lizenz / (Ver-)Kauf) Stärkung der Markt- und Verhandlungsposition

18 Industrielles Eigentum 1 Gebrauchsmuster = 1 Gebrauchsmuster = Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung Exklusivität:Alleiniges Recht des Erfinders über das Gebrauchsmuster (wirtschaftlich) zu verfügen Neuartigkeit:Die Erfindung ist neuartig (6-monatige Schonfrist bezogen auf die Beurteilung der Neuartigkeit!) RegistrierungRegistrierung als Gebrauchsmusters setzt gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung voraus, jedoch geringere Anforderung an die Erfindungshöhe! Schutzdauer: 10 Jahre

19 PatentGebrauchsmuster Prüfung durch das PatentamtInhaltliche und formale PrüfungKeine inhaltliche Prüfung Maximale Laufzeit20 Jahre10 Jahre Schutzgegenstände Technische Gegenstände Chemische Erzeugnisse Verfahren (u. a. Produktionsverfahren) Technische Gegenstände Chemische Erzeugnisse Schutzausschlüsse u.a. Pflanzensorten, Tierarten u.a. Verfahren, Pflanzensorten, Tierarten Schutzvoraussetzungen Neuheit Erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit Neuheit Erfinderischer Schritt Gewerbliche Anwendbarkeit Schonfrist für die Voraussetzung der Neuheit keine6 Monate Dauer bis zur Eintragung bzw. Erteilung ca. 2 Jahre oder mehrca. 2 bis 5 Monate Kosten (Amtsgebühren)ca Euro bis zur Erteilungca 40 Euro bis zur Eintragung Industrielles Eigentum 1 Patent vs Gebrauchsmuster 1 Patent vs Gebrauchsmuster

20 Industrielles Eigentum 1 Know-how 1 Know-how Vertrauliche, wesentliche und identifizierbare Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur Vertraulichkeit:Schutzbedürftiges Wissen, welches innerbetrieblich generiert wurde und nicht allgemein bekannt ist Wesentlichkeit:Für die Produktion von Vertragsprodukten/ Vertriebsgegenständen von Bedeutung Wirtschaftlicher Wert der Information muss gegeben sein Identifikation Ausreichender Detaillierungsgrad um die Wesentlichkeit, Vertraulichkeit sowie die Wertigkeit der zugrundeliegenden Information rechtfertigen zu können. Schutzdauer: unbeschränkt

21 Industrielles Eigentum 1 Know-how 1 Know-how Keine Registrierung von Know-how erforderlich und möglich! Know-how trägt erhebliches Geschäftspotential Know-how verbrieft kein Exklusivrecht - der individuelle Wertgehalt basiert daher auf innerbetrieblichen Schutzmechanismen (vertragliche Absicherung!) und damit in Zusammenhang stehender Geschäftsstrategien Know-how kann Ausgangspunkt für registrierungsfähiges Geistiges Eigentum sein! NDA!

22 Industrielles Eigentum Unterscheidungskräftiges /-fähiges (unternehmerisches) Kennzeichen zur Identifizierung von Referenzwaren, - produkten oder sonstigen (Wirtschafts-) Gütern bzw Leistungen Unterscheidbar:Keine Ähnlichkeit oder Verwechslungsfähigkeit mit bereits am Markt etablierten Kennzeichen Identifikations- potential: Marke muss geeignet sein, eine nicht irreführende Assoziierung zu einem Referenzgegenstand /-Produkt zu gewährleisten Klassifikation: Zuordnung des Referenzgegenstandes (Ware, Produkt, Leistungen etc) nach der Nizza-Klassifikation Schutzdauer: 7 bis 10 Jahre / erneuerbar 1 Marke 1 Marke

23 Industrielles Eigentum 1 Marke 1 Marke Marken dienen der Implementierung einer Corporate Identity und schaffen Alleinstellungsmerkmale! Durch enge Verhaftung mit dem Referenzgegenstand (Produkt, Ware, Leistung etc) gilt die Marke als wichtiges Vermarktungs- und Werbetool. Das Markenrecht bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung des zugrundeliegenden Kennzeichens Grenze: Wettbewerbsrecht (Irreführung)

24 Other Industrial Property 1 Industrielles Design 1 Industrielles Design 1 Geographische Angaben 1 Geographische Angaben

25 Urheberrecht i.w.S. Höchstpersönliches Recht an urheberrechtsfähigen Werken Höchstpersönlich: Nicht übertragbares, ausschließlich dem Urheber (als natürliche Person) persönlich zustehendes, dispositionsfähiges Eigentumsrecht Urheberrechts- fähig:Individuelles, originelles, der Allgemeinheit nicht zugängliches Werk, dessen Schöpfungsgehalt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten lässt ERFINDUNGSHÖHE! WerkGeistige Schöpfung aus den Bereichen der Literatur, Tonkunst und der bildenden Künste Schutzdauer: 50 Jahre (Minimum) 1 Urheberrecht i.e.S. 1 Urheberrecht i.e.S.

26 Urheberrecht i.w.S. 1 Urheberrecht i.e.S 1 Urheberrecht i.e.S Keine Registrierung des Urheberrechts als höchstpersönliches Recht des Schöpfers erforderlich Weitgehende Harmonisierung des Urheberrechtsschutzes Urheberrecht als verwertbares Wirtschaftsgut von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für (Jung-) Unternehmer und akademische Spin-offs Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch Einräumung (entgeltlicher) Werknutzungsrechte bzw Werknutzungsbewilligungen Software (als literarisches Werk) ist primär über das Urheberrecht schutzfähig – differenzierte Betrachtung in den USA

27 IP - ökonomischer Wertträger

28 IP-Unternehmerischer Wertträger

29 Geistiges Eigentum Definition

30 Bewertung von Geistigem Eigentum

31 Finanzierung von Geistigem Eigentum

32 Management von Geistigem Eigentum

33 Verwertung von Geistigem Eigentum im rechtsgeschäftlichen Verkehr Schwerpunkt: Technologietransfer i.e.S. IP-Verwertung zwischen- und gegenüber Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (Universitäten)

34 IP – (Vertrags-) Rechtliche Dimensionen

35 Vertragliche Definition von IP Intellectual Property shall mean any or all of the following and all rights resulting therefrom including but not limited to the know how used in, arising out of, or associated with such intellectual property: (i) all domestic and foreign patents and utility models and applications therefor and all reissues, divisions, renewals, extensions, provisionals, continuations and continuations-in-part thereof, and equivalent or similar rights anywhere in the world in inventions and discoveries or other protectable results and levels of developments (Patent Rights); (ii) all trademarks, brands, service marks, trade names and all other rights corresponding thereto throughout the world (Trademark Rights); (iii) all copyrights, copyright registrations and applications therefor and all other rights corresponding thereto throughout the world (Copyrights); (v) all industrial designs and any registrations and applications therefor throughout the world; and (vi) any similar, corresponding or equivalent rights to any of the foregoing rights to processes, trade secrets and proprietary information anywhere in the world (Proprietary Rights)

36 Technologietransfer

37 Transfer von technischem Wissen (Forschungs- und Entwicklungsergebnissen) und darauf basierendem Geistigen Eigentum zwischen Entstehung und Verwendung im Kombinationsprozess der Produktionsfaktoren

38 Technologietransfer i.e.S. Volkswirtschaftlich wahrgenommener Prozess, in dem (universitäre) Forschungs- und Entwicklungsergebnisse (Geistiges Eigentum) bei Forschern und Forschungseinrichtungen (F&E-Konsortien) als Prozessbeteiligten entstehen und an andere Prozessbeteiligte - (Wirtschafts-) Unternehmen - übertragen werden

39 Technologietransfer Formen Personengebundener Technologietransfer Ausbildung- und Transfer von Arbeitskräften (inkl. Headhunting, Abwerbung) Gütergebundener Technologietransfer Export von neuartigen – im Empfängerland nicht verfügbaren Investitionsgütern Projektbezogener Technologietransfer Forschungskooperation, Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Joint Venture Nicht-Faktorgebundener Technologietransfer (Informationstransfer) Verwertung Geistiger Eigentumsrechte durch internationale Unternehmenskooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung

40 Projektbezogener Informationstransfer Vertragliche Ausgestaltung Forschung- und Entwicklungsvertrag Forschungsauftragsvertrag (IP-) Lizenzvertrag Know-how-Vertrag Markenlizenzvertrag Joint Venture-Vertrag

41 Projektbezogener Informationstransfer (Vertragliche) Zielsetzungen (Markt-) Einführung innovativer Technologien zur Ermöglichung industrieller Anwendungen Wertschöpfung der Ergebnisse von Grundlagenforschung und angewandter Forschung Sicherung und Optimierung der Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen und diesen zugrundeliegendem IP bzw Know-how.

42 Projektbezogener Informationstransfer (Vertraglicher) Regelungsbedarf Festlegung der Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des vertragsgegenständlichen Schutzrechtes Einigung über die Vergabe von Nutzungs- und Gebrauchsrechten am Schutzrecht sowie Darlegung der Rechtsnatur zu vergebender Schutzrechte Transparente Darstellung allfälliger Bedingungen an welche die Einräumung von Nutzungsrechten (Lizenzen) geknüpft werden soll.

43 Forschungs- und Entwicklungsvertrag

44 Präambel Zweck, Ziele des Vertrags, Beschreibung der Tätigkeiten der Vertragspartner, Beschreibung der bestehenden Erfahrungen, bereits gewonnene Erkenntnisse, etc. Vertragsgegenstand Angewandte Forschung, Grundlagenforschung Vereinbarung aller geplanten Arbeitsschritte (wesentliche Meilensteine, Arbeitsschritte, Zeitplan, Kalkulation, Projektmanagement, Qualitätssicherungsmaßnahmen) Forschungsvertrag

45 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Liegt ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag vor? Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur Herstellung eines bestimmten Erfolges (§1151 Abs 1 ABGB). Aufgrund der Ungewissheit der angestrebten Ergebnisse wird üblicherweise kein Werkvertrag abgeschlossen. Beim Dienstleistungsvertrag ist der Auftragnehmer (nur) zur sorgfältigen Erbringung der vereinbarten Forschungsleistungen verpflichtet. Forschungsvertrag

46 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Regelung über die Beauftragung von Subunternehmern Allgemein unter bestimmten Bedingungen zulässig oder generell zulässig Vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Können bei der Beauftragung vergaberechtliche Bestimmungen anwendbar sein? Forschungsvertrag

47 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Durchführen der Forschungsarbeiten Vereinbarung von regelmäßigen Zwischenberichten Vorgangsweise bei Bedarf nach Leistungsänderungen Kontrollrecht des Auftraggebers Benennung von Ansprechpartnern Forschungsvertrag

48 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Vergütung, Zahlungsbedingungen Übernahme aller Kosten durch den Auftraggeber Rücktritt bei Erreichung im vorhinein definierter Gesamtkosten Vereinbarung einer fixen Vergütung oder der Erstattung der Kosten Vereinbarung nachvollziehbarer Aufzeichnungen über Kosten Vergütungsregelung für vom Auftragnehmer eingebrachtes Know- how (mit/ohne Rechteeinräumung) Forschungsvertrag

49 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Zahlungsbedingungen Zahlung, auch bei Nichterreichen der angestrebten Ergebnisse (Dienstvertrag) Kostenerstattungs- oder Festpreisvereinbarung Abschlagszahlungen oder Einmalzahlungen Forschungsvertrag

50 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Haftungsbestimmungen Bemühungsklausel Haftung für den Eintritt des Erfolgs (Werkvertrag)? Sorgfaltspflichtverletzung durch den Auftragnehmer (Einsatz von qualifiziertem Personal, erforderliche Ausstattung, projektbezogene und zweckgerichtete Mittelverwendung, Informationspflichten, geordnetes Projektmanagement, Dokumentation) Qualitätssicherung (DIN/ISO Normen, sonstige Qualitätsnormen) Haftungsfreistellung des Auftragnehmers von Ansprüchen Dritter Haftung, Vorsatz, grobe/leichte Fahrlässigkeit Forschungsvertrag

51 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Schutzrechtsbestand, Schutz des Ergebnisses (Einzel- bzw Gemeinschaftserfindung) Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte) Akquisitionsargument Altschutzrechte Kommerzialisierung der Altschutzrechte Forschungsvertrag

52 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Neue Schutzrechte Regelung über Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, Erfindervergütungen Regelung über die Schutzrechtsanmeldung Regelung, wem Schutzrechte zustehen (Anmeldung durch Auftragnehmer oder Anbot auf Übertragung an Auftraggeber) – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien) Einräumung eines kostenlosen, unwiderruflichen Benutzungsrechtes an Auftraggeber Regelung betreffend gemeinsame Erfindungen – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien) Regelung über Erfinderanteile Regelung Eintrittsrechte bei Aufgabe eines Schutzrechtes Sondersituation Universitäten GVO Forschung und Entwicklung Forschungsvertrag

53 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Auswertungs- und Benutzungsrechte des Ergebniss es (Exklusive) Option des Auftraggebers auf Abschluss eines Lizenzvertrages Übertragung des Schutzrechtes auf den Auftraggeber Beteiligung des Auftraggebers an der Verwertung der Ergebnisse aus dem Schutzrecht Forschungsvertrag

54 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Geheimhaltung Geheimhaltung der Ergebnisse der Forschung Geheimhaltung aller mitgeteilten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Know-how Vereinbarung über gemeinsame Veröffentlichung des Ergebnisses Verpflichtung von Subauftragnehmern und Mitarbeitern zur Geheimhaltung Vereinbarung, zur Verfügung gestelltes Know-how des anderen Vertragspartners nicht für eigene Zwecke zu verwerten Forschungsvertrag

55 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Entgegenstehende Schutzrechte (Schutzrechte Dritter) Verpflichtung des Auftragnehmers, nicht gegen fremde Schutzrechte zu verstoßen (räumliche Begrenzung) Verpflichtung zur regelmäßigen Patentrecherche Kostentragungsklausel Forschungsvertrag

56 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Forschungsvertrag Sonstige Bestimmungen Inkrafttreten Laufzeit Kündigungsbestimmungen Abschlussbericht Übergabe aller entwickelten Gegenstände Gerichtstand, anwendbares Recht Schriftformgebot Salvatorische Klausel

57 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag Vertragsgegenstand Werkvertrag Herstellung eines Werkes gegen Entgelt Erfolgreicher Abschluss ist wesentlicher Bestandteil Beschreibung der Entwicklung Festlegung der maßgeblichen Lieferungen und Leistungen

58 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Durchführung der Entwicklungsarbeiten Zeitplan Zwischenberichte Änderungen Besichtigung durch Auftraggeber vor Ort Qualitätsstandards Zulässigkeit der Beauftragung von Subunternehmern Vergütung Festpreis Festlegung der Zahlungsbedingungen Entwicklungsvertrag

59 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag Vertragslaufzeit Abgabetermin Verzögerungen bei der Entwicklung – Vertragsstrafen Definition eines konkreten Abnahmeprozedere Festlegung konkreter Abnahmekriterien Verfassung eines Abnahmeprotokolls Verweigerung der Abnahme bei Mängeln Verpflichtung zur Mängelbehebung Vereinbarung von Vertragsstrafen im Falle des Verzugs

60 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen Gewährleistung, den Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten Gewährleistung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien Gewährleistungsfrist Schadenersatz (Ausschluss bei leichter Fahrlässigkeit?) Folgeschäden Entwicklungsvertrag

61 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Gewerbliche Schutzrechte (vgl Forschungsvertrag) Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte) Benutzungsrechte an Altschutzrechten Wem gehören Neuschutzrechte? Gemeinsame Erfindungen Erfinderanteile Diensterfindervergütungen Kein Verstoß gegen Schutzrechte Dritter Entwicklungsvertrag

62 Forschungs- und Entwicklungsvertrag Nichtangriffsklausel Verpflichtung, Schutzrechte, die aus der Entwicklungsvereinbarung entstanden sind, nicht anzugreifen Verteidigung der Schutzrechte Gegenseitige Information von Verletzungen Verpflichtung zur Verteidigung und Unterstützung Kostentragung Entwicklungsvertrag

63 (IP-) Lizenzvertrag

64 Lizenzvertrag Art der Lizenz, Vertragsgebiet Rechtsnatur der Lizenz Ausschließliche Lizenz / Alleinige Lizenz / Einfache Lizenz Art der Lizenz Herstellungslizenz/ Gebrauchslizenz / Vertriebslizenz Vertragsgebiet Weltweit Territoriale Restriktionen

65 Lizenzvertrag Art der Lizenz, Vertragsgebiet Exklusive Lizenz Exklusives Recht des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand in Anspruch zu nehmen Sachlich, zeitlich und örtlich beschränkbar Gebührenabhängig oder gebührenfrei (flexible Gestaltung der Vergebührung möglich - z.T. abhängig von der Art der Lizenz Eigentümer ist vom weiteren Gebrauch des Lizenzgegenstandes ausgeschlossen Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers

66 Lizenzvertrag Art der Lizenz, Vertragsgebiet Alleinige Lizenz Starkes, in Richtung Exklusivität gehendes Nutzungsrecht des Lizenznehmers (sachlich, zeitlich, territoriale Einschränkungen möglich und sinnvoll) Eigentümer bleibt zur Nutzung des Lizenzgegenstandes berechtigt Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers Einfache Lizenz Einfaches, nicht übertragbares und zumeist sachlich, zeitlich sowie territorial beschränktes Nutzungsrecht des Lizenznehmers Verfügungsrecht des Eigentümers über den Lizenzgegenstand bleibt bestehen

67 Lizenzvertrag Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet Sachlicher Bereich Gesamter teilweiser Anwendungsbereich der Erfindung Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstandes Sämtliche Teile der Anwendungsbereiche des Patents Erforderliches geheimes Know-how Vertragsgebiet Keine Übertragbarkeit Zustimmung des Lizenzgebers Zustimmung wird nicht unzumutbar zurückgehalten

68 Lizenzvertrag Unterlizenzen, Know-how Lizenz Unterlizenzen Zulässigkeit / Nichtzulässigkeit von Unterlizenzen Know-how Lizenz (siehe unten) Technische Kenntnisse bezüglich Fertigung Vertriebs-Know-how

69 Lizenzvertrag Technischer Support, Gewährleistung Technischer Support Technischer Support des Lizenzgebers Einweisung des Personals des Lizenznehmers Gewährleistung Keine Rechtsmängel Keine Vorbenutzungsrechte Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter

70 Lizenzvertrag Gewährleistung, Ausübungspflicht (Typische) Gewährleistung Keine Sachmängel bekannt Haftung für bestimmte Eigenschaften des Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für Registrierbarkeit (Patentfähigkeit) des Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit (Proof of Concept) Ausübungspflicht Lizenznehmer muss Lizenz ausüben

71 Lizenzvertrag Lizenzentgelt Fixe Gebühr Umsatzabhängige Gebühr (va bei Vertriebslizenzen) Definition Umsatz Mindestlizenzentgelt (Zusätzliches) Entgelt für Know-how

72 Lizenzvertrag Buchführungspflicht Buchführung, die eine genaue Berechnung des Lizenzentgelts zulassen Einsichts- und Prüfungsrechte Kostentragung der Einsichts- und Prüfungsrechte

73 Know-how Vertrag

74 Vertraglicher Regelungsbereich Vermittlung- und Überlassung gewerblich nutzbarer Kenntnisse und Fertigkeiten (zB Erfindungsleistungen, Konstruktionspläne etc) Exakte Definition des vertragsgegenständlichen Schutzgutes (insbesondere bei gemeinsamen Entwicklungsergebnissen) Implementierung rigoroser Geheimhaltungs- und Wettbewerbsverpflichtungen (Know-how ist einer Registrierung als gewerbliches Schutzrecht nicht zugänglich) Schutz durch Lauterkeitsrecht (Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) und Strafrecht (Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)

75 Besonderheiten im rechtsgeschäftlichen Verkehr mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

76 Grundsätzliches + Praxis Grundsatz: Anwendbarkeit allgemeiner (vertrags-) rechtlicher Grundlagen und einschlägiger Gesetze Praxis: Verlagerung inhaltlicher Schwerpunkte resultierend aus dem Kontext der Rechtsbeziehung zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (Universität) Veröffentlichungs- und Publikationsrechte Rechtehoheit bei gemeinsam entwickeltem IP VERWENDUNG VON DEFINITIONEN bezogen auf das vertragsgegenständliche IP als Transfer- uns Austauschgut! Geistiges Eigentum = … [Allgemeine Umschreibung, siehe oben] Geistiges Eigentum einer Vertragspartei = … [Beschreibung des einer Vertragspartei zuordenbaren IP] Gemeinsames Geistiges Eigentum = … [Umschreibung der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse]

77 Fortsetzung (Praxis) Festlegung der Anmelde- und Registrierungsmechanismen bei Gemeinsamen IP Determinierung gegenseitiger Rechte an den einer Partei zurechenbaren Eigentumsrechten Vergütungsmodalitäten (zB Beteiligung an Vertriebseinnahmen im Gegenzug zur Einräumung von Exklusivrechten bzw Vorabverzicht (der Universität) auf die Ausübung von Aufgriffsrechten bei Diensterfindungen) Klarstellung der rechtlichen Zuordnung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen vor-, während- sowie nach einer möglichen Ausgliederung aus dem jeweiligen Infrastrukturgefüge (der Universität) Relevant für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Diensterfindungsrechtes (siehe unten)!

78 Exkurs: Diensterfindungen

79 Diensterfindungen Dienstnehmer haben auch für die von ihnen während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch Vertrag (§ 7 Abs. 1) oder auf Grund des § 7 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist. Als Dienstnehmer gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art. § 6 PatG

80 Diensterfindungen Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist…….. Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen……. § 7 PatG

81 Diensterfindungen Sonderregelung der Diensterfindungen in §§ 6 bis 19 Patentgesetz (vgl. § 106 UG) Vorrang des Erfinderprinzips (§ 6 PatentG, § 106 Abs 2 UG) Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Patenterteilung, außer es gibt eine schriftliche Übertragungsvereinbarung oder es handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis Übertragungsanspruch des Dienstgebers durch schriftliche Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Gesetz

82 Diensterfindungen Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs 3 PatentG, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das PatentG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs 2 PatentG gilt. § 106 Abs 2 UG

83 Diensterfindungen, Kriterien der Diensterfindung fällt dem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Dienstgebers und Dienstgeber ist nicht unwesentlich an der Erfindung beteiligt Tätigkeit, die zur Erfindung gehörte, gehört zur dienstlichen Obliegenheit des Dienstnehmers oder Dienstnehmer erhält Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im Unternehmen oder Zustandekommen der Erfindung wurde durch die Benützung der Erfahrungen oder Hilfsmittel wesentlich erleichtert Begriff der Diensterfindung setzt eine patentierbare Erfindung voraus, Patentanmeldung ist nicht Voraussetzung

84 Diensterfindungen Erfindervergütung zwingende Bestimmung angemessene besondere Vergütung entsteht mit Inanspruchnahme durch Dienstgeber Bemessung wirtschaftliche Bedeutung für Dienstgeber sonst erfolgte Verwertung Anteil des Dienstgebers Form Pauschale oder laufende Zahlungen (Prozentsatz vom Umsatz) Nachträgliche Änderung der Erfindervergütung bei wesentlicher Änderung Anspruch auf Rechnungslegung

85 Diensterfindungen Ausnahme bei angestellten Erfindern Mitteilungspflicht eines Dienstnehmers, sofern Dienstgeber ein Aufgriffsrecht hat Dienstgeber ist nicht zur Anmeldung verpflichtet Ausübung des Aufgriffsrechts durch den Dienstgeber binnen vier Monaten Dienstgeber kann jederzeit auf Diensterfindung verzichten (damit endet auch die Verpflichtung zur Zahlung der Erfindervergütung

86 Diensterfindungen, Urheberrecht Ausdrückliche Regelung bezüglich Diensterfindungen im Urheberrecht nicht enthalten. Es empfiehlt sich daher eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sonderregelung in § 40b UrhG betreffend Computerprogramme: Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.

87 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

88 Project Finance / Development, Private Equity, IP/IT/Life Sciences, M&A, Corporate Law, Contract Law, Civil Law Nativy GmbH, garmz GmbH, ishap GmbH, miracor medical systems GmbH, vooch GmbH, SimVis GmbH, Intel Corporation, SmartHeat, Pemira Advisors LLP, France Telecom, GlaxoSmithKline, Atlas Venture, Deutsche Bank, Lead Equities, Blackstone Group, GECOS etc. Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH, Dale & Lessman LLP (Toronto), Freshfields Bruckaus & Deringer (Vienna, Frankfurt), Research & Teaching Assistant (University of Graz, department for domestic and international civil law) University of Vienna (LL.M., 2006), University of Graz (Dr. iur., 2004; Mag. iur., 2002)


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