Rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung Werkstattgespräche auf Mickeln Dr. Uwe Lüken, Bird & Bird 9. Mai 2007

2 Überblick „Benutzung“ als zentraler markenrechtlicher Begriff Rechtserhaltende Benutzung Rechtsverletzende Benutzung

Rechtserhaltende Benutzung

4 Überblick Dogmatischer Ansatz Anwendungsbereich Welches Zeichen? Waren und Dienstleistungen Ernsthaftigkeit/Umfang Beweisfragen

5 Dogmatischer Ansatz Benutzungszwang = Definitionsmoment der Marke Vergleich mit anderen Schutzrechten Anforderungen an den Benutzungswillen Vergleich mit den USA

6 Anwendungsbereich Grundsatz: keine Amtsermittlung Selbständige Löschungsklage, § 49 Einwand der Nichtbenutzung im Verletzungsprozess Deutsche Marke Gemeinschaftsmarke

7 Anwendungsbereich (Forts.) Einwand der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren Deutsche Marke Gemeinschaftsmarke

8 Tatbestand des § 26 Benutzung muss erfolgen Für die Marke (s. auch § 26 Abs. 3) Für den Inhaber Für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen Im Inland ernsthaft

9 Für die Marke Grundsatz: eingetragenes Zeichen Ausnahme: Abwandlungen, § 26 III MarkenG Vss: der kennzeichnende Charakter darf nicht verändert werden EUGH: „Have a break“ Exkurs: Markenmodernisierung und Geschmacksmuster

10 Kartoffelschlößchen Toscanini LG Berlin Urt. vom , 15 O 520/06 Marke „Toscanini“ für Gastronomie Nicht rechtserhaltend benutzt durch „Kartoffelschlößchen Toscanini“

11 Für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen Grundsatz Thematik der Oberbegriffe Maximallösung:am Oberbegriff orientiert Minimallösung:nur an der Einzelware orientiert Erweiterte Minimallösung:grds. Beschränkung auf die Einzelware bei Erweiterung auf einen nicht zu breiten Oberbegriff

12 BGH – Otto (GRUR 2005, 1047) Benutzung ausschließlich firmenmäßig Benutzung auf Katalog ist nicht den einzelnen Waren zuzuordnen Graphische Gestaltung „wie Marke“ reiche nicht Aufbringen auf Versandtasche reicht nicht Dies gilt auch bei Versand von No-Name-Waren

13 BGH - Ichthyol II (GRUR 2006, 937, 939) Verletzungsverfahren mit Einwand der Nichtbenutzung Eintragung für „Arzneimittel“, Benutzung nur für bestimmte Indikationen Nach Ablauf der Schonfrist: behandeln als bestünde Eintragung nur für die benutzten Produkte

14 Ernsthaft- Sunrider (GRUR 2006, 582) Sunrider – EUGH „Vitafruit“ für alkoholfreie Getränke und Biere Umsatz: ca. EUR = 293 Kisten à 12 Nur an einen Kunden

15 Beweisfragen Grundsatz: Kläger Bei der Löschungsklage Bei der Verletzungsklage (nach Einrede der Nichtbenutzung, § 25 II) Beweiserleichterung für den Nachweis negativer Tatsachen – Bärenfang Kläger: Vorlage einer Recherche Beklagter: Vorlage von Nutzungsnachweisen Kläger: muss dann substantiiert bestreiten

Rechtsverletzende Benutzung

17 In a Nutshell EuGH GRUR Int 1999, BMW./. Deenik EuGH GRUR 2002, 692 – Spirit Sun BGH GRUR 2002, 814 – Festspielhaus I BGH GRUR 2002, 809 und 812 – Frühstücksdrink I und II EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal

18 Farbmarkenverletzung I Farben werden vom Verkehr grds. nicht als Marken verstanden Aber hier ungewöhnliche Farbe Mit hoher Verkehrsgeltung

19 EuGH – Autec (GRUR 2007, 318) Marke „Opel“-Logo für Kfz und Spielzeug Autec stellt Spielzeug-Kfz her Vorlage-Frage des LG Nürnberg Identische Marke für identische Produkte nur verletzt, wenn Herkunftsfunktion beeinträchtigt

20 BGH– Impuls (GRUR 2007, 65) Versäumnisurteil Benutzung der geschäftl. Bezeichnung „Impuls“ als Metatag Vorinstanzen: Klageabweisung, da keine wahrnehmbare Benutzung BGH: Klage stattgegeben

21 Ad-Words OLG Braunschweig WRP 2007, 435: Ad-Words ebenfalls kennzeichenmäßig (unter Verweis auf „Impuls“) OLG Düsseldorf WRP 2007, 443: Ad-Word nicht kennzeichenmäßig; da bei Google als gesponserte Anzeige + Hinwies auf eigene Internetadresse

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Uwe Lüken Bird & Bird Carl-Theodor-Straße Düsseldorf Germany Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)