Verletzung, Verwertung, Verträge 09.04.2017 Vorlesungsmodul VI Verletzung, Verwertung, Verträge

Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz Termine: Vorlesung Mittwochs 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr Übung Mittwochs 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr

Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz Termine: 1.Oktober: Deutsche Patente/Gebrauchsmuster 15.Oktober: Patentrecherche 29.Oktober: Patentanmeldungen International, Anmeldestrategie 12.November: Marken und Designs national – international 26.November: Arbeitnehmererfindungen 10.Dezember: Verletzung, Verwertung, Verträge 7.Januar: Wiederholung, Klausurvorbereitung

Schutzrechtsverletzung Motivation §9 Patentgesetz: Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen

Schutzrechtsverletzung Motivation §9 Patentgesetz: Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen Ähnlich: Markengesetz und andere Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

Schutzrechtsverletzung Motivation Das Patent ist trotz des Wortlautes des Patentgesetzes kein Benutzungs-, sondern ein Verbietungsrecht. Ein Patent kann beispielsweise abhängig von einem älteren Patent sein.

Schutzrechtsverletzung Gesetzliches Erfordernis Rechtslage vor der praktischen Verwertung prüfen Unterlassung im Streitfalle „grobe Fahrlässigkeit“ (Schadensersatzpflicht)

Schutzrechtsverletzung Risiken des Verletzers Klage auf Unterlassung der verletzenden Handlung mit Risiko bezüglich Rechtsverfolgungskosten Vorrichtungen und Einrichtunge, Halbfabrikate und Warenlager werden wertlos Negatives Image Zeitaufwand zur Abwehr der Verletzungsklage/Angriff auf das Patent

Schutzrechtsverletzung Risiken des Patentinhabers Angreifer riskiert bei einer unberechtigten Abmahnung, dass der Angegriffene sich nicht auf den Schriftwechsel einlässt, sondern direkt mit einer Feststellungsklage antwortet. Bisher unbekannte Entgegenhalten führen zur Nichtigkeit des Patents (Nichtigkeitsklage) Bisher unbekannte Vorbenutzungsrechte entscheiden die Klage zugunsten des „Verletzers“ Zeitaufwand zur Abwehr der Nichtigkeitsklage/Verletzungsangriff

Schutzrechtsverletzung Kostenbeispiel Verletzungsverfahren I.Instanz Landgericht Verletzungsverfahren II.Instanz OLG Nichtigkeitsverfahren BPatG Nichtigkeitsberufungsverfahren BGH Je 1x Rechtsanwalt und 1x Patentanwalt auf beiden Seiten

Schutzrechtsverletzung Kostenbeispiel Streitwert 250 000 Euro (eher wenig!) Landgericht: 4 x 9410 Euro Anwälte 5268 Euro Gericht OLG: 4 x 10124 Euro Anwälte 7024 Euro Gericht BPatG: 4 x 9410 Euro Anwälte 7902 Euro Gericht BGH: 4 x 10124 Euro Anwälte 10536 Euro Gericht + ggf. Gutachten 10 000 Euro Summe Prozesskostenrisiko: >200 000 Euro

Schutzrechtsverletzung Zusätzlicher Aufwand: Aufklärung des Patent- und Rechtsanwalts über den Sachverhalt Besprechungen Lesen von Schriftsätzen Beschaffen von Dokumenten (Entgegenhaltungen oder Nachweisen für Vorbenutzungsrecht) Rechtsunsicherheit über viele Jahre (!)

Schutzrechtsverletzung Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess Zuständigkeit ordentlicher Gerichte Zivilprozess (ZPO!) Unterliegensprinzip: Verlierer zahlt die Kosten Kläger zahlt die Kosten bei sofortiger Anerkennung

Schutzrechtsverletzung Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess Mehrstufig: Berechtigungsanfrage vermeidet Schadensersatzforderungen wegen unberechtigter Abmahnung („Schadensersatz „wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb“ ) Abmahnung vermeidet Gerichtskosten bei sofortiger Anerkennung (einstweilige Verfügung zur schnellen Durchsetzung von sehr wahrscheinlich berechtigten Ansprüchen) Klage

Schutzrechtsverletzung Berechtigungsanfrage: Ich bin Inhaber des Deutschen Patents Nr. .../der Deutschen Marke Nr. ... Eine Kopie der Patentschrift/des Registerauszugs ist beigefügt. Ihre Erzeugnisse, die Sie unter dem Begriff … vertreiben/in dem Katalog ... auf Seite... zum Verkauf anbieten, weisen nach meiner Auffassung die geschützten Merkmale auf. Ich bitte Sie deshalb um Auskunft, wieso Sie sich berechtigt fühlen, den geschützten Gegenstand zu benutzen.

Schutzrechtsverletzung Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage: Schutzrecht Verletzungsgegenstand Ort und Zeit der Verletzung „strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung“ Verpflichtung zum Ersatz des Schadens des Schutzrechtsinhabers, regelmäßig die Kosten des Rechts- und Patentanwalts

Schutzrechtsverletzung Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage: Als Indiz, dass der Patentinhaber es ernst meint: Kopie des Klageschriftsatzes beifügen und die Abmahnung nicht vom Patentanwalt, sondern vom Rechtsanwalt schicken lassen.

Schutzrechtsverletzung Abwehr eines Verletzungsangriffs: Liegt sachlich eine Benutzung des Patentes vor? Kann ein Vorbenutzungsrecht geltend gemacht werden? Ist das Patent im benutzten Umfang rechtsbeständig?

Schutzrechtsverletzung Mangelnde Patentverletzung: Stimmen das angegriffene Erzeugnis und der Patentanspruch sowohl im Gattungsbegriff als auch im Kennzeichen wörtlich überein? Kann der Patentanspruch über seinen Wortlaut hinaus ausgedehnt werden? (äquivalente Mittel) Könnte eine mittelbare Patentverletzung vorliegen? (Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen).

Schutzrechtsverletzung Vorbenutzungsrecht: Ein Patent oder Gebrauchsmuster kann gegen denjenigen nicht geltend gemacht werden, der zur Zeit der Anmeldung die Erfindung schon in Benutzung genommen oder wenigstens die Vorbereitungen dazu getroffen hatte. Nachweispflicht - insbesondere des Erfindungsbesitzes - des Verletzers. Ein Vorbenutzungsrecht ist an einen Betrieb gebunden und kann nur zusammen mit dem Betrieb auf einen Dritten übertragen werden.

Schutzrechtsverletzung Mangelnde Rechtsbeständigkeit: Patente: Nichtigkeitsklage Gebrauchsmuster: Löschungsantrag Die Nichtigkeit des Patentes kann im Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden.

Schutzrechtsverletzung Mangelnde Rechtsbeständigkeit: Patente: Nichtigkeitsklage Gebrauchsmuster: Löschungsantrag Die Nichtigkeit des Patentes kann im Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden. Marken: Löschungsantrag beim Patentamt oder Löschungsklage vor ordentlichen Gerichten

Schutzrechtsverletzung Prozessverlauf: Wegen der Schwierigkeit des Streitstoffes hat man sowohl beim Landgericht als auch beim Oberlandesgericht sog. Patentkammern bzw. Patentsenate gebildet, vor denen alle Streitigkeiten auf dem Gebiete des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes verhandelt werden. Diese sind in der Regel auch für Kennzeichenstreitsachen aus dem Markengesetz und Verletzungsverfahren bei Designs zuständig. In jedem Bundesland gibt es für beide Instanzen jeweils nur eine Patentkammer bzw. einen Patentsenat, auch wenn es mehr als ein Landgericht gibt.  

Schutzrechtsverletzung Zuständigkeit: Die Zuständigkeit richtet sich nach ZPO, d.h. dem Wohnsitz des Beklagten oder nach dem Ort der Verletzungshandlung.

Schutzrechtsverletzung Vertretung: Kläger und Beklagter müssen einen Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten bestellen. Neben diesem kann ein Patentanwalt zur Mitwirkung am Prozess bestellt werden, dessen Kosten auch im Falle des Obsiegens vom Gegner übernommen werden müssen.

Schutzrechtsverletzung Aussetzung: Die Patentkammer kann auf einen Antrag den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Nichtigkeitsklage aussetzen. Vielfach wird ein solcher Antrag in erster Instanz abgelehnt und trotz schwebender Nichtigkeitsklage entschieden.

Schutzrechtsverletzung Instanzenzug: Über eine Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichtes verhandelt der Senat für gewerblichen Rechtschutz des Oberlandesgerichts. Dessen Entscheidung ist durch Revision beim Bundesgerichtshof anfechtbar, so dass der Verletzungsprozess in Patentangelegenheiten letzten Endes bei dem Senat des Bundesgerichtshofes landet, der auch als Berufungsinstanz des Nichtigkeitsstreites zuständig ist.

Schutzrechtsverletzung Einstweilige Verfügung Schnelle Entscheidung per Beschluss (<> Urteil) Oft ohne mündliche Verhandlung Verletzung muss glaubhaft gemacht werden Eilbedürftigkeit Unterliegen im Hauptsacheverfahren: Schadensersatz

Schutzrechtsverletzung Einstweilige Verfügung Patente: selten bis nie Marken: häufig Abwehr: vorauseilend per „Schutzschrift“: Der vermeintliche Verletzer setzt einen Schriftsatz auf, in dem er sich gegen eine befürchtete einstweilige Verfügung wehrt und verteidigt sich mit Argumenten ohne den Angriff zu kennen. Diese Schutzschrift wird - als solche bezeichnet - bei allen Gerichten hinterlegt, bei denen eine einstweilige Verfügung möglicherweise beantragt wird.

Schutzrechtsverletzung Grenzbeschlagnahme Einfuhr z.B. von Billigimitaten aus dem Ausland führen zu großem Schaden und Rufschädigung Antrag beim Zoll mit konkreten Hinweisen Z.B. Hersteller, Herstellerland, Fotos der Produkte, Hinweise wann und wo eine Lieferung erwartet wird

Schutzrechtsverletzung Grenzbeschlagnahme Absender kann sich wehren und erhält eine kurze Frist zur Stellungnahme Ohne Äußerung: Vernichtung der Ware

Schutzrechtsverletzung Markenverletzung Verfahren im Wesentlichen wie Patentverletzungsverfahren Mangelnde Rechtsbeständigkeit der Marke kann mit der Nichtbenutzungseinrede direkt im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden.

Schutzrechtsverletzung Markenverletzung Weitere Verteidigungsmittel: Fehlende Ähnlichkeit der Marken Fehlende Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen Erschöpfung durch eigenes Inverkehrbringen Verwirkung durch Duldung Verfall wegen Nichtbenutzung Bestehen einer Lizenz

Verwertung Verschiedene Möglichkeiten, eine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten: Verkauf Vergabe von Lizenzen/einer Lizenz Benutzung (z.B. als Start-Up) Verwendung als Vorrats-/oder Sperrpatent

Verwertung Technischen Fortschritt: Verbesserung bei Qualität, Preis und Einsatzfähigkeit des Erzeugnisses.   Qualität: größere Betriebssicherheit, leichtere Handhabung, geringeres Gewicht, Raumeinsparung, größere Messgenauigkeit usw. Preis: funktionsmäßig, konstruktiv oder herstellungstechnisch verringern Erweiterung der Einsatzfähigkeit: meist das Ergebnis von Zweck und Bestimmungserfindungen

Verwertung Die Verwertbarkeit einer Erfindung ist kaufmännisch gesehen dann besonders günstig zu beurteilen, wenn   das Erzeugnis, das die Erfindung verkörpert, umsatzfördernde Eigenschaften hat, und durch das Erzeugnis eine überdurchschnittliche Gewinnspanne erzielbar ist.

Verträge Verwertungsvertrag Vereinbarungen über die Vertragsleistungen Vereinbarungen über die Gegenleistungen Abreden.

Verträge Vertragsleistung Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts Übertragung der Prioritätsrechte Übertragung von Know-How in Form von Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…

Verträge Vertragsleistung Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts Übertragung der Prioritätsrechte Übertragung von Know-How in Form von Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…

Verträge Unbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf "Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind." Keine Ansprüche von Miterfindern!

Verträge Unbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf "Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind." Der Erfinder darf nichts verschweigen

Verträge Haftungsausschluss "Herr X übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Erfindung schutzfähig (patentfähig), patentrechtlich unabhängig und frei von Vorbenutzungsrechten Dritter ist."

Verträge Lizenzvertrag Beschränkung möglich auf: die Benutzungslizenz (allgemein auf alle vier Benutzungsarten bezogen), die Herstellungslizenz, die Vertriebslizenz (Feilhalten, Inverkehrbringen, z. B. als Reklameartikel), die Gebrauchslizenz

Verträge Lizenzvertrag Beschränkung nach der Benutzungsart nach der Kennzeichnung der Erzeugnisse zeitlich örtlich.

Verträge Lizenzvertrag Exklusive Lizenz Alleinlizenz Einfache Lizenz

Verträge Lizenzvertrag Wer zahlt Aufrechterhaltungsgebühren? Wer verteidigt das Patent? Darf ein Patent fallengelassen werden? Wer darf gegen Verletzer vorgehen? Was ist für den Fall der Nichterteilung/Nichtigkeitserklärung vorgesehen? Haftungsausschluss für wirtschaftliche Verwertbarkeit

Verträge Lizenzvertrag Mögliche Lösungen: Rücktritts-/Kündigungsrecht Umwandlung einer exklusiven in eine einfache Lizenz Minderung der Gegenleistung

Verträge Lizenzvertrag einfache Lizenz Herr X ist eingetragener alleiniger Inhaber des Schutzrechts/Patents Nr. ... vom ... betreffend ... und versichert, dass das Patent nicht erloschen oder für nichtig erklärt ist. Herr X erteilt der Firma Y an diesem Patent eine uneingeschränkte einfache Lizenz.

Verträge Lizenzvertrag Exklusivlizenz "Herr X besitzt die in der Vertragsanlage aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, im folgenden Vertragsschutzrechte genannt, und erklärt, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Rechtsbeständigkeit der Vertragsschutzrechte oder der Verwertung der geschützten Erfindung entgegenstehen. Herr X versichert ferner, dass er an den Vertragsschutzrechten selbst keine Mitbenutzungsrechte in Anspruch nimmt, noch solche Dritten eingeräumt hat, und dass er keine Kenntnis von gesetzlichen Mitbenutzungsrechten (Vorbenutzungsrechten) besitzt. Herr X erteilt an den Vertragsschutzrechten der Firma Y ein uneingeschränktes Exklusivlizenzrecht mit der Berechtigung, Unterlizenzen zu erteilen und die Schutzrechte gegen Dritte geltend zu machen. Bei einem nachträglich auftretenden Rechtsmangel an dem eingeräumten Exklusivlizenzrecht soll die in § ... des Vertrages festgesetzte Gegenleistung durch besondere Vereinbarung in dem Umfange herabgesetzt werden, in dem eine durch den Rechtsmangel verursachte Schmälerung des Verwertungserfolges von der Firma Y nachgewiesen wird."

Verträge Patentlizenz- und Know-How Vertrag Übertragung des Know-Hows in Form von Zeichnungen, Software, Geräten, Lieferantenlisten, Berechnungen, Materialien,… Ggf. Mitarbeit des Erfinders (Stundensatz)

Verträge Patentlizenz- und Know-How Vertrag Unterlagen werden erst nach Vertragsschluss überlassen – Inhalt der Unterlagen muss aber definiert werden

Verträge Vergütung des Lizenzgebers Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung) Pauschalzahlung: hohes Risiko Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein Geld warten Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat

Verträge Vergütung des Lizenzgebers Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung) Pauschalzahlung: hohes Risiko Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein Geld warten Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat Stücklizenz: Inflation wird nicht berücksichtigt

Verträge Vergütung des Lizenzgebers Wichtigkeit der Erfindung Stückzahl Anzahl der an dem Produkt verwirklichten Erfindungen Existenz von Umgehungslösungen Schutzumfang des Patents

Verträge Vergütung des Lizenzgebers Beliebt: Einstandszahlung (Erfinder kann seine bisherigen Kosten einspielen) Umsatzlizenz, vierteljährlich abzurechnen Mindestlizenz (vermeidet, dass die Erfindung in der Schublade verschwindet) Bei Nicht-Erreichen der Mindestlizenz für einen längeren Zeitraum: Recht zur Umwandlung einer Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz oder Kündigungsrecht

Verträge Abreden Abrechnung – Zeitraum, Zahlungsfrist, Kontodaten Prüfrecht – durch Wirtschaftsprüfer. Bei mehr als 5% Abweichung zahlt der Lizenznehmer Vertragsdauer Kündigungsrecht (für Lizenzgeber gewöhnlich nur wichtiger Grund) Gerichtliche Zuständigkeit Anwendbares Recht Vertragsänderungen schriftlich Salvatorische Klausel

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