Wirtschaftliche Verwertung von Patenten Herbert Laederach Patent- und Lizenzvertragsrecht II SS 2007 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

Kooperationsverträge Heute stellen immer weniger Hersteller ihre Produkte aus selber hergestellten Komponenten/Einzelteilen zusammen. Hinter einem Produkt stehen daher nebst dem Hauptproduzenten (Namen, Markengeber) oft viele Unter-oder Zulieferanten.

Kooperationsverträge Entsprechend sind eine Vielzahl von neuen Kooperationsverträgen entstanden, die teils den Charakter von Lizenzverträgen annehmen. Die m.E. wichtigsten sind: Entwicklungsvertrag (DA) Produktionsvertrag (SA)

Kooperationsverträge Damit entstanden jedoch patentrechtlich neue Ausgangslagen: Zu-und Unterlieferanten können im Sinne von Art. 66 (insbesondere lit.d) PatG als potentielle Patentverletzer in Erscheinung treten.

Art. 66 PatG Art. 66 Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden: a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung; b. wer sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben;

Art. 66 PatG Art. 66 (Fortsetzung) Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden: c. wer an Erzeugnissen oder ihrer Verpackung das Patentzeichen ohne Ermächtigung des Patentinhabers oder des Lizenznehmers entfernt;

Art. 66 PatG Art. 66 (Fortsetzung) Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden: d. wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert.

Haupt- und Nebenhandlung Gemäss Auslegung des Art. 66 wird im CH-Patentrecht stets zwischen Der Haupthandlung Einer oder mehrerer Teilnahmehandlung(en) unterschieden. Die Haupthandlung selbst muss als Patentverletzung qualifiziert werden können. Die Nebenhandlung muss einen wesentlichen Teil der Erfindung (beim verletzten Recht) darstellen.

Auftauchende Probleme bei DA und SA Wer ist für SdT- und Patentlageüberwachung zuständig (meist meinen beide, dass der andere dies erledige) Unter welchem Markenzeichen wird das Endprodukt gehandelt?

Der Lizenzvertrag Der Lizenzvertrag ist ein Basiselement zur wirtschaftlichen Verwertung eine Patentes.

Der Lizenzvertrag Der Lizenzvertrag ist ein Basiselement zur wirtschaftlichen Verwertung eine Patentes. „Lizenz“ kommt von „licere“= Erlaubnis, Genehmigung

Überlassung einer Sache Mietvertrag Überlassung einer Sache Mieter/-in Vermieter/-in Bezahlung Mietzins

Überlassung eines Lizenz- Lizenzvertrag Überlassung eines Lizenz- gegenstands Lizenzgeber Lizenznehmer Bezahlung einer Lizenzgebühr

rechtlich nicht geschützt Immaterialgut rechtlich geschützt rechtlich nicht geschützt vollkommene Exklusivrechte, Immateriagüterrechte durch Spezialgesetz geschützt unvollkommene Exklusivrechte nur indirekt geschützt (z.B. UW)

Der Lizenzvertrag Gründe für einen Lizenzvertrag: keine eigene Produktion seitens Lizenzgeber grössere Markterschliessung Wettbewerbsrechtliche Faktoren. Gesetzliche Zwangslizenzen andere Gründe

Lizenzvertrag Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des Immaterialgutes oder des Immaterial-güterrechtes zu gewähren. Relevante Aspekte: Lizenzgegenstand, Gebiet, Zeit. Lizenznehmer verpflichtet sich, als Gegen-leistung eine Vergütung (Lizenzgebühr) zu zahlen.

Lizenzgegenstand Als Lizenzgegenstand kommen in Frage Immaterialgüterrecht(e) Know-how d.h. technisches, organisatorisches Wissen und Erfahrung, Verfahren, Rezepturen etc.

Lizenzvertragsart Unterscheidungskriterien (was und wie wird lizenziert) Immaterialgut (Patent, Marke, etc) Benutzungsbefugnis (Inhalt, Umfang) Ausschliessliche (exklusive) Lizenz Nicht ausschliessliche (einfache) Lizenz Alleinlizenz Unterlizenz andere

Ausschliessliche und einfache Lizenz Ausschliessliche Lizenz: Lizenzgeber verpflichtet sich, keine weiteren Lizenzen für den Lizenzgegenstand im gleichen Lizenzgebiet und für den gleichen Zeitraum zu vergeben. Einfache Lizenz: Vergabe weiterer Lizen-zen ist möglich

Alleinlizenz Keine Vergabe von Lizenzrechten an Dritte (Charakter der exklusiven Lizenz) Lizenzgeber kann Lizenzgegenstand mitbenutzen oder mitherstellen.

Unterlizenz Unterlizenz = Weiterlizenzierung an Dritte (d.h. der Lizenznehmer ist selber „Lizenzgeber“ (Unterlizenzgeber). Achtung: Die Unterlizenz schafft keine vertragliche Beziehung zwischen Lizenz-geber und Unterlizenznehmer.

Andere Lizenzarten Beide Vertragsparteien sind sowohl Lizenzgeber wie Lizenznehmer (cross Lizenz). Gesetzliche Vorgabe: Bei abhängigen Erfindungen (Art. 36 Abs. 1 PatG) Zwangslizenz

Art. 36 PatG (abhängige Erfindung) 1 Kann eine patentierte Erfindung ohne Verletzung eines älteren Patentes nicht benützt werden, so hat der Inhaber des jüngeren Patentes Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz in dem für die Benützung erforderlichen Umfang, sofern seine Erfindung im Vergleich mit derjenigen des älteren Patentes einen namhaften technischen Fort-schritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-tung aufweist.

Art. 36 PatG (abhängige Erfindung) 2 Die Lizenz zur Benutzung der Erfindung, die Gegenstand des älteren Patentes ist, kann nur zusammen mit dem jüngeren Patent übertragen werden. 3 Der Inhaber des älteren Patentes kann die Erteilung der Lizenz an die Bedingung knüpfen, dass ihm der Inhaber des jüngeren eine Lizenz zur Benützung seiner Erfindung erteilt. (=Cross Lizenz)

Zwangslizenz Bei Zwangslizenzen gewährt der Gesetz-geber gewissen Personen/Institutionen einen Anspruch auf den Abschluss eines Lizenzvertrags. Urheberrrecht, Kopiergebühr an Pro Litteris Abgaben von Radiostationen pro gespielte Musiktitel etc.

Rechtsnatur des Lizenzvertrags Inhalt gesetzlich nicht geregelt. Bei Vertragslücken legt der Richter zuerst den Vertrag aus (was wollten die Parteien). Zur Lückenfüllung zieht der Richter je nach Art der Leistungspflicht gesetzlich geregelte Vertragstypen bei (Mietrecht, Pachtrecht, Kaufrecht, Gesellschaftsrecht etc.) bei.

Rechtsnatur des Lizenzvertrags Angesichts der meist nicht voraussehbaren Rechtsfolgen wird empfohlen, einen Lizenzvertrag möglichst lückenlos zu regeln.

Vertragsverhandlungen Es besteht Vertragsfreiheit, d.h.Rechte und Pflichten können von den Parteien frei vereinbart werden. Die Verpflichtungen dürfen nicht widerrechtlich, unsittlich oder unmöglich sein. Grenzen liefert das Kartellrecht.

Hauptaspekte der Verhandlung Geheimhaltung Optionsrechte und deren Sicherung Vertragsform Umschreibung des Lizenzgegenstandes Rechte auf Unterlizenzerteilung Zusatzleistungen des Lizenzgebers

Hauptaspekte der Verhandlung 2 Haftung betr. Schutzrechten und Produkte-haftpflicht Rechte Dritter Verteidigung der Schutzrechte Meistbegünstigung Regelung der Lizenzgebühr Zahlungsmodalitäten

Hauptaspekte der Verhandlung 3 Benutzungspflicht Bezugspflichten beim Lizenz-bzw. Unterlizenzgeber Nichtangriffsklausel Vertriebsbestimmungen Rechte an der Verbesserung des Lizenzgegenstandes

Hauptaspekte der Verhandlung 4 Konkurrenzverbot Kennzeichnung der Produkte Vertragsbeginn-Vertragsende Parteiwechsel Kündigung Anwendbares Recht/Schiedsklausel/Gerichtsstand

Hauptaspekte der Verhandlung 5 Form der Vertragsänderung Vorgehen bei Teilungültigkeit des Vertrags

Geheimhaltung Vertragsverhandlungen bedingen einen gegenseitigen Informationsaustausch. Speziell heikel, wenn nur know-how ausgetauscht wird oder Schutzrechte noch nicht beantragt/erteilt sind. Empfehlung: Geheimhaltungsvertrag mit Geheim-haltungspflicht vereinbaren, der sehr hohe Sanktionen für die Vertragsdauer und darüber hinaus beinhaltet.

Sicherung eines Optionsrechts Da die Vertragsverhandlungen meist länger dauern (technisches und wirtschaftliches Potential muss oft gegenseitig analysiert werden), sollten bereits zu Beginn Options-rechte vereinbart werden.

Form des Vertrags Nach schweizerischem Recht können Verträge formlos abgeschlossen werden. Es wird aber dringen zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags geraten. Lizenzverträge betreffend Patente, Marken, Muster-Modellen, Sortenschutz können freiwillig in ein amtliches Register einge-tragen werden.

Registereintrag Vorteile: Lizenzvertrag behält seine Gültigkeit auch gegenüber einem späteren Erwerber des Schutztitels. Eintrag bedingt Zustimmung des Lizenzgebers. Ein schriftlich abgefasster Vertrag kann diese Ermächtigung enthalten.

Umschreibung des Lizenzgegenstandes Umschreibung im Vertrag oder im Anhang durch technische Angaben oder gleichwertige Verweise. Speziell bei Know-how muss Umschreibung detailliert (genau und ab-grenzend) erfolgen. Nebst dem Lizenzgegenstand ist auch das Vertragsgebiet klar abzugrenzen.

Lizenzerteilung Die Lizenzerteilung ist explizite zu erwähnen. Klar angeben, ob es sich um eine exklusive oder einfache Lizenz handelt. Die Exklusivität kann an Ziele gebunden werden, die der Lizenznehmer erreichen muss (bei Nichterreichen Wandlung in einfache Lizenz).

Lizenzerteilung 2 Unterlizenzierungsmöglichkeit sollte festgehalten werden. Koppelung der Unterlizenz an die Hauptlizenz (Vertragsdauer) Festhalten, ob es sich um eine Herstellungs- und/oder Vertriebslizenz handelt. Beschränkungen angeben (technische Anwendungen, Herstellungsanlagen etc.)

Zusatzleistungen Primär handelt es sich um Zusatzleistungen des Lizenzgebers. Technische Hilfe Instruktionen Servicepakete Fachkräfte Materialien etc.

Zusatzleistungen 2 Klare Regelungen, was der Inhalt dieser Leistungen ist und wie sie abgegolten werden (sind sie in der Lizenzgebühr enthalten oder separat?) Bezugspflichten für Teile regeln. (z.T. lohnt es sich, für derartige Zusatzleis-tungen einen separaten Vertrag abzuschlies-sen).

Haftung Lizenzgeber hat für Gültigkeit, Bestand und Verteidigung der Schutzrechte einzustehen. Massnahmen vorsehen, wenn Lizenzgeber Fehler macht (Schadenersatz, Kündigungs-recht etc.) Erleichterungen einbauen, falls Schutzrecht zur Lizenzausübung nicht benötigt wird.

Verteidigung der Schutzrechte Vertragliche Verpflichtung des Lizenzge-bers, gegen Verletzer vorzugehen. Der Lizenzgeber kann diese Aufgabe auch dem Lizenznehmer überbinden. Hierbei ist die Frage der Kostenteilung zu regeln. Wichtig: Im letzten Fall sollte der Lizenz-nehmer ein Recht zum Abschluss eines Vergleichs einhandeln.

Haftung 3 Der Lizenzgeber haftet für die allgemeine Brauchbarkeit des Lizenzgegenstandes. Zudem haftet er für die vertraglich zugesicherten Eigenschaften. Er haftet aber nicht für die Rentabilität, ausser er hat bestimmte Garantien über-nommen.

Produktehaftpflicht Falls Dritte bei der Ausübung des Lizenzrechts zu Schaden kommen, kann der Lizenzgeber direkt belangt werden (z.B. bei Teilelieferung oder Namensverwendung). Lizenzgeber hat aber oft keinen Einfluss auf die unternehmerische Tätigkeit des Lizenz-nehmers. Er sollte einen Regress vertraglich ausschliessen.

Meistbegünstigung Ausgangslage: Lizenzgeber gewährt andern Lizenznehmern bessere Konditionen. Folge: Lizenznehmer erleidet dadurch Wettbewerbsnachteil. Mit der Meistbegünstigungsklausel erhält Lizenzinhaber Recht auf Gleichbehandlung

Lizenzgebühr Hauptpflicht des Lizenznehmers besteht in der Zahlung der Lizenzgebühr. Varianten: Stücklizenz „Leistungslizenz“ (z.B. je verkaufte PS/W) Umsatzbezogen oder gewinnbezogen Pauschalgebühr (sehr selten) Mindestlizenz

Zahlungsmodalität Unbedingt regeln: Fälligkeit Wohin zahlen. Währung Vorschuss, andere Zahlungssicherungen Kontrolle, Treuhänder mit Einsichtsrecht Vermeiden von Doppelbesteuerungen

Benutzungspflicht Degressive Lizenzgebühren Werbevorschriften Organisatorische Verpflichtungen (z.B. Aufbau und Pflege einer Servicestelle)

Bezugspflicht beim L-Geber Lizenzgeber kann eigenen Absatz förderen und gleichzeitig kontrollieren. Prüf-und Mängelrüge regeln. Lieferprobleme einbeziehen (Schadenersatz etc.)

Nichtangriffsklausel Lizenznehmer darf Schutzrechte nicht angreifen. Keine Infragestellung des geheimen Charakters des Know-hows. Klausel nur mit gleichzeitigem Kündigungsrecht des Lizenznehmers zulässig

Vertriebsbestimmungen Lizenzgeber schränkt Vertriebsrechte des Lizenznehmers ein (generelles Exportverbot aber kartellrechtlich nicht zulässig) Grundsätzlich kann nur die aktive Vertriebspolitik des Lizenznehmers beeinflusst werden.

Verbesserungen Sowohl Lizenzgeber wie Lizenznehmer können Lizenzgegenstand verbessern. Nach Kartellrecht ist ausgeschlossen, dass Lizenznehmer Rechte an Verbesserungen an Lizenzgeber abtreten muss. Der Lizenzgeber kann zur Abtretung verpflichtet werden, wenn Lizenznehmer selbst an den Entwicklungen des Lizenzge-bers teilgenommen hat.

Konkurrenzverbot Nach EU-Kartellrecht unzulässig Der Lizenzgeber darf sich aber bei Konkurrenzierung das Recht vorbehalten, die Ausschliesslichkeit der Lizenz aufzuheben und sich weigern, Lizenzverbesserungen weiterzugeben.

Kennzeichnung der Produkte Der Lizenznehmer kann verpflichtet werden, Kennzeichen des Lizenzgebers oder die Patentnummer anzubringen.

Vertragsbeginn Wird oft an externe Bedingungen geknüpft: Patenterteilung Freistellung durch Kartellkommission Zahlung

Vertragsdauer Der Vertrag kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Im letzten Fall sind Kündigungsmodalitäten anzugeben. Vorteilhaft betr. Vertragsverlet-zung, Nichtzahlung von LG, Auslaufen der Schutzrechte, Zahlungsunfähigkeit, Über-nahme der Firma...

Sicherung der übertragenen Geheimnisse Unbedingt Regeln, was mit übertragenen Geheimnissen/know how (und auch Unterlagen, Plänen, Mustern etc.) nach Vertragsende geschieht.

Anwendbares Recht Anwendbares Recht genau definieren Schiedsklausel (Mediation) Gerichtsstand

Vorbehalte Bei Teilungültigkeit des Vertrages Schriftform bei Vertragsänderungen

Kartellrechtliche Grenzen Kartellrecht kommt erst zum Zuge, wenn der Vertragspartner Verpflichtungen auferlegt, die sich nicht unmittelbar aus dem lizenzierten Immaterialgüterrecht ergeben Unzulässig: Absprachen über Preise, Mengen.

Literatur Schweiz: von Büren Roland Der Lizenzvertrag In: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/1, Kapitel, Basel 1995. Schluep Walter Lizenz- und Know-how-Vertrag, Einleitung vor OR 184 ff. In: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. 1, Basel 1992, S. 925 ff. Zenhäuser Urs Der Internationale Lizenzvertrag, Dissertation Fribourg, 1991.

Literatur Ausland: Michael Gross / Stumpf Herbert Der Lizenzvertrag 7. Aufl., Heidelberg 1998.