Geheimhaltungsvertrag Forschungsvertrag Patentlizenzvertrag 12. März 2008 MMag. Sabine Fehringer, LL.M. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH.

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1 Geheimhaltungsvertrag Forschungsvertrag Patentlizenzvertrag 12. März 2008 MMag. Sabine Fehringer, LL.M. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH A-1010 Wien, Schottenring 12 T: +43 (1) 537 70-324, F: +43 (1) 537 70 70 E: sabine.fehringer@fwp.at, I: www.fwp.at

2 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 2700055 Schutzrechte ■ registriert ■ Registriert ■ registriert ■ nicht registriert ■ registriert ■ nicht registriert ■ registriert Einteilung von Schutzrechten ■ Patent ■ Schutzzertifikat ■ Gebrauchsmuster ■ Halbleiterschutzrecht ■ Sortenschutzrecht ■ Geheimes Wissen (Know-How) ■ Geschmacksmuster ■ Urheberrechte (ohne verwandte Schutzrechte) ■ Marke

3 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 3700055 Absicherung von Know-How, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen vertragliche Absicherung ■ Geheimhaltungsvereinbarung ■ Geheimhaltungsklauseln ■ Optionsvertrag/Vorvertrag ■ Konkurrenzklauseln (Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Know-How-Lizenzverträge) Gesetzliche Bestimmungen ■ Strafrechtliche Normen ■ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ■ Zivilrecht

4 Forschungs- und Entwicklungsvertrag 12. März 2008 MMag. Sabine Fehringer, LL.M. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH A-1010 Wien, Schottenring 12 T: +43 (1) 537 70-324, F: +43 (1) 537 70 70 E: sabine.fehringer@fwp.at, I: www.fwp.at

5 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 5700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Präambel –Zweck, Ziele des Vertrags, Beschreibung der Tätigkeiten der Vertragspartner, Beschreibung der bestehenden Erfahrungen, bereits gewonnene Erkenntnisse, etc. ■ Vertragsgegenstand –Angewandte Forschung, Grundlagenforschung –Vereinbarung aller geplanten Arbeitsschritte (wesentliche Meilensteine, Arbeitsschritte, Zeitplan, Kalkulation, Projektmanagement, Qualitätssicherungsmaßnahmen) Forschungsvertrag

6 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 6700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Liegt ein Werkvertrag oder ein Dienstleistungsvertrag vor? –Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur Herstellung eines bestimmten Erfolges (§1151 Abs 1 ABGB). Aufgrund der Ungewissheit der angestrebten Ergebnisse wird üblicherweise kein Werkvertrag abgeschlossen. –Beim „Dienstleistungsvertrag“ ist der Auftragnehmer (nur) zur sorgfältigen Erbringung der vereinbarten Forschungsleistungen verpflichtet. ■ Regelung über die Beauftragung von Subunternehmern –Allgemein unter bestimmten Bedingungen zulässig oder generell zulässig –Vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers –Können bei der Beauftragung vergaberechtliche Bestimmungen anwendbar sein? Forschungsvertrag

7 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 7700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Durchführung der Forschungsarbeiten –Vereinbarung von regelmäßigen Zwischenberichten –Vorgangsweise bei Bedarf nach Leistungsänderungen –Kontrollrecht des Auftraggebers –Benennung von Ansprechpartnern Forschungsvertrag

8 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 8700055 ■ Vergütung, Zahlungsbedingungen –Übernahme aller Kosten durch den Auftraggeber –Rücktritt bei Erreichung im vorhinein definierter Gesamtkosten –Vereinbarung einer fixen Vergütung oder der Erstattung der Kosten –Vereinbarung nachvollziehbarer Aufzeichnungen über Kosten –Vergütungsregelung für vom Auftragnehmer eingebrachtes Know-How (mit/ohne Rechteeinräumung) ■ Zahlungsbedingungen –Zahlung, auch bei Nichterreichen der angestrebten Ergebnisse –Kostenerstattungs- oder Festpreisvereinbarung –Abschlagszahlungen oder Einmalzahlungen Forschungs- und Entwicklungsvertrag Forschungsvertrag

9 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 9700055 ■ Haftungsbestimmungen –Bemühungsklausel –Haftung für den Eintritt des Erfolgs? –Sorgfaltspflichtverletzung durch den Auftragnehmer (Einsatz von qualifiziertem Personal, erforderliche Ausstattung, projektbezogene und zweckgerichtete Mittelverwendung, Informationspflichten, geordnetes Projektmanagement, Dokumentation) –Qualitätssicherung (DIN/ISO Normen, sonstige Qualitätsnormen) –Haftungsfreistellung des Auftragnehmers von Ansprüchen Dritter –Haftung, Vorsatz, grobe/leichte Fahrlässigkeit Forschungs- und Entwicklungsvertrag Forschungsvertrag

10 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 10700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Schutzrechtsbestand, Schutz des Ergebnisses (Einzel- bzw Gemeinschaftserfindung) –Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte) Akquisitionsargument Altschutzrechte Kommerzialisierung der Altschutzrechte Forschungsvertrag

11 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 11700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Neue Schutzrechte –Regelung über Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, Erfindervergütungen –Regelung über die Schutzrechtsanmeldung –Regelung, wem Schutzrechte zustehen (Anmeldung durch Auftragnehmer oder Anbot auf Übertragung an Auftraggeber) –Einräumung eines kostenlosen, unwiderruflichen Benutzungsrechtes an Auftraggeber –Regelung betreffend gemeinsame Erfindungen –Regelung über Erfinderanteile –Regelung Eintrittsrechte bei Aufgabe eines Schutzrechtes –Sondersituation Universitäten –GVO Forschung und Entwicklung Forschungsvertrag

12 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 12700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Auswertungs- und Benutzungsrechte des Ergebnisses –(Exklusive) Option des Auftraggebers auf Abschluss eines Lizenzvertrages –Übertragung des Schutzrechtes auf den Auftraggeber –Beteiligung des Auftraggebers an der Verwertung der Ergebnisse aus dem Schutzrecht Forschungsvertrag

13 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 13700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Geheimhaltung –Geheimhaltung der Ergebnisse der Forschung –Geheimhaltung aller mitgeteilten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Know-How –Vereinbarung über gemeinsame Veröffentlichung des Ergebnisses –Verpflichtung von Subauftragnehmern und Mitarbeitern zur Geheimhaltung –Vereinbarung, zur Verfügung gestelltes Know-How des anderen Vertragspartners nicht für eigene Zwecke zu verwerten Forschungsvertrag

14 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 14700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Entgegenstehende Schutzrechte (Schutzrechte Dritter) –Verpflichtung des Auftragnehmers, nicht gegen fremde Schutzrechte zu verstoßen (räumliche Begrenzung) –Verpflichtung zur regelmäßigen Patentrecherche –Kostentragungsklausel Forschungsvertrag

15 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 15700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Sonstige Bestimmungen –Inkrafttreten –Laufzeit –Kündigungsbestimmungen –Abschlussbericht –Übergabe aller entwickelten Gegenstände –Gerichtstand, anwendbares Recht –Schriftformgebot –Salvatorische Klausel Forschungsvertrag

16 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 16700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Vertragsgegenstand –Werkvertrag Herstellung eines Werkes gegen Entgelt Erfolgreicher Abschluss ist wesentlicher Bestandteil –Beschreibung der Entwicklung –Festlegung der maßgeblichen Lieferungen und Leistungen Entwicklungsvertrag

17 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 17700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Durchführung der Entwicklungsarbeiten –Zeitplan –Zwischenberichte –Änderungen –Besichtigung durch Auftraggeber vor Ort –Qualitätsstandards –Zulässigkeit der Beauftragung von Subunternehmern ■ Vergütung –Festpreis –Festlegung der Zahlungsbedingungen Entwicklungsvertrag

18 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 18700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Vertragslaufzeit –Abgabetermin –Verzögerungen bei der Entwicklung – Vertragsstrafen ■ Definition eines konkreten Abnahmeprozedere –Festlegung konkreter Abnahmekriterien –Verfassung eines Abnahmeprotokolls –Verweigerung der Abnahme bei Mängeln –Verpflichtung zur Mängelbehebung –Vereinbarung von Vertragsstrafen im Falle des Verzugs Entwicklungsvertrag

19 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 19700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen –Gewährleistung, den Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten –Gewährleistung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien –Gewährleistungsfrist –Schadenersatz (Ausschluss bei leichter Fahrlässigkeit?) –Folgeschäden Entwicklungsvertrag

20 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 20700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Gewerbliche Schutzrechte (siehe auch Forschungsvertrag) –Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte) –Benutzungsrechte an Altschutzrechten –Wem gehören Neuschutzrechte? –Gemeinsame Erfindungen –Erfinderanteile –Diensterfindervergütungen –Kein Verstoß gegen Schutzrechte Dritter Entwicklungsvertrag

21 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 21700055 Forschungs- und Entwicklungsvertrag ■ Nichtangriffsklausel –Verpflichtung, Schutzrechte, die aus der Entwicklungsvereinbarung entstanden sind, nicht anzugreifen ■ Verteidigung der Schutzrechte –Gegenseitige Information von Verletzungen –Verpflichtung zur Verteidigung und Unterstützung –Kostentragung Entwicklungsvertrag

22 Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung 12. März 2008 MMag. Sabine Fehringer, LL.M. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH A-1010 Wien, Schottenring 12 T: +43 (1) 537 70-324, F: +43 (1) 537 70 70 E: sabine.fehringer@fwp.at, I: www.fwp.at

23 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 23700055 ■ Sonderregelung der „Diensterfindung“ in §§ 6 bis 19 Patentgesetz ■ Vorrang des Erfinderprinzips (§ 6 PatentG) „Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Patenterteilung, außer es gibt eine schriftliche Übertragungsvereinbarung oder es handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis.“ ■ Übertragungsanspruch des Dienstgebers durch schriftliche Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Gesetz Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

24 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 24700055 Sonderregelung in § 106 Universitätsgesetz 2002 „Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs 3 PatentG, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das PatentG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs 2 PatentG gilt.“ Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

25 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 25700055 ■ Kriterien der Diensterfindung –fällt dem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Dienstgebers und –Dienstgeber ist nicht unwesentlich an der Erfindung beteiligt Tätigkeit, die zur Erfindung gehörte, gehört zur dienstlichen Obliegenheit des Dienstnehmers oder Dienstnehmer erhält Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im Unternehmen oder Zustandekommen der Erfindung wurde durch die Benützung der Erfahrungen oder Hilfsmittel wesentlich erleichtert –Begriff der Diensterfindung setzt eine patentierbare Erfindung voraus, Patentanmeldung ist nicht Voraussetzung Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

26 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 26700055 ■ Erfindervergütung –zwingende Bestimmung –angemessene besondere Vergütung -entsteht mit Inanspruchnahme durch Dienstgeber –Bemessung wirtschaftliche Bedeutung für Dienstgeber sonst erfolgte Verwertung Anteil des Dienstgebers Form Pauschale oder laufende Zahlungen (Prozentsatz vom Umsatz) –Nachträgliche Änderung der Erfindervergütung bei wesentlicher Änderung –Anspruch auf Rechnungslegung Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

27 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 27700055 ■ Ausnahme bei angestellten Erfindern. ■ Mitteilungspflicht eines Dienstnehmers, sofern Dienstgeber ein Aufgriffsrecht hat –Dienstgeber ist nicht zur Anmeldung verpflichtet –Ausübung des Aufgriffsrechts durch den Dienstgeber binnen 4 Monaten –Dienstgeber kann jederzeit auf Diensterfindung verzichten (damit endet auch die Verpflichtung zur Zahlung der Erfindervergütung Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

28 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 28700055 ■ Urheberrecht –Ausdrückliche Regelung im Urheberrecht nicht enthalten. Es empfiehlt sich daher eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. –Sonderregelung in § 40b UrhG betreffend Computerprogramme: „Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.“ Diensterfindungen, Übertragungsanspruch, Erfindervergütung

29 Lizenzvertrag 12. März 2008 MMag. Sabine Fehringer, LL.M. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH A-1010 Wien, Schottenring 12 T: +43 (1) 537 70-324, F: +43 (1) 537 70 70 E: sabine.fehringer@fwp.at, I: www.fwp.at

30 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 30700055 Lizenzvertrag ■ Art der Lizenz –Ausschließlich / nicht ausschließliche Herstellung / Gebrauch / Vertrieb –Lizenzgeber darf selbst (nicht) im Vertragsgebiet die unter die Lizenz fallenden Gegenstände herstellen, gebrauchen, verkaufen ■ Vertragsgebiet –Weltweit –Räumlich beschränkt Art der Lizenz, Vertragsgebiet

31 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 31700055 Lizenzvertrag ■ Sachlicher Bereich –Gesamter teilweiser Anwendungsbereich der Erfindung –Weiterentwicklung –Sämtliche Teile der Anwendungsbereiche des Patents –Erforderliches geheimes Know-How ■ Vertragsgebiet –Keine Übertragbarkeit –Zustimmung des Lizenzgebers –Zustimmung wird nicht unzumutbar zurückgehalten Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet

32 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 32700055 Lizenzvertrag ■ Unterlizenzen –Zulässigkeit / Nichtzulässigkeit von Unterlizenzen ■ Know How Lizenz –Technische Kenntnisse bezüglich Fertigung –Vertriebs-Know-How Unterlizenzen, Know How Lizenz

33 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 33700055 Lizenzvertrag ■ Technischer Support –Technischer Support des LG –Einweisung des Personals des LN ■ Gewährleistung –Keine Rechtsmängel –Keine Vorbenutzungsrechte –Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter Technischer Support, Gewährleistung

34 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 34700055 Lizenzvertrag ■ Gewährleistung –Keine Sachmängel bekannt –Haftung für bestimmte Eigenschaften –(keine) Haftung für Patentfähigkeit –(keine) Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit ■ Ausübungspflicht –LN muss Lizenz ausüben Gewährleistung, Ausübungspflicht

35 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 35700055 Lizenzvertrag ■ Fixe Gebühr ■ Umsatzabhängige Gebühr ■ Definition Umsatz ■ Mindestlizenz ■ Entgelt für Know-How Lizenzentgelt

36 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 36700055 Lizenzvertrag ■ Buchführung, die eine genaue Berechnung des Lizenzentgelts zulassen ■ Einschau- und Prüfungsrechte ■ Kostentragung der Einschau- und Prüfrechte Buchführungspflicht

37 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 37700055 Lizenzvertrag ■ Abrechnungszeiträume, Fälligkeiten, Verzugszinsen ■ Kennzeichnungspflichten der lizenzierten Gegenstände ■ Qualitätskontrollen, Qualitätszusicherung ■ Regelung der Veränderung / Verbesserung des lizenzierten Produkts durch LG / LN ■ Bedingungen der Nutzung der Verbesserungen durch LG / LN ■ Bezugspflichten des LN Sonstige Rechte + Pflichten

38 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 38700055 Lizenzvertrag ■ Wettbewerbsverbot ■ Aufrechterhaltung der Schutzrechte ■ Verteidigung der Schutzrechte ■ Schad- und Klagloshaltung des LN bei Ansprüchen Dritter ■ Nichtangriffspflicht ■ Regelung der Vertragslauflösung und des Schadenersatzes im Falle der Nichtigerklärung des Patents Sonstige Rechte + Pflichten

39 © Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbHFolie 39700055 Lizenzvertrag ■ Sonstige allgemeine Bestimmungen –Vertragsdauer –Kündigung –Auslaufklausel (Abverkaufsrechte nach Vertragsbeendigung) –Gerichtsstand –Anwendbares Recht –Salvatorische Klausel –Formvorschriften ■ Kartellrecht –GVO Technologietransfer Sonstige allgemeine Bestimmungen, Kartellrecht