Kostenmanagement im Patentwesen 07.04.2017 Kostenmanagement im Patentwesen 4cost Kongress am 9.Oktober 2014 Dr. Renate Weisse

Zur Person Renate Weisse Physikstudium (Diplom) an der TU Berlin Chemiestudium (Vordiplom) an der TU Berlin Promotion bei Perkin Elmer – Bodenseewerk Überlingen Institut für Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof Ausbildung zur Patentanwältin in der väterlichen Kanzlei Praktische Tätigkeit bei McLachlan & Donaldson, Dublin Patentanwältin – Deutsches Patent- und Markenamt Europäische Patentvertreterin – Europäisches Patentamt Masterstudiengang „Europäischer gewerblicher Rechtsschutz“ Fernuniversität Hagen 3 Kinder

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Schutzrechtsarten Registerrechte Patent Gebrauchsmuster Designs (früher: Geschmacksmuster) Marken (ganz früher: Warenzeichen) Sortenschutz Schutz von Topographien von Mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen

Schutzrechtsarten Nicht – eingetragene Schutzrechte: Urheberrecht Wettbewerbsrecht Namensrecht §12 BGB Nicht-eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Schutz von berühmten Marken Entstehen ohne gesonderten Antrag automatisch

Schutzrechtsarten Registerrechte Patent Technisches Schutzrecht Schützt Erfindungen

Schutzrechtsarten Registerrechte Gebrauchsmuster Technisches Schutzrecht Schützt Erfindungen

Schutzrechtsarten Registerrechte Design Schützt die äußere Formgebung eines Gegenstands

Schutzrechtsarten Registerrechte Marke Schützt Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden – Beispiel: Coca Cola, Afri Cola, Pepsi Cola

Motivation Patente sind teuer und bringen nichts Patente kann man nicht durchsetzen Patentchinesisch versteht sowieso keiner Wir entwickeln schneller als der Wettbewerb – wenn etwas kopiert wird, haben wir bereits etwas Neues

Motivation Gewerblicher Rechtschutz hat das Ziel Geld zu verdienen Kein Schutzrecht erforderlich, wenn Nur wissenschaftliche Ehre erreicht werden soll Viel Know-How erforderlich ist und der Bedarf begrenzt (Marktsättigung) Erfindung ist nicht zu erkennen Erfindung ist kurzlebig Kein oder nur wenig Geld verdient werden kann

Motivation Schutzrechtsanmeldung sinnvoll: Monopol bewirkt Wettbewerbsvorsprung Schutz vor unmittelbarem Nachbau Lizenzvergabe Sicherung eines Investments Publikation schafft Stand der Technik IP ist übertragbarer Vermögensgegenstand Umgehung macht eigene Entwicklung notwendig (Preis!)

Motivation Es gibt keine Verpflichtung Ideen zum Schutzrecht anzumelden. Passive Schutzrechtspolitik: Ggf. Einspruch Ggf. Nichtigkeitsklage Geltendmachung eines Vorbenutzungsrecht Geheimhaltung Lizenznahme

Motivation Risiken der passiven Schutzrechtspolitik: Verletzungsprozesse Lizenzzahlungen für nicht-rechtsbeständige Schutzrechte Schlecht dokumentierter Stand der Technik

Motivation Aktive Schutzrechtspolitik: Schutz der eigenen Innovationen und Investments Beobachtung des Marktes Beobachtung der Schutzrechte des Wettbewerbs Einspruch oder Widerspruch gegen störende Schutzrechte Berücksichtigung der Veröffentlichungen und Schutzrechte auf dem Technologiegebiet vermeidet Schutzrechtsverletzungen Inspirieren der eigenen Entwickler zu eigenen Ideen durch Beobachtung der Innovationen des Wettbewerbs

Auswahl des Anmeldezeitpunkts „First-to-File“-Prinzip in Europa Wer zu erst anmeldet bekommt das Schutzrecht. Neuheitserfordernis: Die Erfindung darf nicht vor dem Anmeldetag veröffentlicht werden

Auswahl des Anmeldezeitpunkts Früher Anmeldetag: Bewirkt weniger Stand der Technik Schützt vor eigenen und fremden Veröffentlichungen

Auswahl des Anmeldezeitpunkts Später Anmeldetag: Verschiebt Fristen, zum Beispiel im Prüfungsverfahren und für Auslandsanmeldungen und die zugehörigen Kosten Stellt sicher, dass alle Weiterentwicklungen berücksichtigt werden Schiebt Kosten Erlaubt Zeit um die Erfindung technisch zu testen Schutzdauer läuft später ab

Auswahl des Anmeldezeitpunkts Anmeldung ist bei Patenten und wenn Auslandsanmeldungen geplant sind vor der ersten Veröffentlichung oder öffentlichen Benutzung einzureichen, bei Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern innerhalb der Neuheitsschonfrist.

Patente Erfindungen   §1 Patentgesetz: Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Patente Patentansprüche Patentansprüche geben an, was durch das Patent geschützt werden soll. Sie bestimmen den Schutzumfang und die Basis für die Prüfung der Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Dabei werden die Patentansprüche mit dem Verletzungsgegenstand bzw. Stand der Technik verglichen.   Aufzählungen von Merkmalen, die den „Kern der Erfindung“ beschreiben und unbedingt erforderlich sind, um die Erfindung zu verwirklichen

Patente Prüfungsverfahren Patentanmeldung wird auf Antrag geprüft. Unterlassungsanspruch wird erst nach der Durchführung des Prüfungsverfahrens und nach Erteilung gewährt. Prüfungsantrag innerhalb von 7 Jahren nach Anmeldetag (Antrag und Gebühren)  

Patente Veröffentlichung Veröffentlichung 18 Monate nach dem Prioritätstag als Offenlegungsschrift egal, ob Prüfungsantrag gestellt wurde und in welchem Stadium sich die Anmeldung befindet. Einen Unterlassungsanspruch begründet die Offenlegungsschrift nicht.   Anmelder kann mit Offenlegung der Erfindung von einem Benutzer eine Entschädigung (kein Schadensersatz) verlangen.

Patente Jahresgebühren Aufrechterhaltung durch Jahresgebühren: jedes Jahr im voraus sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen bzw. verfällt das Patent. Jahresgebühren steigen mit der Laufdauer des Patentes an. Die maximale Laufdauer eines Patents ist 20 Jahre.

Patente Optional: Rechercheantrag statt Prüfungsantrag Recherche liefert die Druckschriften mit einem Vermerk, dem die Relevanz zu entnehmen ist. X: neuheitsschädlich Y: fehlende erfinderische Tätigkeit A: allgemeiner Stand der Technik ohne Relevanz

Patente Recherche- oder Prüfungsverfahren: Prüfer im Patentamt recherchiert und prüft Neuheit und Erfinderische Tätigkeit. Üblicherweise findet der Prüfer einige Druckschriften aus dem In- und Ausland, z.B. Veröffentlichungen von Patentanmeldungen oder Patenten oder wissenschaftliche Artikel. Bei der Prüfung kommt es nicht darauf an, wie alt der gefundene Stand der Technik ist, in welcher Sprache und in welchem Land er veröffentlicht wurde und ob und was das entgegengehaltene Patent schützt. Es kommt lediglich auf den sogenannten „Offenbarungsgehalt“ der Druckschrift an. Es ist die Frage zu beantworten: Zeigt die Druckschrift irgendwo das, was in Anspruch 1 der zu prüfenden Patentanmeldung beansprucht ist?

Patente Prüfungsverfahren: Amtsbescheid mit Frist von üblicherweise 4 Monaten zur Äußerung (normal) oder Erteilung (selten) „nicht schutzfähig“, „im Rahmen des fachüblichen Handelns“

Patente Prüfungsverfahren: Schutzfähigkeit hängt von der Formulierung des Patentanspruchs ab. Bei technisch und/oder rechtlich komplexen Sachverhalten Anhörung vor Ort mit dem Prüfer.

Patente Vermeidung von unnötigen Patentanmeldungen durch Recherche

Gebrauchsmuster Gebrauchsmuster Patent nur formale Prüfung Prüfungsverfahren Recherche auf Antrag auf Antrag Eintragung Erteilung durch Beschluss Schutzvoraussetzung Nur Vorrichtung Vorrichtung oder Verfahren Stand der Technik nur schriftlich oder Inland alles Anforderung erf. Tätigk. wie Patent wie Gebrauchsmuster max. Schutzdauer 10 Jahre 20 Jahre Priorität wie Patent wie Patent Verfahrensdauer ca. einige Wochen ca. 1-2 Jahre (ggf. mehr) Verlängerung nach 3 - 3- 2 Jahren jährlich Neuheitsschonfrist 6 Monate keine Prüfung Patentfähigkeit im Verletzungsverfahren ja nein

Kosten bei Schutzrechten Marke Anmeldung ggf: Bescheid Eintragung ggf: Widerspruchsverfahren danach: keine Kosten bis zur Verlängerung in 10 Jahren Keine Neuheit erforderlich: Nachanmeldungen jederzeit möglich Konsequenz: Marken großzügig anmelden Verschiedene Länder Wort- und Bildmarke Verschiedene Waren und Dienstleistungen

Kosten bei Schutzrechten Gebrauchsmuster Anmeldung ggf: Bescheid Eintragung danach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach 3-3-2-Jahren Entscheidung, ob Patente oder internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden Konsequenz: Gebrauchsmuster spart Geld am Anfang

Kosten bei Schutzrechten Design Anmeldung ggf: Bescheid Eintragung danach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach je 5 Jahren Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein halbes Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden Gemeinschaftsgeschmacksmuster lohnt auch als Erstanmeldung Konsequenz: Design kostengünstiges, einfach zu erlangendes Schutzrecht, das ebenfalls einen Unterlassungsanspruch bewirkt.

Kosten bei Schutzrechten Patent Anmeldung ein oder mehrere Bescheide Erteilung danach: Jahresgebühren, die jährlich steigen Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden Internationale Anmeldung nach PCT schiebt Kosten nach hinten bis 30 Monate ab Prioritätstag Neuheitserfordernis macht frühe Entscheidungen erforderlich Konsequenz: Patente sind teuer und lohnen nur, wenn die Erfindung „Geld verdient“

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Bearbeitungshonorar (nach Stunden) Grundhonorare Amtsgebühren Kosten für ausländische Kollegen Kosten für Übersetzungen Verspätungszuschläge Jahresgebühren

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Bearbeitungshonorar (nach Stunden) Je nach Anwalt mehrere hundert Euro/Stunde Verhandeln? Geringeres Honorar = mehr Stunden Pauschale (z.B. pro Anmeldung) => Bearbeitung durch Sachbearbeiter, Kollegenarbeiter und Kandidaten Konsequenz: Bearbeitungshonorare verhandeln birgt Risiken

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Grundhonorar Feste Beträge für wohl definierte Leistungen Verhandeln? Risiko: Grundhonorare werden konsequenter berechnet Konsequenz: Grundhonorare verhandeln lohnt

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Amtsgebühren Nicht verhandelbar – allenfalls vermeidbar durch gute Patentstrategien

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Kosten für ausländische Kollegen Große (teure) Kanzleien haben Verträge mit ausländischen Großkanzleien und bekommen Gegenaufträge. Je nach Auftragsvolumen ist ein Mandat in einer Großkanzlei nicht hinreichend „wichtig“ Kleine und mittlere Kanzleien oft erheblich günstiger und behandeln ein Mandat besser (weil persönlich) Konsequenz: es lohnt sich genau hinzugucken und ggf. eine andere Kanzlei vorzuschlagen

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Kosten für Übersetzungen Können auch geliefert werden. Risiko: Übersetzungsfehler verursachen Folgekosten, die dann vom Mandant zu tragen sind Übersetzungen, die der bearbeitende Patentanwalt macht sind qualitativ in der Regel fachlich in Ordnung Konsequenz: es lohnt sich hinzuschauen, wer die Übersetzung anfertigt. Wenn der Anwalt nicht selber übersetzt, kann die Übersetzung geliefert werden

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Kosten für Verspätungszuschläge Vermeiden durch sofortige Bearbeitung der Korrespondenz (Entscheidungen zügig treffen)

Kosteneffizienz bei Patenten Rechnungen: Jahresgebühren Einzahlungsdienstleister sind kostengünstiger als Patentanwälte Risiko: es gibt (ohne zusätzliche Fristüberwachung) keine Widereinsetzung Konsequenz: Es lohnt sich, die Honorare für die Einzahlung der Jahresgebühren mit dem Anwalt zu verhandeln

Zusammenfassung Patente sollten „Geld verdienen“ Anmeldezeitpunkt aktiv bestimmen Recherchieren Internationale Anmeldung schiebt Kosten nach hinten Grundhonorare und Jahresgebühren verhandeln Ausländische Anwälte aktiv auswählen Übersetzungen ggf. selber liefern Entscheidungen rechtzeitig treffen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit The End Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit