ip4inno Module 5B Workshop zur Durchsetzung von Patenten 5 Fallstudien Name des VortragendenOrt & Datum

ip4inno ist ein Gemeinschaftsprojekt von: Der Europäischen Kommission (EC), DG Enterprise & Industry Dem Europäischen Patentamt (EPO) 19 Konsortium Partner im ersten ip4inno-Projekt Dieses Modul wurde verfasst von: Dr. Benedikt Neuburger, MBR Mit finanzieller Unterstützung von EC und EPO Z I M M E R M A N N & P A R T N E R

Haftungsausschluss Diese Trainingsunterlagen befassen sich nur im Allgemeinen mit geistigem Eigentum (intellectual property) und Geschäftsstrategien. Bitte verlassen Sie sich nicht auf die Trainingsunterlagen, wenn Sie bestimmte Geschäfts- oder Rechtsentscheidung- en treffen. Bitte kontaktieren Sie hierfür entsprechende Spezialisten.

Übersicht der Fälle: I.Ein erster Versuch II.C, das arrogante Großunternehmen III.Denke mehrdimensional! IV.Jetzt wird geklagt! V.C möchte Rache

Fall I: Ein erster Versuch

Kurzübersicht von Fall I KMU … –hat ein beschränktes Budget –bedient den Premiummarkt, aber erreicht auf Grund beschränkter Ressourcen keine ausreichende Produktion –hat ein Patent auf seine Kerntechnologie Wettbewerber C … –betritt den gleichen Markt und benutzt die geschützte Technologie Frage: Was empfehlen Sie KMU zu tun?

Allgemeiner Ansatz Betrachten Sie dies als normales Geschäftsproblem! Denken Sie ganzheitlich und firmenweit! Steuern Sie eine langfristig sinnvolle Lösung an! Sammeln Sie Informationen! Berücksichtigen Sie sämtliche rechtlichen und nicht-rechtlichen Optionen! Entscheiden Sie rational! R epetition

R epetition Zusammenfassung rechtliche Mittel = wirtschaftliche Optionen auf rechtlichen Mitteln basierend + weitere wirtschaftliche Optionen auf nicht- rechtlichen Mitteln basierend Menge an wirtschaftlichen Optionen !! Analyse !!

Nicht-rechtliche Schritte R epetition Erkundigt sich nach Interesse an einer Lizenz schlägt ADR vor sendet Berechtigungs- anfrage PatentinhaberVerletzer

ChancenRisikenSinn- voll? Berech- tigungs- anfrage - ein „freundlicher“ Ansatz - läst alle Optionen offen - keine rechtlichen Konsequenzen - C mag dies als Schwäche interpretieren - C greift Patent sofort an (mögliche Chance dabei: Patent von einem Gericht bestätigt!) Anfrage bezüglich Lizenz - siehe oben - etwas konkreter - zu früh, um schon eine Lizenzgebühr vorzuschlagen - siehe oben Vorschlag ADR - macht deutlich, dass Sie die Angelegenheit freundlich lösen wollen - Verhandlungen okay, t Mediation etc. zu früh - siehe oben

Weitere nicht-rechtliche Mittel Nichts tun Öffentlichkeitskampagne (nur bei kleinem C:) C kaufen Druckausübung auf Zulieferer vom Patentinhaber R epetition

ChancenRisikenSinn- voll? Nichts tun- vermeidet Kosten und Zeit - damit Konzentration auf die Produktion möglich - baldige Neubewertung des Falls - C interpretiert dies als Schwäche - C zielt auf Vergrößerung des Marktanteils und dem Ausschluss von KMU aus dem Markt Öffentlich- keits- kampagne - hält Konsumenten vom Kauf von C‘s Produkten ab, scheint aber unwahrscheinlich - evtl. hohe Kosten - Öffentlichkeit uninteressiert - zu diesem Zeitpunkt recht aggressiv Zulieferer kontaktieren - im Fall spezifischer Waren: könnten sich evtl. zur Ausschließlichkeit verpflichten - Zulieferer werden sich vermutlich nicht ausschließlich auf KMU festlegen - schlimmster Fall: KMU verliert Zulieferer an C

Rechtliche Schritte Patentinhaber KMU Verletzer C R epetition sendet Abmahnung beginnt Verletzungsverfahren erwirkt einstweilige Verfügung stellt Strafantrag „Härtegrad“

Vorsicht! Patentinhaber KMU beschuldigter Verletzer C R epetition sendet Abmahnung beginnt Verletzungsverfahren erwirkt einstweilige Verfügung stellt Strafantrag) erweist sich als ungerechtfertigt ! Schadensersatzpflicht !

ChancenRisikenSinn- voll? Abmahnung- C gibt Verletzung zu und lässt davon ab - C kontaktiert KMU, um eine Lösung zu finden - C reagiert nicht, so dass KMU die Verletzungsklage initiieren muss (um glaubwürdig zu bleiben) - C greift an Verletzungs- verfahren - C wird gestoppt (langfristig) - C muss Schadensersatz zahlen - C zieht sich aus dem Markt zurück - weitere Wettbewerber sind abgeschreckt - reduzierte Liquidität - C fehlen diese Mittel für das Hauptproblem der Firma, nämlich die Produktion - C greift das Patent an - C greift auf andere Weise an - wenn C sofort einlenkt, muss KMU sämtliche Gebühren zahlen

ChancenRisikenSinn- voll? Einstwei- lige Verfü- gung - C wird gestoppt - C zieht sich aus dem Markt zurück - die Verfügung wird nicht erteilt - C „feuert“ zurück - Reduzierte Liquidität - Risiko von Schadens- ersatzforderungen falls dem Antrag nicht stattgegeben wird - Chance auf eine freundliche Lösung ist wesentlich gemindert Strafrecht- liche Verfolgung - schlimmer als eine Kriegserklärung

C könnte… das Patent angreifen eine Öffentlichkeitskampagne initiieren Mit eigneme Patentportfolio –gegen KMU wegen Patentverletzung vorgehen –Kunden des Patentinhabers verklagen (bei B2B) Druck ausüben auf Zulieferer vom Patentinhaber eine feindliche Übernahme initiierenn sich mit anderen Wettbewerbern zusammentun R epetition

Vorläufiges Ergebnis von Fall I KMU schickt eine freundliche aber entschiedene Berechtigungsanfrage an C und schlägt ein Treffen zum Besprechen der Angelegenheit vor.

Fall II: C, das arrogante Großunternehmen

Was könnte C tun? Nicht-rechtliche Schritte: Androhung, das KMU vom Zulieferernetzwerk zu isolieren Androhung einer Öffentlichkeits- kampagne Etc. Patentbezogene Gegenangriffe: Angriff des relevanten Patents Gegenangriff in Form einer Verletzungsklage / vorläufigen Verfügung basierend auf C‘s Patenten Keine hilfreiche Reaktion: Überhaupt nicht Abstreiten der Verletzung „Verklag mich, wenn du das Geld hierfür hast“ VORLIEGENDER FALL

Kurzdarstellung von Fall II KMU –ist Ihrem Ratschlag gefolgt und hat C kontaktiert, wobei es C über das Patent informiert hat; und sein Interesse an einer außergerichtlichen („friedfertigen“) Lösung bekundet hat Wettbewerber C –antwortet überhaupt nicht; –nachdem KMU C wiederholt kontaktiert, erhält KMU die Antwort: „Verklag uns doch, wenn du das Geld hierfür hast“

Kurzdarstellung von Fall II - Fortsetzung Ähnliche Situation wie vorher, aber … KMU … –hat eine ausreichende Produktion zum Bedienen des Marktes –bedient ausschließlich den Premiummarkt –hat seit Markteintritt von C einen Umsatzeinbruch Wettbewerber C … –ist ein Großunternehmen –verkauft das Produkt auf dem Premium- und Massenmarkt Frage: Was raten Sie KMU zu tun?

ChancenRisikenSinn- voll? Berechtig- ungs- anfrage -ein noch „freundlicher“ Ansatz - läst alle Optionen offen - keine rechtlichen Implikationen - C mag dies als Schwäche interpretieren - C mag unmittelbar mit einem Angriff auf das Patent reagieren (die mögliche Chance dabei: das Patent von einem Gericht bestätigt!) Anfrage bezüglich einer Lizenz - siehe oben - etwas konkreter - zu früh, um schon eine Lizenzgebühr vorzuschlagen - siehe oben Vorschlag von ADR - macht deutlich, dass Sie die Angelegenheit freundlich lösen wollen - Verhandlungen okay, der Rest (Mediation etc.) zu früh - siehe oben Offensichtlich nicht sinnvoll

Weitere nicht-rechtliche Mittel Nichts tun –zeigt Schwäche von KMU –C wird niemals mehr Patente von KMU respektieren –Warum hat KMU überhaupt eine Patentanmeldung eingereicht? –weitere Wettbewerber werden folgen Ausübung von Druck auf Zulieferer von C –wie vorher: realistisch gesehen, keine erfolgreiche Option

Weitere nicht-rechtliche Mittel Öffentlichkeitskampagne –David gegen Goliath Situation – ein Versuch wert? –C‘s Antwort „vermarkten“? (sie wurde allerdings nur mündlich gegeben) –Öffentlichkeit ist nur interessiert bei Markentreue zu KMU, nicht wegen Technologie –Wenn ja, verschiedene Möglichkeiten: Infiltriere Internetforen (keine externen Kosten) Anzeigenschaltung (hohe Kosten! Gefahr von Schadensersatz / Strafen!) Gezielte Information von C‘s möglichen Konsumenten (Gefahr von Schadensersatz / Strafen!) => denkbare Möglichkeit, die vermutlich Problem nicht lösen wird

ChancenRisikenSinn- voll? Abmah- nung -rechtliches Instrument => fehlende Antwort hilft einstweiliger Verfügung und dem Verletzungsverfahren - C mag realisieren, dass KMU doch etwas tun wird - C ändert seine Ansicht nicht - zusätzliche Zeit nötig => erschwert einstweilige Verfügung - C greift Patent sofort an - C greift anders an Verletz- ungs- verfahren - Langfristig wird C gestoppt - C muss Schadensersatz zahlen - C zieht sich aus dem Markt zurück (möglicherweise bereits vor Ende des Verfahrens) Zusätzlich zu den bereits diskutierten Risiken: - es dauert zu lang, bis C gestoppt wird - C verschleppt Verfahren, um KMU auszubluten [Auch wenn Verlierer alles zahlen muss: KMU‘s Liquidität während Verfahren deutlich gemindert] ( )

ChancenRisikenSinn- voll? Einstweilige Verfügung - C wird gestoppt - C nimmt KMU ernst -C hat hohe Ausfallkosten und erklärt sich zu Verhandlungen bereit - Handel werden informiert - C zieht sich aus Markt zurück - C greift Patent an - C bekämpft KMU auf breiter Linie - Minderung von KMU‘s Liquidität (Sicherheitszahlung) - KMU muss hohen Schadensersatz zahlen, wenn der Fall verloren wird Strafrecht- liche Verfolgung - C (d.h. der Geschäftsführer von C) ist schockiert und erklärt sich zu Verhandlungen bereit - Nach wie vor: Kriegserklärung - Nur für den absoluten Notfall !! Achtung wenn C KMU vernichten könnte !!

Mögliches Ergebnis KMU … –erhält einstweilige Verfügung und stoppt C‘s Produktion –hat Reserven, um Sicherheitszahlungen an Gericht zu zahlen C wird gestoppt… –und hat hohe Ausfallskosten (Produktion und Personal) –C`s Management erfährt von dem Streit und ist sauer, dass der Ausfall riskiert wurde –C wendet sich an KMU und bittet um eine Lizenz –C erhält eine Lizenz von KMU für den Massenmarkt, KMU erhält Lizenzgebühr

Fall III: Denke mehrdimensional!

Mögliches Ergebnis von Fall II Gericht verlangt eine Sicherheit für die einstweilige Verfügung, die KMU nicht zahlen kann Antrag auf einstweilige Verfügung wird abgelehnt C hatte Schutzbriefe zu Gericht gegeben C beschuldigt KMU, die Idee gestohlen zu haben C hat eine Öffentlichkeitskampagne gegen KMU initiiert, so dass dessen Umsätze einbrechen

Kurzdarstellung von Fall III Gleiche Situation wie zuvor, wobei zusätzlich: KMU ist Ihrem Rat gefolgt und hat eine einstweilige Verfügung beantragt das Gericht hat diese abgelehnt wegen fehlender Dringlichkeit Wettbewerber C ist voller Schadenfreude Frage: Was können Sie KMU raten zu tun?

Zu Grunde liegendes Problem: Alle „freundlichen“ Ansätze gingen schief. Unwahrscheinlich, dass solch ein neuer Ansatz erfolgreich sein wird. Ein weiterer Antrag für eine einstweilige Verfügung wird abgelehnt werden (aus verschiedenen Gründen, insbesondere „ne bis in idem“) Verletzungsklage ? Überprüfe zuerst Liquiditäts- und Kostenrisiken !

R epetition Dauer und Kosten des Verfahrens

Was? Wer? Kosten? } Vorbereitung der Klage, insb. Verfassen der Klageschrift Anwalt T€ Einreichen der Klage Gericht T€ } Möglicherweise weitere Eingaben notwendig Anwalt T€ Mündliche Verhandlung + Vorbereitung hierfür Anwalt T€ Entscheidung Σ: T€ ≈ 1 Jahr Bewusste Verfahrensver- schleppung von C ! Kosten des Verletzungsprozesses, 1. Instanz Wenn der Fall verloren wird + Anwaltsgebühren der anderen Partei5-20 T€

Was? Wer? Kosten? Analyse und Entwurf einer Antwort zur Nichtigkeitsklage Anwalt T€ } Möglicherweise weitere Eingaben nötig Anwalt 5-10 T€ Mündliche Verhandlung + Vorbereitung hiervon Anwalt T€ Entscheidung Σ: T€ ≈ 1-2 Jahre C reicht Nichtigkeitsklage ein Bewusste Verfahrensver- schleppung von C ! Kosten des Gegenangriffs: Nichtigkeitsklage Wenn der Fall verloren wird + Gerichtskosten5-15 T€ + Anwaltskosten der anderen Partei5-20 T€

Es geht noch weiter! 2. Instanz: mindestens ein weiteres Jahr –in einigen Ländern deutlich länger –teils beschränkt auf Rechtsfragen –in Abhängigkeit vom Rechtssystem: Entscheidung der 1. Instanz bereits durchsetzbar in einigen Ländern sind die Kosten viel höher >> Indirekte Kosten, insbesondere Opportunitätskosten<<

Ergebnis für KMU C Patent KMU verletzt hält Klage? Nein! Zu teuer!

Ein Ausweg – denke mehrdimensional! C Patent KMU verletzt hält klagt Wettbewerber D von C kontaktiert Erhält Lizenz + Recht zu klagen

Das Ergebnis im Detail KMU … –Erklärt D zusammen mit einem Patentanwaltsgutachten den Fall –bietet D das Recht an, C zu verklagen –bietet D eine Lizenz unter vernünftigen Bedingungen an –D darf ausschließlich den Massenmarkt bedienen => Win-win Situation –C wird verklagt – D ist ausreichend kapitalstark, um das vollständige Verfahren zu überstehen –D hat Einkommen aus Verkäufen im Massenmarkt –KMU erhält Lizenzgebühren und kann diese in Forschung und Entwicklung investieren oder Ausbau der Produktion.

Fall IV: Jetzt wird geklagt!

Kurzdarstellung von Fall IV Ähnliche Situation wie zuvor, aber… KMU… –ist ausreichend stark, um C selbst zu verklagen –hält zwei Patente auf seine Schlüsseltechnologie: 1.Schutz für das Herstellungsverfahren 2.Schutz für die Vorrichtung Fragen: Welches Patent soll für die Klage genutzt werden? Welche Ansprüche soll KMU geltend machen?

Welches Patent soll für die Klage genutzt werden? eine Verletzungsklage kann auf mehreren Patenten beruhen eine Klage basierend auf >1 Patenten erhöht die Chancen Achtung: Möglicherweise Kostenrisiko Verfahrensansprüche sind meist viel schwieriger geltend zu machen => Klage sollte auf beide Patente gestützt werden.

Welche Ansprüche könnte KMU geltend machen? R epetition Rechte des Patentinhabers Unterlassungs- anspruch Schadensersatz- anspruch Weitere Ansprüche: -...auf Besichtigung... auf Vernichtung - etc.

Welche Ansprüche sollte KMU geltend machen? Unterlassungs- anspruch Anspruch auf Schadensersatz / Entschädigung Anspruch auf Besichtigung Anspruch auf Veröffentlichung Verhinderung der Beweisvernichtung Anspruch auf Vernichtung

Möglicher Zeitverlauf einer Klage Entscheidung über Besichtigung der Fabrik Entscheidung über Unterlassung, Schadensersatz dem dem Grunde nach, und Offenlegung der Bücher Entscheidung über die Höhe des Schadensersatzes Parteien bringen angesichts der Ergebnisse der Inaugenscheinnahme weitere Argumente vor Parteien bringen weitere Argumente / Berechnungen basierend auf den Ergebnissen vor Vollstreckung der Entscheidung

Fall V: C sucht Rache

Kurzdarstellung von Fall V C … –Verliert den Verletzungsfall –C`s Management ist äußerst aufgebracht –verklagt KMU auf Verletzung eines anderen Patents KMU… –benutzt die geschützte Erfindung tatsächlich, aber… hatte die Erfindung bereits mit möglichen Kunden vor dem Anmeldetag / Prioritätstag des Patents diskutiert Fragen: Was kann KMU tun?

Wann wird verletzt? 1.Es muss ein gültiges rechtsbeständiges Patent geben. 2.Das Produkt muss unter den Patentschutz fallen. 3.KMU hat keine Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung. 4.Die Benutzung ist gewerblich. R epetition

Wichtige Unterschiede: Rechtsbeständigkeit des Patents: Überprüfe –Neuheit –erfinderische Tätigkeit –Formalitäten Neuheit? NEIN!  offenkundige Vorbenutzung!  Aber: Beweisproblem Fällt Produkt unter den Schutz- bereich des Patents? JA! (nach Fall gibt es diesbzgl. keine Zweifel) Erlaubnis: vertragliche Erlaubnis vom Patentinhaber (z.B., Lizenz): NEIN! rechtliche Erlaubnis: JA!  Recht aus Vorbenutzung KMU‘s Chancen

Vorbenutzungsrecht Konzept und Zweck –Jmd., der eine später von einem anderem zum Patent angemeldete Erfindung bereits benutzt hatte, soll Nutzung fortsetzen dürfen –es ist nur eine Einrede, kein Mittel, um ein Patent anzugreifen –Zweck: Gerechtigkeit für den Vorbenutzer Bedingungen für die Einrede –In einigen Ländern ist der Erfindungsbesitz ausreichend –normalerweise Benutzung oder ernsthafte Vorbereitungen erfordert –Vorbenutzung muss im Land stattgefunden haben –Vorbenutzungsrecht erstreckt sich ausschließlich auf die bereits durchgeführte Benutzung Erlaubnis: vertragliche Erlaubnis vom Patentinhaber (z.B., Lizenz): NEIN! rechtliche Erlaubnis: JA!  Recht aus Vorbenutzung

Problem: Beweis KMU muss den Beweis beibringen in einigen Ländern mag Glaubhaftmachung ausreichen KMU muss beweisen/glaubhaft machen, dass es die Erfindung benutzt hat –verfügbare Dokumentation (bspw. interne Kommunikation, Entwürfe, Laborbücher, etc.) –eidesstattliche Versicherungen von KMU‘s Mitarbeitern zur Bestätigung der Benutzung oder Angebot des Zeugenbeweises –Möglicherweise gab es Kontakt mit Dritten wie bspw. Kunden => eidesstattliche Versicherung der dritten Partei Erlaubnis: vertragliche Erlaubnis vom Patentinhaber (z.B., Lizenz): NEIN! rechtliche Erlaubnis: JA!  Recht aus Vorbenutzung

Allgemeine Empfehlung  detaillierte Dokumentation von F&E  detaillierte Dokumentation über öffentliche Auftritte wie z.B. Messeauftritt (Fotografien, Notizen, etc.)  stets Datum hinzufügen – kann höchst relevant werden Achtung USA: Interne Dokumentation kann während dem „file discovery“ Verfahren im Verletzungsverfahren schädlich werden! Erlaubnis: vertragliche Erlaubnis vom Patentinhaber (z.B., Lizenz): NEIN! rechtliche Erlaubnis: JA!  Recht aus Vorbenutzung

Wichtige Unterschiede Rechtsbeständigkeit des Patents Überprüfe –Neuheit –erfinderische Tätigkeit –Formalitäten Neuheit? NEIN!  offenkundige Vorbenutzung!  Aber: Beweisproblem Fällt Produkt unter den Schutz- bereich des Patents: JA! (gemäß dem Fall, gibt es hier keinen Zweifel) Erlaubnis: vertragliche Erlaubnis vom Patentinhaber (z.B., Lizenz): NEIN! rechtliche Erlaubnis: JA!  Recht aus Vorbenutzung KMU‘s Chancen

Fehlende Neuheit wegen offenkundiger Vorbenutzung Zum relevanten Zeitpunkt nicht neu, wenn die Öffentlichkeit Zugang möglich war durch: –schriftliche oder mündliche Offenbarung; oder –offenkundige Vorbenutzung irgendwo, zu irgendeiner Zeit, in irgendeiner Sprache. Jeder hätte es sehen können, d.h. es gab keinen beschränkten Zugang. Die Erfindung war aus der offenkundigen Vorbenutzung erkennbar. Rechtsbeständigkeit des Patents: Überprüfe –Neuhei t –erfinder ische Tätigke it –Formali täten Neuheit? NEIN!  offenkundige Vorbenutzung!  Aber: Beweisproblem

Beweisproblem Das gleiche Problem wie diskutiert:  detaillierte Dokumentation von F&E  detaillierte Dokumentation über öffentliche Auftritte wie z.B. Messeauftritt (Fotografien, Notizen, etc.)  stets Datum hinzufügen – kann höchst relevant werden  Ergänze Details zur Offenkundigkeit Achtung USA: Interne Dokumentation kann während dem „file discovery“ Verfahren im Verletzungsverfahren schädlich werden! Rechtsbeständigkeit des Patents: Überprüfe –Neuhei t –erfinder ische Tätigke it –Formali täten Neuheit? NEIN!  offenkundige Vorbenutzung!  Aber: Beweisproblem

„Spezialrechtssystem“ USA Bisher: Länder mit dem „first to file“-Prinzip USA: „First to invent“-Prinzip => wer die Erfindung zuerst erfunden hat, hat das Recht auf das Patent => KMU muss Beweise beibringen (siehe Vorbenutzung) => C könnte das Patent an KMU verlieren!

Mögliches Ergebnis KMU … –gewinnt die Verletzungsklage/Rechtsbeständigkeitseinrede wegen fehlender Neuheit  Patent wird widerrufen  Verletzungsklage wird als unzulässig*) zurückgewiesen  KMU‘s Kosten werden erstattet  Sie werden als „KMU‘s Topratgeber“ geehrt und erhalten einen vom Geschäftsführer unterschriebenen Kugelschreiber C ist nachhaltig von KMU‘s taktischen und rechtlichen Manövern schockiert und… –wird KMU niemals wieder verklagen *) Auch wenn die Nichtigkeitsklage fehlschlagen würde, weil die Vorbenutzung als nicht offenkundig angesehen wird, würde die Verletzungsklage wegen dem Vorbenutzungsrecht von KMU gewonnen werden können!

- Happy end -

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