Dr. Claudia Milbradt Clifford Chance 10. Mai 2006 Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlag-nahme Dr. Claudia Milbradt Clifford Chance 10. Mai 2006

Übersicht Bedeutung der Grenzbeschlagnahme Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Produktpiraterieverordnung (EGVO 1383/2003) und nationaler Vorschriften bei der Grenzbeschlagnahme Voraussetzungen nach der Produktpiraterieverordnung Verfahren nach Beschlagnahme Problem der Rechtsverletzung beim bloßen Transit Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Bedeutung der Grenzbeschlagnahme In Deutschland wurden im Jahr 2005 von der Zollverwaltung Waren im Wert von EUR 213 Mio. beschlagnahmt. Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der sichergestellten Produkte von 4,8 Mio. auf 11,5 Mio. Ein Großteil der vom deutschem Zoll beschlagnahmten Waren kommt aus Asien (China und Thailand). Im Wesentlichen betroffene Produkte: Zigaretten, Sportartikel, Konsumgüter, Medikamente, Computersoftware sowie Elektroartikel. Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Produktpiraterieverordnung und nationale Vorschriften bei der Grenzbeschlagnahme Anwendbarkeit der nationalen Beschlagnahmevorschriften bei Parallelimporten in der Europäischen Gemeinschaft umstritten Anwendung der nationalen Vorschriften jedenfalls bei solchen Rechten, die nicht bereits von der Produktpiraterieverordnung geschützt werden, namentlich Gebrauchsmusterschutz, nicht eingetragene Marken und Firmenbezeichnungen Nationale Vorschriften: §§ 146 MarkenG, 25 a GebrMG, 111 UrhebG Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Vorraussetzungen der Grenzbeschlagnahme nach Produktpiraterieverordnung Verdacht auf Verletzung eines geistigen Eigentums Antrag bei der Oberfinanzdirektion Nürnberg unter Identifizierung der rechteverletzenden Ware und Angabe des verletzten Schutzrechts Antragsteller ist der Rechteinhaber oder der Inhaber ausschließlicher oder einfacher Nutzungsrechte Schriftliche Verpflichtungserklärung des Rechteinhabers, dass er die Haftung aus den grenzpolizeilichen Maßnahmen übernimmt und zusagt, die Kosten der zollamtlichen Überwachung zu tragen (anders als Vorgängerverordnung, die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung verlangte) Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Verfahren nach Beschlagnahme Bei Verdacht, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen: Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung Unverzügliche Mitteilung an den Antragsteller sowie den Verfügungsberechtigten Bei Vorliegen eines Antrags auf Übersendung von Mustern und Proben, Übersendung dergleichen, um dem Antragsteller die Identifizierung schutzrechtsverletzender Ware zu erleichtern Sollte nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Zugang der Mitteilung über die Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung die Zustimmung zur Vernichtung vorliegen oder der Antragsteller die Zollbehörde von der Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 10 Produktpiraterieverordnung (Gerichtsverfahren!) unterrichtet haben, wird die Überlassung der Ware bewilligt oder die Zurückhaltung aufgehoben. Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Verfahren nach Beschlagnahme Zustimmung zur Vernichtung gilt als erteilt, wenn der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware nicht innerhalb von zehn Werktagen nach Zugang der Mitteilung über die Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung eine Vernichtung der Ware ausdrücklich abgelehnt hat Im Ergebnis entweder Vernichtung der rechtsverletzenden Ware oder Herausgabe an einen Verfügungsberechtigten Beachte: Antragsteller und Verfügungsberechtigter können keine einvernehmliche Regelung über andere Verwendungen treffen (z. B. Aufbrauch im Rahmen eines Lizenzvertrages), da die Ware Gegenstand eines zollamtlichen Verfahrens ist. Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Probleme der Schutzrechtsverletzung beim bloßen Transit Problem: Stellt die bloße Durchfuhr z. B. gekennzeichneter Ware durch das Bundesgebiet eine Markenverletzung dar? Unterscheide Durchfuhr im weiteren Sinne (bei Umsatzgeschäft im Inland) und reinen Transit (gegebenenfalls unter Einbeziehung von Hilfsgeschäften) Nach §§ 15, 24 WZG: BGH: reine Transitgeschäfte keine Markenverletzungen Das OLG Koblenz hat 2004 bei einer reinen Warendurchführung die Markenverletzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 Markenrichtlinie und § 14 Abs. 2 und Abs. 3 Markengesetz abgelehnt (GRUR-RR 2004, 289,290). Gegenansicht: Transit gekennzeichneter Ware stellt relevante Benutzungshandlung dar (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2002, 98) Vermittelnde Auffassungen in der Lit: Transit keine markenrechtsverletzende Handlung bei innergemeinschaftlicher Durchfuhr aus Gründen der Warenverkehrsfreiheit (Art. 28, 30 EGV) Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Probleme der Schutzrechtsverletzung beim bloßen Transit EuGH Rechtsprechung: Rioglass: Auslegung von Artikel 28 EGV aufgrund eines restriktiven Verständnisses des Gegenstandes des geistigen Eigentumsrechts so auszulegen, dass Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt wurden, beim Transit nicht aufgehalten werden dürfen. Polo/Lauren: Anwendbarkeit der Produktpiraterieverordnung auf Plagiat aus einem Drittstaat auf dem Weg in einen anderen Drittstaat Rolex: Produktpiraterieverordnung anwendbar, wenn Waren – auch unter Zollverschluss - auf dem Transitgebiet zwischen zwei Staaten, die nicht der europäischen Gemeinschaft angehören, in einem Mitgliedstaat angehalten werden. Nationale Vorschriften, die den Transit von nachgeahmten Waren nicht verbieten, stehen im Widerspruch zur Produktpiraterieverordnung Zahnpasta „Class International“: keine Markenverletzung nach Artikel 5 Abs. 1. und Abs. 3 Markenrichtlinie bei einer im Rahmen des Zollverfahrens mit Zollverschluss durchgeführten Ware durch die Gemeinschaft Jeanshosen „Diesel“: Entscheidung steht noch aus. Sitzungsbericht des EuGH von vergangener Woche liegt bereits vor. Deutsche Markenrechte verletzende Ware wurde trotz Zollbeschluss auf dem Transit durch Deutschland beschlagnahmt. Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Vorabentscheidungsgesuch des BGH vom 2 Vorabentscheidungsgesuch des BGH vom 2. Juni 2005 beim EuGH in Sachen „Diesel“ (C-281/05) Fragen zur Vorabentscheidung vom BGH: Gewährt die eingetragene Marke dem Inhaber das Recht, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu verbieten? Bejahendenfalls: Kann sich eine besondere Beurteilung daraus ergeben, dass das Zeichen im Bestimmungsland keinen Schutz genießt? Ist im Falle der Bejahung von Frage a) - unabhängig von der Beantwortung der Frage zu b) – danach zu entscheiden, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedsstaat, einem assoziierten Staat oder einem Drittstaat stammt? Kommt es dabei darauf an, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist? Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Vorabentscheidungsgesuch des BGH vom 2 Vorabentscheidungsgesuch des BGH vom 2. Juni 2005 beim EuGH in Sachen „Diesel“ (C-281/05) Entscheidungsalternativen des EuGH: Durchfuhr per se Markenverletzung nach Artikel 5 Abs. 1, Abs. 3 Markenrechtlinien (Wäre mit Entscheidung des EuGH in Sachen Rio Glass unvereinbar. Transitländer würden enorme Bedeutung für Schutzrechtportfolios erhalten. Gegebenenfalls Zwangslizenzen erforderlich.) Transit keine markenrechtsverletzende Handlung bei innergemeinschaftlicher Durchfuhr aus Gründen der Warenverkehrsfreiheit (Artikel 28, 30 EG), ansonsten aber Markenrechtsverletzung. Argument: Verletzung von Artikel 5 Abs. 1, Abs. 3 Markenrichtlinie wiegt bei Kollision mit Warenverkehrsfreiheit nicht schwer genug. Artikel 5 Abs. 1, Abs. 3 Markenrichtlinie erfasst Transit prinzipiell nicht (wäre Widerspruch zwischen Markenrichtlinie und Produktpiraterieverordnung) Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Schutzrechtsverletzung beim Transit von patentrechtsverletzender Ware Bislang keine BGH-Entscheidung zum Transit patentverletzender Waren In Literatur wohl herrschende Ansicht, dass Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche wegen Transits patentverletzender Ware haben, da § 9 Patentgesetz die Verletzungshandlung abschließend aufzählt. Urteil des LG Hamburg vom 2. April 2004 (AZ 315 O 305/04), in dem die bloße Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse durch die BRD als Patentverletzungshandlung qualifiziert und unter dem Tatbestand des Inverkehrbringens im Sinne des § 9 Patentgesetzes subsumiert wurde. Notwendigkeit einer europarechtskonformen Auslegung des nationalen Patentrechts Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Fazit Zusätzliche Möglichkeiten des aus dem Verkehrbringens IP-verletzender Waren Gleichwohl Erforderlichkeit eines Gerichtsverfahrens. Vorteil liegt nur in der örtlichen und zeitlichen Nähe beim Tätigwerden gegenüber bereits in den Verkehr gebrachter Waren. Lückenlose Rechtekette bzw. Dokumentation der eigenen IP-Rechte auch gerade für das Beschlagnahmeverfahren erforderlich Ggf. Probleme bei der Beschlagnahme von Waren, die zwar schutzrechtsverletzend, aber nur für den Transit bestimmt sind. Entscheidung des EuGH in Sachen „Diesel“ zur Klärung der Frage der Schutzrechtsverletzung beim bloßen Transit kann in Kürze erwartet werden. Frage der Schutzrechtsverletzung beim Transit von patentrechtsverletzender Ware noch ungeklärt. Ggf. Anwendung des Maßstabs der „Diesel“-Entscheidung auch im Patentrecht. Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme · 16. Mai 2006

Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglchkeiten durch die Grenzbeschlag-nahme www.cliffordchance.com Clifford Chance, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf, Deutschland © Clifford Chance 2006 Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main PR 1000 DMS Footer here