Patentrecht INGRES Mitgliederversammlung 2014 Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz 25. Juni 2014

S2013_001: Entscheid des BPatG im Massnahmeverfahren vom 21. März 2013 Drospirenon S2013_001: Entscheid des BPatG im Massnahmeverfahren vom 21. März 2013

Drospirenon ? (6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S, 17S)-1,3',4',6,6a,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,15a,16-hexadecahydro-10,13- dimethylspiro-[17H-dicyclopropa- 6,7:15,16]cyclopenta[]phenanthrene- 17,2'(5H)-furan]-3,5'(2H)-dione)

6β,7β;15β,16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17- carbolactone

Die letzten Syntheseschritte …

Die letzten Syntheseschritte …

Die letzten Syntheseschritte

Drospirenon !

Stand der Technik: Eintopfreaktion

Streitpatent 1: EP 0 918 791 B3 Schritt A: «katalytische Hydrierung» Schritt B: «Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes» Schritt C: «Wasserabspaltung»

Aufgabe gemäss EP’791 «[…]ist die Bereitstellung eines neuen Herstellungsverfahrens […], welches selektiver und einfacher in der Durchführung […] und ausserdem ökologischer ist; (Einsparung einer Chromtrioxid-Oxidation).»

statt Rutheniumsalz angegriffene Ausführungsform

Verletzungsanalyse: Nachmachung? Nachahmung? Erteilte Merkmalskombination: ABC Angegriffene Ausführungsform: ABC‘ A B Nachmachung? (Wortsinngemässe Verwirklichung) Falls nein: evtl. Nachahmung / Äquivalenz? C C‘ C‘

Rechtsgrundlagen Art. 51 PatG: (2) Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. (3) Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Art. 66 lit. a PatG: […]; als Benützung gilt auch die Nachahmung. Art. 69 EPÜ: (1) Der Schutzbereich […] wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ: Bei der Bestimmung des Schutzbereichs […] ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

Leitsatz S2013_001: Beurteilung der Äquivalenz [Um Äquivalenz zu bejahen], müssen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden: Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung) Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit) Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit) (Schneidmesser I und II, BGH (DE), GRUR 2002, 515, 519; ähnlich auch in UK: Improver ./. Remington, GRUR Int. 1993, 245)

Die „vierte Frage“ (Formstein-Einwand) B C‘ Naheliegend aufgrund des SdT („Formstein-Einwand“) Stand der Technik CH: BGE 115 II 489 E. 2b – Hartschaumplatten DE: BGHZ 98, 12, 18 f. – Formstein

1. Gleichwirkung EP‘791 angegriffene Ausführungsform Rutheniumsalze als Katalysator; bspw.: RuCl3, RuO2, KRuO4, K2RuO4 TEMPO Oxidationsmittel: «herkömmliches, einfaches Oxidationsmittel», bspw: NaBrO3 Ca(OCl)2 TEMPO übernimmt die gleiche (katalytische) Funktion wie Rutheniumsalz in EP’791: Gleichwirkung bejaht.

2. Auffindbarkeit „[…] mangelnde erfinderische Tätigkeit von TEMPO im Lichte des bekannten Rutheniumsalzes vom Amt geltend gemacht […].“ Die Klägerin selbst stellt Eignung von TEMPO in späterer Anmeldung EP 1 746 101 als überraschend dar. Oxidation von Diolen zu Lactonen mit TEMPO nur in einfachen Molekülen dokumentiert. Auffindbarkeit kann offen bleiben, denn …

3. Gleichwertigkeit Zitate aus EP’791: «[…] eine Schlüsselreaktion die von Ruthenium katalysierte Oxidation […].» «[…] gelungen, PDC-Salze […] durch katalytische Mengen eines Metalls zu ersetzen.» TEMPO hat keine für den Fachmann erkennbare Gleichwertigkeit zu Rutheniumsalz in EP’791: Gleichwertigkeit verneint.

Streitpatent 2: EP 1 149 840 B2 Schritt A: ./. Schritt B: ./. Schritt C: «Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure»

angegriffene Ausführungsform statt p-Toluolsulfon- säure

Zitat aus EP’791: «Die 5-β-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegenüber Säuren, Lewissäuren und basischen Bedingungen bei erhöhten Temperaturen, da in allen Fällen mit der Ausbildung des Δ-4,5-ungesättigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird.»

1. Gleichwirkung Anderer Reaktionsmechanismus: Säurekatalyse durch p-Toluolsulfonsäure Basenkatalyse durch Pyridin/Wasser Aber: Beide Reagenzien übernehmen gleiche Funktion (Katalyse der Wasserabspaltung). Gleichwirkung bejaht.

2. Auffindbarkeit Mechanismen der Eliminierung von Wasser aus Enol sind Grundwissen des Chemikers. Verwendung von Base anstelle einer Säure ist daher naheliegend. Gilt das auch für den Ersatz der spezifischen p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin/Wasser? Fachmann würde Ersatz der p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin/Wasser „als aussichtsreiche Möglichkeit erwägen“, weil es „eine übliche und häufig verwendete schwache Base ist“; sie „bei der einstufigen Durchführung des Verfahrens nach dem Stand der Technik […] eingesetzt wird“. Auffindbarkeit bejaht.

3. Gleichwertigkeit Zitat aus Ziff. 18.3 des Entscheids: «Der Fachmann kann also davon ausgehen, dass das Pyridin/Wasser die Wasserelimination bewirkt, ohne zu Umlagerungen oder anderen unerwünschten Nebenreaktionen am Molekül zu führen. Somit würde er die Gleichwertigkeit erkennen.» Gleichwertigkeit bejaht.

Ablehnung des Vorsitzenden der GBK wegen Besorgnis der Befangenheit Zwischenentscheidung der GBK des EPA vom 25. April 2014

Europäische Patentorganisation Die Organisation Europäische Patentorganisation (Art. 4(1) EPÜ) Organe (Art. 4(2) EPÜ) Europäisches Patentamt Verwaltungsrat Oder Vorlage: Nur Titel

Wer macht was in der Organisation ? (Art. 4(3) EPÜ) Aufgabe „Erteilung europäischer Patente“ Durchführung Europäisches Patentamt (EPA) Überwachung Verwaltungsrat Oder Vorlage: Nur Titel

Der Instanzenzug BKn GBK Prüfungs-abteilungen Einspruchs-abteilungen Art. 97 EPÜ BKn GBK Art. 111 EPÜ Art. 112a EPÜ Einspruchs-abteilungen Oder Vorlage: Nur Titel Art. 101 EPÜ

Was war geschehen? Mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren am 22. Juni 2010

Verletzung des rechtlichen Gehörs? Die BK entscheidet: Nein „Die Kammer erkennt an, dass der Ablauf der mündlichen Verhandlung nicht als uneingeschränkt glücklich bezeichnet werden kann, jedoch nicht so, dass die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler […] begangen hätte.“ Patentinhaberin stellt Antrag auf Überprüfung durch die GBK (Art. 112a EPÜ); und einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden der GBK (Art. 24(3) EPÜ)

Der Präsident des EPA Präsident Leitung des EPA, dem Verwaltungsrat verantwortlich (Art. 10(1) EPÜ) Weisungsrecht und Aufsichtsrecht über Personal (Art. 10(2) lit. f EPÜ) Wird von mehreren Vizepräsidenten unterstützt (Art. 10(3) EPÜ) Oder Vorlage: Nur Titel

Verwaltungsmässige Gliederung des EPA: Generaldirektionen mit Vizepräsidenten Operative Tätigkeit GD2 Operative Unterstützung Präsident Vizepräsident GD3 Beschwerde GD4 Verwaltung Oder Vorlage: Nur Titel (ehemals GD5, jetzt GD3) GD5 Recht / Internationales

Wie soll die Unabhängigkeit der BKn und der GBK gewährleistet werden? Disziplinargewalt gegenüber BKn und GBK nicht beim Präsidenten, sondern beim Verwaltungsrat. (Art. 10(2) lit. h; Art. 11(4) EPÜ) Mitglieder der BKn und GBK sind „bei ihren Entscheidungen“ an Weisungen nicht gebunden und nur dem EPÜ unterworfen. (Art. 23(3) EPÜ)

Bedenken sind nicht neu … „Das ist nicht geschehen.“ R19/12, Rz. 20 „Sedemund-Treiber Bericht“ aus Dezember 1997: „[…] sollte der VP der GD3 möglichst von allgemeinen Verwaltungsaufgaben, die nicht die Generaldirektion 3 betreffen, freigestellt werden.“ „Der VP3 sollte […] nicht verpflichtet sein, an Managementsitzungen des Amts teilzunehmen, soweit nicht spezifische Angelegenheiten der GD 3 erörtert werden.“ „[…] wünschenswert […], dass der Präsident […] schrittweise seine Organisations- und Leitungsbefugnisse gegenüber der GD3 an den VP der GD3 delegiert.“ (CA/84/97, Rz. 55-56)

bis heute nicht gekommen.“ … überhaupt nicht neu … „Auch dazu ist es bis heute nicht gekommen.“ R19/12, Rz. 21 „Basisvorschlag für eine Revision des EPÜ zur Umsetzung der organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern des EPA im Rahmen der EPO“ aus 2004: Beschwerdekammern drittes Organ der EPO. Leitung durch Gerichtspräsident. Gerichtspräsident auch Vorsitzender der GBK. VR im Juni 2004: Projekt reif für eine Diplomatische Konferenz. (CA/46/04; CA/85/04)

… aber besonders aktuell R12/09 (Erw. 4): «Ist die Tatsache der Mitgliedschaft in einer Technischen oder der Juristischen Kammer für sich allein ein Grund […] für die Ausschliessung oder die Ablehnung eines Mitglieds der Grossen Beschwerdekammer in den Verfahren nach Artikel 112a EPÜ […]?» «Die Kammer müsste diese Frage im Sinne der Antragstellerin beantworten, sollte sie nicht zu dem Schluss kommen, dass es der Absicht des Gesetzgebers widersprach, diese Situation unter Artikel 24 EPÜ fallen zu lassen.» Aber: Gesetzgeber hat das bewusst so vorgesehen.

Der Vizepräsident GD3 im Direktorium (MAC) des EPA „Grad der Selbstständigkeit der VPen ergibt sich aus der Intensität, mit der der Präsident […] sie sonst zu Unterstützung bei der Führung des Amts heranzieht.“ Institutionalisiert im Direktorium, dem alle VPen angehören: „Hilfsorgan des Präsidenten“ u.a. mit den folgenden Aufgaben: „Unterstützung des Präsidenten bei der Festlegung von strategischen, politischen und praktischen Massnahmen, die die Tätigkeit, die Leistung oder den Ruf des EPA massgeblich beeinflussen könnten.“ („Führungsstrukturen des EPA – Mandat des Direktoriums des EPA (MAC)“ im Anhang zum Communiqué 14 des Präsidenten vom 4.8.2006)

Der Vizepräsident GD3 im Allgemeinen Beratenden Ausschuss (ABA) Mittlerweile: „Allgemeiner Konsultativer Ausschuss“ „Aufgabe, dem Präsidenten begründete Stellungnahmen zu […] allgemeinen, vom Präsidenten vorgelegten Fragen abzugeben.“ (Art. 38(23) Statut der Beamten des EPA) Seit 2013 nehmen die VPen als Vertreter der Amtsleitung, also des Präsidenten, teil. (CA/4/14 vom 10. März 2014) VPen unterliegen den Weisungen des Präsidenten zu ihrem Meinungs- und Abstimmungsverhalten.

Potentielle Konfliktsituationen Effizienzziele des EPA Effektiver Rechtsschutz für Parteien Je restriktiver die GBK Kriterien bspw. für die Anforderungen an die Wahrung des rechtlichen Gehörs definiert, umso straffer können BKn ihre Verfahren gestalten, was dann auch den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen einen breiteren Spielraum gibt.

Es fehlt: Wim van der Eijk (VP GD3) (abgerufen am 01. Juni 2014) Oder Vorlage: Nur Titel (abgerufen am 01. Juni 2014)

Sonstiges / Weitergehende Implikationen Verfassungsbeschwerden in Deutschland: AR 2435/13; 2 BvR 421/13; 2 BvR 2480/10 (Quelle: JUVE, 25. Juli 2013) Klagegründe und wesentliche Argumente der Klage Spaniens beim EuGH (C-146/13): „1. Verstoss gegen die Werte der Rechtsstaatlichkeit durch Erlass einer Regelung, die auf einen für das Europäische Patentamt, dessen Rechtsakte keiner gerichtlichen Kontrolle unterlägen, erlassenen Titel gestützt sei“ Oder Vorlage: Nur Titel

Vielen Dank.