Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis Dr. Jürgen Walkenhorst Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche 28.11.2012 – Schloss Mickeln

Ein paar Worte vorweg Ein paar Worte vorweg

Europa Deutschland Nordrhein - Westfalen Ein paar Worte vorweg Europa Deutschland Nordrhein - Westfalen .

§42 ArbErfG – und seine “Verwandten” Ein paar Worte vorweg - Europa §42 ArbErfG – und seine “Verwandten” § 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden. 3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. 5. … Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern… …aber nicht in allen (Schweden, Italien) Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute

Statistiken ASTP www.astp.net AUTM www.autm.net Ein paar Worte vorweg - Europa Statistiken ASTP www.astp.net AUTM www.autm.net PROTON Europe www.protoneurope.org .

Die Forschungslandschaft Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Forschungslandschaft Hochschulen Fraunhofer-Gesellschaft Helmholtz-Gemeinschaft Leibniz-Gemeinschaft Max-Planck-Gesellschaft Sonstige Institutionen .

Ein paar Worte vorweg - Deutschland .

Die Technologie-Allianz Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Technologie-Allianz Unter dem Dach der TechnologieAllianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern. Insbesondere Hochschulen Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet. www.technologieallianz.de jklhkjhjhkjh .

PROvendis Kurzprofil Gründung: Oktober 2001 Rechtsform: GmbH Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis PROvendis Kurzprofil Gründung: Oktober 2001 Rechtsform: GmbH Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW Sitz: Mülheim / Ruhr 26 Mitarbeiter Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim

Patentverwertung für NRW Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis Patentverwertung für NRW PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs- agentur der Hochschulen des Landes NRW Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen Eine der größten Patentverwertungs- agenturen in Deutschland und in Europa Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt) Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung) Über 3.500 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr) Mülheim .

PROvendis Gesellschafter mit

Hochschulen NRW PROvendis im Überblick Beratung Bewertung Patentierung Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis PROvendis im Überblick Hochschulen NRW Neuheitsrecherche Publication Screening IP-Strategieberatung Stand-der-Technik Recherche Vertragsverhandlung und -gestaltung Patentüberwachung Qualifizierung/Schulung Rechtsstandermittlung Beratung Bewertung Patentierung Verwertung Industrie

Patentierung Ablauf der Verwertung Patentierung Vermarktung Verträge im Technologietransfer Ablauf der Verwertung Patentierung F&E: Idee + proof of principle Patentanmeldung Lizenznehmersuche Vorverträge I Präsentation Vorverträge II Lizenzvertrag Monitoring Erfindungsmeldung Evaluierung Vermarktung Projektbewertung Patentierung

Ablauf der Verwertung Industrie- kooperationen Förderungen Drittmittel Verträge im Technologietransfer Ablauf der Verwertung Industrie- kooperationen Förderungen Drittmittel Wissenschaftliche Kooperationen  

Geheimhaltungsverträge Warum? Was ist zu beachten? . 

Geheimhaltungsverträge – Warum? Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein Typische Beispiele geheimer Informationen: Geschäftsgeheimnisse Know-how Erfindungen

Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.   .

Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung

Geheimhaltungsverträge

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag) Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA Typische Vertragspunkte Inhalt Dauer/Laufzeit Personenkreis Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.)   

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Manchmal ! Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt!

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Manchmal ! Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert .

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Manchmal ! Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Eigentum sollte immer bei Geber bleiben .

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Manchmal ! Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart .

Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Geheimhaltungsverträge Manchmal ! Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart … .

Material Transfer Agreements – Warum? Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks: Verwendung in Wissenschaft Test-/Kooperationszwecke .

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Typ. Begriffe: Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications Mögliche Definitionshilfe: Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer .

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen .

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen… .

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Geheimhaltungsvereinbarung .

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma X For any invention conceived … that materially … incorporates materials owned by Company, Company shall be given a royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive, royalty-bearing license.

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma Y Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments. „Developments“ means all….(lange LISTE)…that incorporate the Material, require the use of Material…, that could not have been developed without the use of Material. Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales. Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient with the expenses being borne by Recipient.

Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Forschungsinstitut X All rights … in and to any intellectual property and any materials discovered…. shall vest jointly in both parties, regardless of the party that authored the invention.

MTAs – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements MTAs – Was ist zu beachten? Musterverträge: Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement

Option Lizenz Letter of Intent Term Sheet Erfindung Kooperation Verträge im Technologietransfer Option Lizenz Letter of Intent Erfindung Term Sheet Kooperation Know-how

Verträge im Technologietransfer Lizenz Kooperation

Musterverträge „Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk) Kooperationen Musterverträge „Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk) „Berliner Verträge“(www.ipal.de) „Düsseldorfer Verträge“ (www.gewrs.de) Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de) IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home) … Übersicht in: Bereuter, T. et al. „Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research organizations with businesses by model contracts and IPR rules“ http://lamp.tu-graz.ac.at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft.pdf  

Kooperationen Nebenbestimmungen Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs („BEBF 98“) Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis („BNBest-BMBF 98“) Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben („NKFB 98“) …  

BMBF-Projekte Verbund- projekte Verwertung Bei Beginn des VP Kooperationen BMBF-Projekte Verbund- projekte Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse Projekt- durchführung Nichtausschließlich Unentgeltlich Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge: unentgeltlich Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung: Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen Keine Erfindungsbeiträge: Marktübliche Bedingungen Forschung + Lehre in Deutschland: Verwertung (Zeitlic, sachlich geographisch beschränkbar)

EU-Konsortialverträge Kooperationen EU-Konsortialverträge Vertragskonstruktion Zugang zu Rechten Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt) Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“

LoI, MoU, Term sheet Letter of Intent / Memorandum of Understanding Absichtserklärung bis Vorvertrag (Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht) Term Sheet Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages .

Optionsverträge „Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes (gegen Gegenleistung) Breites Spektrum von Optionen denkbar Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen

Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand Salvatorische Klausel etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Parteien Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG) Lizenzverträge - Parteien Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG)  

Boss Clever Wer unterschreibt? Lizenzverträge - Parteien Wer unterschreibt? Boss Clever --------------------------- ----------------------- Vorstandsvorsitzender Dr. Boss Institutsdirektor Prof. Clever Big Pharma AG Exzellenz Universität

Was geschieht bei mehreren Eigentümern? Lizenzverträge - Parteien Was geschieht bei mehreren Eigentümern? A B Lizenz Nutzung/Verkauf Lizenz Nutzung/Verkauf

Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen ….

Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Inanspruchnahme aller Erfindungen Verwertung innerhalb NRWs Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme

Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. .

Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Fördermittel-Bestimmung 5. Erlöse, Zinseinnahmen Werden im Zusammenhang mit der Kooperation… Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen Umfang für die Kooperation zu verwenden…

Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen ….

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Vertragsgegenstand Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.  

(Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte Lizenzverträge - Vertragsgegenstand (Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte Außerdem lizenzierbar: Know-how

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Umfang der Lizenz Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. . 

Umfang der Lizenz (I) Einfache Lizenz Lizenzverträge – Umfang der Lizenz Umfang der Lizenz (I) Einfache Lizenz Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren Exklusive Lizenz Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur Unterlizenzvergabe Ausschließliche Lizenz Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht

Umfang der Lizenz (II) Geographische Beschränkungen Lizenzverträge – Umfang der Lizenz Umfang der Lizenz (II) Geographische Beschränkungen Beschränkung der Verwendung .

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.  

Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s .

Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen z.B. abhängig von Patentierungsverfahren z.B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung z.B. abhängig von Umsatzhöhen

Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) (konstant/gestaffelt…., unterschiedlich für verschiedene Vertragsgegenstände, ….)

Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) Mindestlizenzen Wichtiger Schutz!

Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) Mindestlizenzen Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände ….. .

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Unterlizenzen Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. .

Unterlizenzen An wen? Wer entscheidet? Welche Bedingungen? Lizenzverträge - Unterlizenzen Unterlizenzen An wen? Wer entscheidet? Welche Bedingungen? Was bei Kündigung des Lizenzvertrages?  

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Aufrechterhaltung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge - Verteidigung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.  

Beratung/Sonstige Leistungen Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen Beratung/Sonstige Leistungen Steuerrecht beachten! Lizenzvergabe ist „Vermögensverwaltung“ -> steuerfrei Beratung/Herstellung -> „Betrieb gewerblicher Art“ -> steuerpflichtig

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte - Beratung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc.

Alternative: Kaufvertrag Verkauf des Rechts -> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber) Auch möglich: Übertragung von Teilen -> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber Aufpassen: Verschiedene Rechte der Miteigentümer in verschiedenen Ländern

Der EU-“Beihilferahmen“

Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Grundlage: Art. 107 AEU Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung durch mittelbare Beihilfen entsteht .

Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3.2.1 – Forschen im Auftrag von Unternehmen Wann liegt Auftragsforschung vor? Forschungseinrichtung erhält „angemessenes Entgelt“ Auftraggeber legt Konditionen fest (i.d.R.) erhält Auftraggeber Rechte (i.d.R.) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns Wann ist Auftragsforschung EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Durchführung zum „Marktpreis“ Durchführung zu Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält“ (sofern kein Marktpreis vorhanden)

Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit Wann liegt Zusammenarbeit vor? Mindestens zwei Partner Partner wirken an Konzeption mit Partner tragen zur Durchführung bei Partner teilen Risiko und Ergebnisse .

Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit Wann ist Forschungskooperation EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens Ergebnisse ohne IP können publiziert werden An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf Unternehmen übertragen wird, ein „marktübliches Entgelt“ (abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt)  

Die Bestimmung des Wertes Der EU-“Beihilferahmen“ Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis

Projektkosten Angemessene Gewinnspanne Gemeinkosten (“Overhead”) Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten Projektkosten Angemessene Gewinnspanne Gemeinkosten (“Overhead”) Direkte Personalkosten Direkte sonstige Kosten

Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten .

Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten

Die Bestimmung des Wertes Der EU-“Beihilferahmen“ Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis

Methoden zur Bestimmung des Wertes Die Bestimmung des Wertes Methoden zur Bestimmung des Wertes Kosten-orientiert Markt-orientiert Cash flow orientiert Entwicklungskosten Reproduktionskosten Ersetzungskosten Benchmarking Vergleichsgüter Auktion Umsätze 25% rule Discounted Cash Flow (DCF) Net Present Value (NPV) Risk adjusted net present value Decision Tree Real options pricing “pi x Daumen”

Typische Lizenzsätze Autozubehör 1,2 - 2,5 % Therapeutika 5 - 10 % Die Bestimmung des Wertes Typische Lizenzsätze Autozubehör 1,2 - 2,5 % Therapeutika 5 - 10 % Chem. Spezialitäten 2 - 4 % Landmaschinen 2 - 6 % Maschinenbauersatzteile 1 - 5 % Polymere Massenprodukte 0,2 - 0,4 % Mess- und Regelgeräte 2 - 7,5 % Stahllegierungen 1,5 - 4 % . Les Nouvelles, 2002

Die 25%-Regel ¼ Erfinder ¼ R&D ¼ Produktion ¼ Marketing …des Ertrags Die Bestimmung des Wertes Die 25%-Regel ¼ Erfinder ¼ R&D ¼ Produktion ¼ Marketing …des Ertrags (Verkaufserlös minus Herstellung) .

Net Present Value (NPV) Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR LAUNCH MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL SALES US - 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693 Discounts US 12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856 TOTAL NET SALES 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346 COGS 8% (12) (18) (24) (27) (31) (204) Royalty 15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (100) (75) (730) R&D (40) (2) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION PAYM not to be CAPITALIZED PRE TAX PROFIT (90) (57) 84 184 194 205 212 239 867 TAXES 40% 36 16 21 23 (34) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (60) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% (7) (4) ANNUAL CASH FLOW (79) (39) 43 73 108 117 128 144 478 CUMULATIVE CASH FLOW (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) 83 206 334 ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (21) (22) 31 42 41 39 37 38 65 CUMULATIVE NPV (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (10) 27 .

Net Present Value (NPV) Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR LAUNCH MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL SALES US - 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693 Discounts US 12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856 TOTAL NET SALES 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346 COGS 8% (12) (18) (24) (27) (31) (204) Royalty 15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (100) (75) (730) R&D (40) (2) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION PAYM not to be CAPITALIZED PRE TAX PROFIT (90) (57) 84 184 194 205 212 239 867 TAXES 40% 36 16 21 23 (34) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (60) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% (7) (4) ANNUAL CASH FLOW (79) (39) 43 73 108 117 128 144 478 CUMULATIVE CASH FLOW (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) 83 206 334 ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (21) (22) 31 42 41 39 37 38 65 CUMULATIVE NPV (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (10) 27 .

Net Present Value (NPV) Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR LAUNCH MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL SALES US - 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693 Discounts US 12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856 TOTAL NET SALES 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346 COGS 8% (12) (18) (24) (27) (31) (204) Royalty 15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (100) (75) (730) R&D (40) (2) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION PAYM not to be CAPITALIZED PRE TAX PROFIT (90) (57) 84 184 194 205 212 239 867 TAXES 40% 36 16 21 23 (34) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (60) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% (7) (4) ANNUAL CASH FLOW (79) (39) 43 73 108 117 128 144 478 CUMULATIVE CASH FLOW (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) 83 206 334 ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (21) (22) 31 42 41 39 37 38 65 CUMULATIVE NPV (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (10) 27 .

Beihilferahmen – Die Fußnote 29 Der EU-“Beihilferahmen“ Beihilferahmen – Die Fußnote 29 .

Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29 Der EU-“Beihilferahmen“ Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29 Ausschreibung (aber oft schwierig möglich) Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte Öffnungsklauseln in Vertrag

Der EU-“Beihilferahmen“ http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/

Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“ Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“ 21.03.2002 EM . 21.11.2002 DE 16.02.2004 & 08.02.2006 Exkl. Lizenz Vertrieb über Nutricia GmbH

Vielen Dank! Dr. Jürgen Walkenhorst PROvendis GmbH Eppinghofer Straße 50 45468 Mülheim an der Ruhr Tel. 0208 / 94 105 – 25 jw@provendis.info .