EPÜ 2000. Konsequenzen für die Praxis. VPP Herbst-Fachtagung. 26 EPÜ 2000 Konsequenzen für die Praxis VPP Herbst-Fachtagung 26. Oktober 2007 Gert Kolle Hauptdirektor a.D. Internationale Rechtsangelegenheiten & Patentrecht, EPA gkolle@web.de

EPÜ 2000 Grundlagen Revisionskonferenz November 2000 Vorbereitung, Verlauf, Ergebnisse http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html EPÜ 2000 tritt am 13. Dezember 2007 (Stichtag) in Kraft ist bisher von 27 Staaten ratifiziert AT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK + NO (1.1.2008) fehlen noch 6: CY, DE, FR, IT, PT, TR Wer zu spät kommt, scheidet aus EPÜ aus! ► Art. 172(4) VPP261007GK

EPÜ 2000 Neue Instrumente ► Webseite EPO, ABl 2007 Sonderausgabe 1, Blaues Buch Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (2006) Neue Nummern! Gebührenordnung zum EPÜ 2000 (2006) Prüfungsrichtlinien (Dezember 2007 auf Webseite) Sonstige Texte zB ► Beschlüsse des Präsidenten, Mitteilungen des EPA (ABl 2007 Sonderausgabe 3) ► Leitfaden für Anmelder, Formblätter Neue Instrumente gelten erst ab Stichtag ► EPA-Mitteilung zur Übergangsphase EPÜ 1973/2000, ABl 10/2007 und Webseite VPP261007GK

EPÜ 2000 Ziele der Revision Behutsame Modernisierung des europäischen Patentsystems Flexibilisierung und Deregulierung ► Überführung von Einzelheiten in die EPÜ-AO Anpassung an TRIPS und PLT 2000 Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer Straffung der Verfahren, Bewältigung der steigenden Arbeitslast des EPA VPP261007GK

EPÜ 2000 Das Wesentliche auf einen Blick Institutionelle Bestimmungen Befugnis des VR zur Änderung des EPÜ Verankerung von BEST Neue Verfahren Zentrales Beschränkungs- und Widerrufsverfahren Überprüfung von BK-Entscheidungen durch GBK Patentierbarkeit Anpassung an TRIPS EP Anmeldung als älteres Recht für alle Staaten Besserer Schutz für medizinische Indikationen VPP261007GK

EPÜ 2000 Das Wesentliche auf einen Blick Erteilungsverfahren Neue Regeln für den Anmeldetag (PLT 2000) Straffung des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens Verbesserte Rechtsbehelfe (Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung) Das EP nach Erteilung Stärkung des Schutzbereichs Harmonisierung des nationalen Nichtigkeitsverfahrens Redaktionelle Überarbeitung des EPÜ ► Synopsis EPÜ 1973/2000, ABl 2007 Sonderausgaben 4 und 5 VPP261007GK

EPÜ 2000 Institutionelle Bestimmungen Verankerung von BEST im EPÜ Vorläufig anwendbar seit November 2000 Eingangsstelle und Recherchenabteilungen nicht mehr örtlich an Den Haag gebunden Zuständigkeit von Eingangsstelle und Prüfungsabteilungen Grundlage für erweiterten Recherchenbericht BEST heute > 90% Verfahren nach EPÜ (EESR) und PCT (WO-ISA) korrespondieren Art. 16 - 18 R 10 R 62 (ex R 44a) VPP261007GK

EPÜ 2000 Patentierbarkeit Patentierbar Erfindungen auf allen Gebieten der Technik Ausnahmenkatalog in Art. 52(2) unverändert Computerprogramme! Medizinische Verfahren jetzt ► Art. 53c) Vorschlag für Streichung von Art. 52(4) erfolglos EP Anmeldung neuheitsschädlich für jede spätere EP Anmeldung ► Art. 54(4) gestrichen gilt nur für Anmeldungen ab dem Stichtag alle Vertragsstaaten gelten als benannt ►Art. 79(1) ist aber schon heute häufig der Fall ► R 23a EPÜ 1973! Art. 52(1) VPP261007GK

EPÜ 2000 Patentierbarkeit Zweckgebundener Stoffschutz für zweite und weitere medizinische Indikation "Ebensowenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört." gilt auch für Anmeldungen vor dem Stichtag, wenn über Patenterteilung noch nicht entschieden ist Schweizerische Anspruchsform nicht mehr notwendig ("Verwendung von Stoff X zur Herstellung eines Arzneimittels für therapeutische Anwendung Z") ggf. doppelte Abhängigkeit Beispiele Art. 54(5)neu VPP261007GK

Protection of compounds for medical use EXAMPLES Claim Patentable? EPC 2000 Use of product X for the treatment of melanoma NO 53(c) Product X for use as a medicament YES, first medical use claim 54(4) Product X for the treatment of cancer YES, second medical use claim 54(5) Product X for the treatment of hypertension YES, further medical use claim Since methods for the treatment of the human/animal body by therapy/surgery and diagnostic methods are excluded from patentability (Art. 53(c)), Art. 54(4) and (5) provide for the possibility to obtain protection of a "medical use" in the form "purpose-related" product protection (the claim is directed to a product for use in...) even for products which were already known from the state of the art. This applies if these products are to be used either in a method pursuant Art. 53(c) for the very first time (Art. 54(4)) or for a restricted second or further novel and inventive purpose (Art. 54(5)). Similarly, under EPC 1973, claims aimed to first and further "non-medical" uses are allowed (see G02/88 and G06/88). "Swiss-type" claims shall not be forbidden because the scope of protection is different "use of X for the manufacture of a medicament to treat Y". Another issue is whether or not they are really necessary in view of the broader "second medical use" claim cf. Art. 54(5). The purpose of the amendment is to avoid having to rely on "Swiss-type" second medical use claims which are interpreted differently in different jurisdictions (in some national courts they are not accepted) and to have a further purpose-related product protection in the form of further medical uses. The possibility to use "Swiss-type" claims is maintained, although they seem to be unnecessary given the new provisions. Examples: "Use of product X for the treatment of melanoma" (not patentable cf. new Art. 53(c) EPC 2000) "Product X for use as a medicament" (first medical use claim type, patentable cf. new Art. 54(4) EPC 2000) "Product X for the treatment of cancer" or, as the case may be, "product X for the treatment of breast-cancer" (second medical use claim type, patentable cf. new Art. 54(5) EPC 2000) VPP261007GK

EPÜ 2000 Beschränkungs- und Widerrufsverfahren Art 105a-105c, R 90-96 Gilt auch für vor dem Stichtag erteilte/geänderte Patente Grundlage ist EP wie erteilt oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geändert Auf Antrag des Patentinhabers jederzeit mehrere/verschiedene Inhaber müssen zustimmen Gebühr Beschränkung €1000 - Widerruf € 450 Vorrang des Einspruchsverfahrens Beschränkung nur durch Änderung der Ansprüche VPP261007GK

EPÜ 2000 Beschränkungs- und Widerrufsverfahren Art 105a-105c, R 90-96 Prüfungsabteilung prüft Beschränkung ►kein aliud, keine "Klarstellung"! Art 84, 123(2) und (3) keine Prüfung des beschränkten Patents auf Patentierbarkeit! Beschränkungsverfahren Entscheidung über Beschränkung/Widerruf wirkt ex tunc für alle im EP benannten Staaten Auswirkung auf nationale Verfahren VPP261007GK

EPÜ 2000 Überprüfung von BK-Entscheidungen Art 112a, R 104-110 VerfO GBK ABl. 2007,303 Gilt nur für Entscheidungen ab dem Stichtag! Auf Antrag einer durch BK-Entscheidung beschwerten Partei Gründe Falsche Besetzung einer BK (Art 24) Schwerwiegender Verfahrensmangel, zB Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art 113) Feststellung einer Straftat, die Entscheidung beeinflusst haben könnte VPP261007GK

EPÜ 2000 Überprüfung von BK-Entscheidungen Zulässigkeit Frist: 2 Monate ab Zustellung der BK-Entscheidung/rechtskräftiger Feststellung der Straftat Gebühr: € 2.500 Begründung des Antrags, Tatsachen und Beweismittel Rüge des Mangels im Beschwerdeverfahren - sofern möglich - und Zurückweisung durch BK! Vorprüfung GBK (3 Mitglieder) verwirft einstimmig offensichtlich unzulässige oder unbegründete Anträge Sachentscheidung GBK (5 Mitglieder) entscheidet über Begründetheit Ist Antrag begründet, wird Verfahren vor der BK wieder eröffnet VPP261007GK

EPÜ 2000 Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 Neues Recht gilt nur für Anmeldungen ab Stichtag EP-Anmeldung in jeder Sprache möglich Art 14(2) Erfordernisse für AT Hinweis, dass EP beantragt wird Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders oder Kontaktaufnahme ermöglichen Beschreibung oder Bezugnahme auf frühere Anmeldung Ansprüche für AT nicht zwingend erforderlich - aber natürlich für das weitere Verfahren (Recherche, Veröffentlichung, Prüfung) ► Art 123(2) beachten! VPP261007GK

EPÜ 2000 Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 Bezugnahme auf früher eingereichte Anmeldung AT und Aktenzeichen dieser Anmeldung + Patentamt, bei dem sie eingereicht wurde Bezugnahme ersetzt Beschreibung und Zeichnungen, kann sich auch auf Ansprüche erstrecken ► R 57c) Beglaubigte Abschrift und ggf Übersetzung der früheren Anmeldung nachzureichen Frist: 2 Monate ab Anmeldung beim EPA + 2 Monate Nachfrist nach Aufforderung des EPA Rechtsfolgen bei Säumnis unterschiedlich ► R 55, 57a), 58 Keine Weiterbehandlung, nur Wiedereinsetzung bei Fristversäumnis! VPP261007GK

EPÜ 2000 Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 Beschreibungsteile oder Zeichnungen fehlen EPA fordert zur Nachreichung binnen 2 Monaten auf, sofern Fehlen bei Eingangsprüfung festgestellt wird (keine Ansprüche aus Unterlassung !) Bei Nachreichung wird AT neu festgesetzt, es sei denn Anmeldung beansprucht Priorität fehlende Teile/Zeichnungen sind vollständig in Prioritätsanmeldung enthalten Anmelder beantragt dies und reicht Abschrift und ggf. Übersetzung der früheren Anmeldung ein Einzelheiten in R 56 VPP261007GK

EPÜ 2000 Prioritätsrecht Art 87, 88, R 52, 53 Prioritätsbegründend Anmeldung in WTO-Mitglied, das nicht PVÜ angehört ►zB Taiwan Wiedereinsetzung in Prioritätsfrist möglich Prioritätserklärung kann binnen 16 Monaten nach frühestem Prioritätstag nachgeholt oder berichtigt werden Übersetzung des Prioritätsbelegs nur nach Aufforderung des EPA, wenn Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für Patentierbarkeit relevant VPP261007GK

EPÜ 2000 Weiterbehandlung (WB) Art 121, R 135 Standard-Rechtsbehelf für Anmelder bei Rechtsverlust nach Versäumnis gesetzlicher oder vom EPA bestimmter Fristen Frist: 2 Monate nach Mitteilung über Rechtsverlust Zahlung der WB-Gebühr (= Antrag) und Nachholung der versäumten Handlung WB-Gebühr bei verspäteter Gebührenzahlung 50% der Gebühr sonst € 210 WB nach neuem Recht gilt für alle Fälle, in denen WB-Frist am Stichtag noch nicht abgelaufen ist VPP261007GK

EPÜ 2000 Weiterbehandlung (WB) Art 121, R 135 Von WB ausgeschlossen sind Fristen für Prioritätserklärung Beschwerde Antrag auf Überprüfung durch die GBK Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung Fristen im Zusammenhang mit Eingangs- und Formalprüfung Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung Zahlung von Jahresgebühren Mitteilung der Hinterlegungsnummer von Biomaterial VPP261007GK

EPÜ 2000 Wiedereinsetzung (WE) Art 122, R 136 WE nun auch möglich in Prioritätsfrist 2 Monate nach Ablauf der Prioritätsfrist 2 Monate auch für WE in Frist für Überprüfungsantrag nach Art 112a(4) WE-Gebühr € 550 Von WE ausgeschlossen sind alle Fristen, für die WB beantragt werden kann Frist für Wiedereinsetzung WE nach neuem Recht gilt für alle Fälle, in denen WE-Frist am Stichtag noch nicht abgelaufen ist VPP261007GK

EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren Definition von "Schriftform", "Unterschrift" Teilanmeldung ist in Verfahrenssprache einzureichen Bezugnahme auf Stammanmeldung möglich Einspruch - Umsetzung der Grundsätze aus G10/91 vom Einsprechenden geltend gemachte Gründe müssen geprüft werden andere können geprüft werden R 1, 2(2) R 36(2) R 81(1) VPP261007GK

EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren EPA kann vom Anmelder Auskunft über Stand der Technik verlangen, der in anderen Patentverfahren berücksichtigt wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Art 124 EPÜ 1973: Angabe des Staates und des Aktenzeichens einer korrespondierenden Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann verlangt werden Unterlässt es der Anmelder, auf eine solche Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Art. 124, R 141 VPP261007GK

EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters (attorney-client privilege) "Wird ein zugelassener Vertreter in ebendieser Eigenschaft zurate gezogen, so sind in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt alle diesbezüglichen Mitteilungen zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten oder Dritten, die unter Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern* fallen, auf Dauer von der Offenlegung befreit, sofern der Mandant darauf nicht ausdrücklich verzichtet." *Berufsgeheimnis - Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei Ausübung des Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird. Bristol Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer (Southern District of New York, 19 April 1999) Art 134a(1)d), R 153 VPP261007GK

EPÜ 2000 Das EP nach Erteilung Schutzbereich Art 69(1) "Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch (den Inhalt der) die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen." Auslegungsprotokoll zu Art 69 „Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind." Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente Keine Definition von Äquivalenten Kein "prosecution history estoppel" Art. 2 “Äquivalente” VPP261007GK

EPÜ 2000 Das EP nach Erteilung Nationales Nichtigkeitsverfahren Art 138(2,3) Teilnichtigkeit des EP wird durch Beschränkung der Ansprüche ausgesprochen Patentinhaber ist befugt, das EP nur beschränkt zu verteidigen Die so beschränkte Fassung des EP ist dem Verfahren zugrunde zu legen Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente VPP261007GK

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit dem EPÜ 2000 European Patent Office Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit dem EPÜ 2000