Europäisches Markenrecht UNIVERSITÄT SZEGED JURISTISCHE FAKULTÄT Dr

Europäisches Markenrecht UNIVERSITÄT SZEGED JURISTISCHE FAKULTÄT Dr. Alexander v. Mühlendahl, J.D., LL.M. Rechtsanwalt BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER München Patent- und Rechtsanwälte Dr. Alexander v. Mühlendahl Galileiplatz 1 D München Tel. +49 (89) Fax +49 (89)

Teil IV Europäisches Markenrecht Verletzungstatbestände Schutzschranken

Schutzinhalt: Auschlussrecht des Markeninhabers
Gesetzlichen Bestimmungen: GMV, Rictlinie

Auschlussrecht des Markeninhabers
GMV Artikel 9 : Recht aus der Gemeinschaftsmarke (1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr a) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist; b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

GMV Artikel 9 : Recht aus der Gemeinschaftsmarke c) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

GMV Artikel 9 : Recht aus der Gemeinschaftsmarke (2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden: a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen; b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen; d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

GMV Artikel 9 : Recht aus der Gemeinschaftsmarke (3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.

GMV Artikel 10 : Wiedergabe der Gemeinschaftsmarke in Wörterbüchern Erweckt die Wiedergabe einer Gemeinschaftsmarke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke sicher, daß der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

GMV Artikel 11 : Untersagung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke, die für einen Agenten oder Vertreter eingetragen ist Ist eine Gemeinschaftsmarke für einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat, es sei denn, daß der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Richtlinie Artikel 5: Rechte aus der Marke (1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist; b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Richtlinie Artikel 5: Rechte aus der Marke (2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, daß es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Richtlinie Artikel 5: Rechte aus der Marke (3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden: a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen; b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen; d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen. (4) Konnte vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat in Kraft treten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz l Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.

Richtlinie Artikel 5: Rechte aus der Marke (5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Die Verletzungstatbestände

Die Verletzungstatbestände
Die Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ Die Benutzung „zur Unterscheidung“ von Waren und Dienstleistungen Die dem Markeninhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen; die Verletzungstatbestände

Die Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“
1. Die Abgrenzung vom privaten Verkehr 2. Die Abgrenzung vom hoheitlichen Verkehr 3. Die Benutzung zu anderen Zwecken als zur Gewinnerzielung (gemeinnützige Einrichtungen) 4. „Free speech“ (?) 5. Kunstfreiheit

Die Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen
Die Benutzung der Marke für Waren des Verletzers (02) Die Bedeutung des Begriffs „zur Unterscheidung“, Abgrenzung von „Benutzung als Marke“ (BMW, Arsenal) Die „dekorative“ Benutzung (Adidas) Die „rein firmenmässige“ Benutzung (Celine) Die Benutzung im Verkaufsgespräch (Hölterhoff) Die „funktionswidrige“ Benutzung (Opel) Die Benutzung in vergleichender Werbung (02, L‘Oréal) Sonstige Benutzungsformen (non-traditional infringement) (AdWords, …)

Die Benutzung der Marke für Waren des Verletzers (02) Die Bedeutung des Begriffs „zur Unterscheidung“, Abgrenzung von „Benutzung als Marke“ (BMW, Arsenal) Die „dekorative“ Benutzung (Adidas) Die „rein firmenmässige“ Benutzung (Celine) Die Benutzung im Verkaufsgespräch (Hölterhoff) Die „funktionswidrige“ Benutzung (Opel) Die Benutzung in vergleichender Werbung (02, L‘Oréal) Sonstige Benutzungsformen (non-traditional infringement) (AdWords,

EuGH (Gerichtshof) 23.2.1999, Rs. C-63/97 – Bayerische Motorenwerke AG ./. Deenik
38 Ob Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie oder Artikel 5 Absatz 5 Anwendung findet, hängt in der Tat davon ab, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt. Im vorliegenden Fall geht es um die Benutzung der Marke zur Unterscheidung der fraglichen Waren als Gegenstand der vom Werbenden erbrachten Dienstleistungen. 39 Die BMW-Marken werden vom Werbenden benutzt, um die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand der Dienstleistung sind, um also diese Waren von anderen Waren zu unterscheiden, die Gegenstand derselben Dienstleistungen sein könnten. Die Benutzung der Marke in Anzeigen betreffend die Dienstleistung des Verkaufs von BMW-Gebrauchtfahrzeugen hat zweifellos den Zweck, den Gegenstand der geleisteten Dienste zu unterscheiden. Die Anzeigen hinsichtlich der Dienstleistung der Instandsetzung und der Wartung von BMW-Fahrzeugen ist nicht anders zu behandeln. Auch hier wird die Marke benutzt, um die Herkunft der Waren zu bezeichnen, die Gegenstand der Dienstleistung sind.

EuGH (Gerichtshof) 23.2.1999, Rs. C-63/97 – Bayerische Motorenwerke AG ./. Deenik
2. Die Benutzung einer Marke ohne Zustimmung des Inhabers zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß ein Unternehmer Waren dieser Marke instandsetzt und wartet oder daß er Fachmann für solche Waren oder auf sie spezialisiert ist, ist unter Umständen, wie sie im Vorlagebeschluß wiedergegeben sind, eine Benutzung der Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104.

EuGH (Gerichtshof) 12.11.2002, Rs. C-206/01 – Arsenal Football Club plc ./. Reed
Der Markeninhaber kann in einem nicht unter Artikel 6 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken fallenden konkreten Fall wie dem des Ausgangsverfahrens nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie dagegen vorgehen, dass ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit einer rechtsgültig eingetragenen Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Dies wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass das betreffende Zeichen im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird.

EuGH (Gerichtshof) 12.11.2002, Rs. C-206/01 – Arsenal Football Club plc ./. Reed

EuGH (Sechste Kammer) 23.10.2003, Rs. C-408/01 – Adidas-Salomon AG ./. Fitnessworld Trading Ltd
2. Der durch Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 gewährte Schutz setzt nicht voraus, dass zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen ein Grad der Ähnlichkeit festgestellt wird, der so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. 3. Dass ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Verzierung aufgefasst wird, steht für sich genommen dem durch Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 gewährten Schutz nicht entgegen, wenn der Grad der Ähnlichkeit doch so hoch ist, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. Fassen diese Verkehrskreise das Zeichen nach der Tatsachenwürdigung durch das nationale Gericht hingegen nur als Verzierung auf, so stellen sie naturgemäß keine gedankliche Verknüpfung mit der eingetragenen Marke her, so dass damit eine der Voraussetzungen für den durch Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie gewährten Schutz nicht gegeben ist.

Nr. 10/2010 Keine Markenverletzung durch Zeichen "CCCP" und "DDR" auf Kleidungssstücken Der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in zwei Fällen entschieden, dass Dritte auf Bekleidungsstücken Symbole ehemaliger Ostblockstaaten anbringen dürfen, obwohl diese Symbole mittlerweile als Marken für Bekleidungsstücke geschützt sind. Der Kläger des Verfahrens I ZR 92/08 ist Inhaber der unter anderem für Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke "DDR". Er war außerdem Inhaber einer für Textilien eingetragenen Bildmarke, die das Staatswappen der DDR abbildete. Der Beklagte vertreibt sogenannte Ostprodukte. Er bewirbt und vertreibt T-Shirts mit der Bezeichnung "DDR" und ihrem Staatswappen. Der Kläger hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht München I hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht München hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das zweite Klageverfahren (I ZR 82/08) betraf die Verwendung der Buchstabenfolge "CCCP" zusammen mit dem Hammer-und-Sichel-Symbol auf TShirts. Die Buchstabenfolge "CCCP" (in lateinischen Buchstaben SSSR) steht als Abkürzung der kyrillischen Schreibweise der früheren UdSSR. Die Klägerin ist Lizenznehmerin der Wortmarke "CCCP", die für bestimmte Bekleidungsstücke (z.B. Hosen, Overalls) eingetragen ist. Die Beklagte vertreibt über das Internet bedruckte Bekleidungsstücke. Zu den zur Auswahl stehenden Motiven gehört auch ein Hammer-und-Sichel-Symbol mit der Buchstabenfolge "CCCP". Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung des Vertriebs dieser Produkte in Anspruch genommen. Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg haben die Klage mangels markenmäßiger Benutzung der angegriffenen Bezeichnung abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die klageabweisenden Entscheidungen im Hamburger Verfahren bestätigt. Im Münchner Verfahren I ZR 92/08 hat er das von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot aufgehoben und die Klage abgewiesen. Im markenrechtlichen Verletzungsverfahren geht es nicht mehr um den Bestand der Marken. Die Ansprüche der Kläger aus ihren Marken hat der Bundesgerichtshof verneint, weil die Anbringung der Symbole der ehemaligen Ostblockstaaten auf Bekleidungsstücken die Markenrechte der Kläger nicht verletzen. Die markenrechtlichen Ansprüche setzen voraus, dass der Verkehr auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdrucke als Hinweis auf die Herkunft der Produkte von einem bestimmten Unternehmen und nicht nur als dekoratives Element auffasst, das nach Art des Motivs variieren kann. Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass die Verbraucher die auf der Vorderseite von TShirts angebrachten Symbole ehemaliger Ostblockstaaten ausschließlich als dekoratives Element auffassen und in ihnen kein Produktkennzeichen sehen. Urteil vom 14. Januar I ZR 82/08 – CCCP

DDR Deutsche Wortmarke Nr. 30330983 u.a. Kl. 25
Inhaber: Manfred Jansen, Karlsruhe

Deutsche Marke CCCP Kl. 34, 21, 25 Inhaber: Manfred Jansen, Karlsruhe

EuGH 11.9.2007, Rs. C-17/06 – Céline SARL ./. Céline SA (CELINE)
Die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens, die mit einer älteren Marke identisch sind, durch einen dazu nicht berechtigten Dritten für den Vertrieb von Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, stellt eine Benutzung dar, die der Markeninhaber nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken verbieten darf, wenn es sich um eine Benutzung für Waren handelt, die die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Ist dies der Fall, steht Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 einem solchen Verbot nur entgegen, wenn die Benutzung der eigenen Gesellschaftsbezeichnung oder des eigenen Handelsnamens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

EuGH 11.9.2007, Rs. C-17/06 – Céline SARL ./. Céline SA (CELINE)
Headed by former Chloé designer Phoebe Philo, Celine is famous for luxury pieces with a sporty edge and city-chic accessories. Expect a crisp palette of cool separates and detailed daywear that will keep you effortlessly stylish.

Die Benutzung der Marke für Waren des Verletzers (02) Die Bedeutung des Begriffs „zur Unterscheidung“, Abgrenzung von „Benutzung als Marke“ (BMW, Arsenal) Die „dekorative“ Benutzung (Adidas) Die „rein firmenmässige“ Benutzung (Celine) Die Benutzung im Verkaufsgespräch (Hölterhoff) Die „funktionswidrige“ Benutzung (Opel) Die Benutzung in vergleichender Werbung (02, L‘Oréal) Sonstige Benutzungsformen (non-traditional infringements) (AdWords,

EuGH (Gerichtshof) 14. 5. 2002, Rs. 2/00 – Hölterhoff. /
EuGH (Gerichtshof) , Rs. 2/00 – Hölterhoff ./. Freiesleben (SPIRIT SUN, CONTEXT CUT) 16. Dazu genügt die Feststellung, dass in einem Fall wie dem vom Vorlagegericht beschriebenen die Benutzung der Marke keines der Interessen beeinträchtigt, deren Schutz Artikel 5 Absatz 1 bezweckt. Diese Interessen werden nämlich nicht berührt, wenn - der Dritte im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einem potenziellen Kunden, der Fachmann für Juwelierwaren ist, auf die Marke Bezug nimmt, - die Bezugnahme ausschließlich zu Kennzeichnungszwecken erfolgt, nämlich um über die Merkmale der Ware zu informieren, die dem potenziellen Kunden, der die Merkmale der Waren der betreffenden Marke kennt, zum Kauf angeboten wird, - die Bezugnahme auf die Marke vom potenziellen Kunden nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden kann.

EuGH (Gerichtshof) , Rs. 2/00 – Hölterhoff ./. Freiesleben (SPIRIT SUN, CONTEXT CUT) 17. Somit ist, ohne dass im Rahmen der vorliegenden Rechtssache weiter ausgeführt werden müsste, was unter Benutzung einer Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie zu verstehen ist, auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass sich der Inhaber einer Marke nicht auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen kann, wenn ein Dritter im Rahmen eines Verkaufsgesprächs die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das betreffende Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet, so dass ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird.

EuGH (Gerichtshof) , Rs. 2/00 – Hölterhoff ./. Freiesleben (SPIRIT SUN, CONTEXT CUT)

EuGH (Erste Kammer) 25. 1. 2007, Rs. C-48/05 – Adam Opel AG. /
EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-48/05 – Adam Opel AG ./. Autec AG & Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V. 1. Ist eine Marke sowohl für Kraftfahrzeuge – für die sie bekannt ist – als auch für Spielzeug eingetragen, stellt die Anbringung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genannten Modelle – eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dar, die der Inhaber der Marke verbieten darf, wenn diese Benutzung die Funktionen der Marke als für Spielzeug eingetragene Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte; – eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie dar, die der Inhaber der Marke verbieten darf – sofern der in dieser Bestimmung beschriebene Schutz im nationalen Recht vorgesehen wurde –, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

BGH, Adam Opel AG ./. Autec AG & Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V. – Urteil vom 14. Januar 2010, I ZR 88/08

Opel unterliegt im Streit um Markenverletzung
Nr. 9/2010 Opel unterliegt im Streit um Markenverletzung durch Spielzeugautos Der u. a. für Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern entschieden, dass der Hersteller eines Kraftfahrzeuges den Vertrieb von Spielzeugmodellautos, die als verkleinerte Nachbildung seines Originalfahrzeugs auch die Marke des Originalherstellers an der entsprechenden Stelle tragen, nicht unter Berufung auf seine Markenrechte verbieten kann. Die Klägerin, die Adam Opel GmbH, ist Inhaberin einer für Kraftfahrzeuge und Spielzeug eingetragenen Bildmarke, die das Opel-Blitz-Zeichen wiedergibt. Sie wendet sich gegen den Vertrieb eines funkgesteuerten Spielzeugautos der Beklagten, das ein verkleinertes Abbild eines Opel Astra V8 Coupé darstellt und am Kühlergrill das Opel-Blitz-Zeichen trägt. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat zu der Frage, ob diese Nachbildung in verkleinertem Maßstab eine unzulässige Markenbenutzung darstellt, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union eingeholt. Dieser hat entschieden, dass es maßgeblich auf die von dem vorlegenden Gericht zu treffende Feststellung ankomme, ob die angesprochenen Verkehrskreise das identische Zeichen auf den Spielzeugmodellautos als Angabe darüber verstünden, diese stammten von der Klägerin oder einem mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Das Landgericht hat die u.a. auf Unterlassung und Schadensersatz gerichtete Klage daraufhin abgewiesen. Es hat angenommen, der Verkehr sehe die auf einem verkleinerten Abbild eines großen Originalfahrzeugs an der richtigen Stelle angebrachte Marke als einen Teil des Modellfahrzeugs an und rechne sie weder dem Hersteller des Vorbilds zu noch gehe er von wirtschaftlichen, insbesondere lizenzvertraglichen Beziehungen zwischen den Herstellern des Vorbilds und des Spielzeugmodells an. Das Berufungsgericht hat diese Auffassung bestätigt. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg. Eine Verletzung der für Spielzeug eingetragenen Marke der Klägerin hat der Bundesgerichtshof verneint. Zwar liegen die Voraussetzungen einer Markenverletzung insoweit vor, als es sich bei der Anbringung des Opel-Blitz-Zeichens auf dem Spielzeugauto der Beklagten um die Benutzung eines mit der Klagemarke identischen Zeichens für identische Waren (Spielzeug) handelt. Dadurch werden jedoch weder die Hauptfunktion der Marke, die Verbraucher auf die Herkunft der Ware (hier: Spielzeugauto) hinzuweisen, noch sonstige Markenfunktionen beeinträchtigt, weil die angesprochenen Verbraucher das Opel-Blitz-Zeichen auf den Spielzeugautos der Beklagten nur als – originalgetreue – Wiedergabe der Marke verstehen, die das nachgebildete Auto der Klägerin an der entsprechenden Stelle trägt. Das Opel-Blitz-Zeichen wird nur als Abbildungsdetail der Wirklichkeit angesehen. Die Verbraucher sehen darin folglich keinen Hinweis auf die Herkunft des Modellautos. Soweit die Marke der Klägerin für Kraftfahrzeuge eingetragen ist, handelt es sich nicht um ähnliche Waren (Spielzeugautos und Kraftfahrzeuge), so dass auch die Annahme einer Markenverletzung wegen Begründung einer Verwechslungsgefahr ausscheidet. Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes einer – für Kraftfahrzeuge – bekannten Marke ist eine Markenverletzung gleichfalls zu verneinen. Insoweit fehlt es an einer unlauteren Beeinträchtigung oder Ausnutzung des Rufs der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin. Urteil vom 14. Januar 2010 – I ZR 88/08 – Opel-Blitz II

EuGH (Erste Kammer) 12. 6. 2008, Rs. C-533/06 – O2 Holdings Limited. /
EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-533/06 – O2 Holdings Limited ./. Hutchison 3G UK Limited 1. Art. 5 Abs. 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt. Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen, dass die vergleichende Werbung, in der das Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

EuGH (Erste Kammer) 12. 6. 2008, Rs. C-533/06 – O2 Holdings Limited. /
EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-533/06 – O2 Holdings Limited ./. Hutchison 3G UK Limited 2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft, und zwar unabhängig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt oder nicht.

EuGH (Erste Kammer) 18. 6. 2009, Rs. C-487/07 – L‘Oréal SA. /
EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-487/07 – L‘Oréal SA ./. Bellure NV 1. Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke im Sinne dieser Bestimmung weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraussetzt. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-487/07 – L‘Oréal SA ./. Bellure NV 2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung, die nicht alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.

EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-487/07 – L‘Oréal SA ./. Bellure NV 3. Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass ein Werbender, der in einer vergleichenden Werbung ausdrücklich oder implizit erwähnt, dass die Ware, die er vertreibt, eine Imitation einer Ware mit notorisch bekannter Marke ist, „eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung“ im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h darstellt. Der aufgrund einer solchen unerlaubten vergleichenden Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil ist als „unlautere Ausnutzung“ des Rufs dieser Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. g zu betrachten.

Die Benutzung der Marke für Waren des Verletzers (02) Die Bedeutung des Begriffs „zur Unterscheidung“, Abgrenzung von „Benutzung als Marke“ (BMW, Arsenal) Die „dekorative“ Benutzung (Adidas) Die „rein firmenmässige“ Benutzung (Celine) Die Benutzung im Verkaufsgespräch (Hölterhoff) Die „funktionswidrige“ Benutzung (Opel) Die Benutzung in vergleichender Werbung (02, L‘Oréal) Sonstige Benutzungsformen (non-traditional infringement) (AdWords,…)

EuGH (Erste Kammer) , Rs. C-487/07 – L‘Oréal SA ./. Bellure NV 1. Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke im Sinne dieser Bestimmung weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraussetzt. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

Verletzungstatbestände
Eingriffshandlungen Identität Verwechslungsgefahr Bekannte Marke

Die Benutzungshandlungen

Dem Markeninhaber vorbehaltene Benutzungshandlungen (Eingriffstatbestände)
Anbringen Anbieten Inverkehrbringen Besitz zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens Anbieten oder Erbringen von Dienstleistungen Einfuhr Ausfuhr Benutzung in Geschäftspapieren Benutzung in der Werbung

Inverkehrbringen EuGH , Rs. C-16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor 1. Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass mit einer Marke versehene Waren nicht als im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht anzusehen sind, wenn der Markeninhaber sie in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat, um sie dort zu verkaufen, oder wenn er sie in eigenen Geschäften oder in Geschäften verbundener Unternehmen zum Verkauf an Verbraucher im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten hat, ohne dass sie verkauft worden sind.

Inverkehrbringen EuGH , Rs. C-16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor 2. Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens schließt die in einem Kaufvertrag, der zwischen dem Markeninhaber und einem im Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Wirtschaftsteilnehmer geschlossen worden ist, enthaltene Bestimmung eines Verbotes des Wiederverkaufs im Europäischen Wirtschaftsraum ein Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum geänderten Fassung nicht aus und hindert daher im Fall des Wiederverkaufs im Europäischen Wirtschaftsraum unter Verstoß gegen das Verbot die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Inhabers nicht.

Inverkehrbringen BGH 15.2.2007, I ZR 63/04 – Parfümtester
Überlässt der Markeninhaber die gekennzeichnete Ware einem Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum zum Verbrauch zu Werbezwecken durch beliebige Dritte (hier: Duftwässer, die zu Testzwecken vom allgemeinen Publikum in den Ladenlokalen der Abnehmer des Markeninhabers verbraucht werden sollen), sind die Markenrechte nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft.

Einfuhr, Durchfuhr EuGH (Grosse Kammer) , Rs. C-405/03 – Class International BV ./. Colgate-Palmolive Co. (AQUAFRESH) 1. Artikel 5 Absätze 1 und 3 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Artikel 9 Absätze 1 und 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke nicht einer im Rahmen des Zollverfahrens des externen Versand- oder des Zolllagerverfahrens erfolgten bloßen Verbringung von mit der Marke versehenen Originalmarkenwaren in die Gemeinschaft widersprechen kann, die nicht schon vorher von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Der Inhaber der Marke kann die Überführung der fraglichen Waren in das externe Versand- oder das Zolllagerverfahren nicht davon abhängig machen, dass zum Zeitpunkt ihrer Verbringung in die Gemeinschaft bereits ein endgültiger Bestimmungsort in einem Drittland, gegebenenfalls aufgrund eines Kaufvertrags, festgelegt ist.

EuGH (Grosse Kammer) 18. 10. 2005, Rs
EuGH (Grosse Kammer) , Rs. C-405/03 – Class International BV ./. Colgate-Palmolive Co. (AQUAFRESH) 2. Die Begriffe „Anbieten“ und „Inverkehrbringen“ von Waren im Sinne der Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 und 9 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 können sich auf das Angebot bzw. den Verkauf von Originalmarkenwaren, die den zollrechtlichen Status von Nichtgemeinschaftswaren haben, erstrecken, wenn das Angebot abgegeben wird und/oder der Verkauf erfolgt, während für die Waren das externe Versand- oder das Zolllagerverfahren gilt. Der Inhaber der Marke kann dem Anbieten oder dem Verkauf dieser Waren widersprechen, wenn diese Handlungen das Inverkehrbringen der Waren in der Gemeinschaft notwendig implizieren. 3. In einer Situation, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, obliegt die Beweislast hinsichtlich der Umstände, unter denen der in den Artikeln 5 Absatz 3 Buchstaben b und c der Richtlinie 89/104 und 9 Satz 2 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann, dem Inhaber der Marke, der entweder ein Inverkehrbringen der mit seiner Marke versehenen Nichtgemeinschaftswaren oder ein Anbieten oder einen Verkauf dieser Waren, die deren Inverkehrbringen in der Gemeinschaft notwendig implizieren, nachzuweisen hat.

EuGH (Zweite Kammer) 9. 1. 2006, Rs. C-281/05 – Montex Holdings Ltd. /
EuGH (Zweite Kammer) , Rs. C-281/05 – Montex Holdings Ltd ./. Diesel SpA 1. Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke die Durchfuhr von mit der Marke versehenen Waren, die auf dem Weg in einen Mitgliedstaat, in dem die Marke nicht geschützt ist, hier Irland, in das externe Versandverfahren überführt werden, durch einen anderen Mitgliedstaat, in dem diese Marke Schutz genießt, hier die Bundesrepublik Deutschland, nur verbieten kann, wenn diese Waren Gegenstand der Handlung eines Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe Versandverfahren gilt, und die notwendig das Inverkehrbringen in diesem Durchfuhrmitgliedstaat bedeutet. 2. Dabei kommt es grundsätzlich weder darauf an, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem assoziierten Staat oder einem Drittstaat stammt, noch darauf, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist.

Durchfuhr BGH 21. 3. 2007, I ZR 246/02 – Diesel II
BGH , I ZR 66/04 – Durchfuhr von Originalware Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v ‑ C‑281/05, GRUR 2007, 146 ‑ Montex Holdings/Diesel). Auch die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche ‑ unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren ‑ keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v ‑ C‑281/05, GRUR 2007, 146 ‑ Montex Holdings/ Diesel).

Die dem Markeninhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen
Sonstige Benutzungshandlungen (bisher keine Rechtsprechung) Internet (websites, domain names, adwords, …) Markenveränderung Markenbeschädigung Markenunterdrückung Belassen der Marke nach Reparatur oder Bearbeitung

Andere Verletzungstatbestände
Ansprüche gegen Verleger von Nachschlagewerken Ansprüche gegen ungetreuen Agenten

Haftung Täter Mittäter Beihilfe Anstiftung Störerhaftung

Sanktionen Unterlassung Schadensersatz Rückruf Vernichtung Urteilsveröffentlichung

Schutzschranken

Schutzschranken Lautere Benutzung Erschöpfung Benutzungszwang
Verwirkung Verjährung

Lautere Benutzung Benutzung von Namen Benutzung beschreibender Angaben
Benutzung im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft Lauterkeit der Benutzung

Benutzung von Namen Familiennamen Vornamen Unternehmensbezeichnungen

Benutzung von Namen EuGH, Urteil vom , Rs. C-17/06, Céline SARL ./. Céline SA Die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens, die mit einer älteren Marke identisch sind, durch einen dazu nicht berechtigten Dritten für den Vertrieb von Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, stellt eine Benutzung dar, die der Markeninhaber nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken verbieten darf, wenn es sich um eine Benutzung für Waren handelt, die die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Ist dies der Fall, steht Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 einem solchen Verbot nur entgegen, wenn die Benutzung der eigenen Gesellschaftsbezeichnung oder des eigenen Handelsnamens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Benutzung beschreibender Angaben EuGH Urteil vom 7. 1. 2004, Rs
Benutzung beschreibender Angaben EuGH Urteil vom , Rs. C-100/02 – Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. ./. Putsch GmbH Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass im Falle des Bestehens einer klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Wortmarke einerseits und der Angabe der geografischen Herkunft eines aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Erzeugnisses im geschäftlichen Verkehr andererseits der Markeninhaber die Benutzung dieser geografischen Herkunftsangabe nach Artikel 5 der Richtlinie 89/104 nur verbieten kann, wenn diese Benutzung nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, eine globale Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

Benutzung im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft
Bestimmungsangaben Notwendigkeit der Verwendung der Marke des Dritten

Benutzung im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft

EuGH 17. 3. 2005, Rs. C-228/03, The Gillette Co. /
EuGH , Rs. C-228/03, The Gillette Co. ./. LA-Laboratories Ltd Oy 1. Die Zulässigkeit der Benutzung einer Marke gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken hängt davon ab, ob diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen. Die Benutzung einer Ware durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob im Ausgangsverfahren eine solche Benutzung notwendig ist, wobei die Art der Öffentlichkeit, für die die von dem betreffenden Dritten vertriebene Ware bestimmt ist, zu berücksichtigen ist. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 unterscheidet bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Benutzung der Marke nicht zwischen den möglichen Bestimmungen der Waren, und die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit der Benutzung der Marke, insbesondere was Zubehör oder Ersatzteile angeht, unterscheiden sich daher nicht von den Kriterien, die für andere Arten möglicher Bestimmungen der Waren gelten.

EuGH , Rs. C-228/03, The Gillette Co. ./. LA-Laboratories Ltd Oy 2. Das Tatbestandsmerkmal der „anständigen Gepflogenheiten“ im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 entspricht der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln. Die Benutzung der Marke entspricht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel insbesondere dann nicht, wenn – sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht; – sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt; – durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird – oder der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt, deren Inhaber er nicht ist.

EuGH , Rs. C-228/03, The Gillette Co. ./. LA-Laboratories Ltd Oy Der Umstand, dass ein Dritter die Marke, deren Inhaber er nicht ist, benutzt, um auf die Bestimmung der von ihm vertriebenen Ware hinzuweisen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass er diese als eine Ware mit gleicher Qualität oder mit Eigenschaften darstellt, die denjenigen der Waren mit dieser Marke gleichwertig sind. Eine derartige Darstellung hängt vom Sachverhalt des Einzelfalls ab, und es ist Sache des vorlegenden Gerichts, nach den Umständen des Ausgangsverfahrens zu beurteilen, ob sie gegebenenfalls vorliegt. Die Möglichkeit, dass die von dem Dritten vertriebene Ware so dargestellt wird, als sei sie von gleicher Qualität oder als weise sie Eigenschaften auf, die denjenigen der Ware mit der benutzten Marke gleichwertig seien, stellt einen Gesichtspunkt dar, den das vorlegende Gericht zu berücksichtigen hat, wenn es prüft, ob diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

EuGH , Rs. C-228/03, The Gillette Co. ./. LA-Laboratories Ltd Oy 3. Vertreibt ein Dritter, der eine Marke benutzt, deren Inhaber er nicht ist, nicht nur ein Ersatzteil oder Zubehör, sondern auch die Ware selbst, mit der das Ersatzteil oder Zubehör verwendet werden soll, so fällt eine solche Benutzung in den Anwendungsbereich des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104, sofern sie notwendig ist, um auf die Bestimmung der von dem Dritten vertriebenen Ware hinzuweisen, und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Erschöpfung

Erschöpfung Benutzung der Marke für Originalwaren des Markeninhabers
Erstmaliges Inverkehrbringen Zustimmung des Markeninhabers Ausnahmen Beweislast

Erschöpfung Erstmaliges Inverkehrbringen
Inverkehrbringen in der EU – internationale Erschöpfung 1. Nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für Waren vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung unter dieser Marke ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind, sind nicht mit Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der Fassung des EWR-Abkommens vom 2. Mai 1992 vereinbar. EuGH, Urteil vom , Rs. C-355/06 – Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG ./. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

Erschöpfung Erstmaliges Inverkehrbringen Inverkehrbringen in der EU
EuGH, Urteil vom Rs. C-16/03, Peak Holding AB ./. Axolin-Elinor AB 1. Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass mit einer Marke versehene Waren nicht als im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht anzusehen sind, wenn der Markeninhaber sie in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat, um sie dort zu verkaufen, oder wenn er sie in eigenen Geschäften oder in Geschäften verbundener Unternehmen zum Verkauf an Verbraucher im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten hat, ohne dass sie verkauft worden sind.

Erschöpfung Erstmaliges Inverkehrbringen Inverkehrbringen in der EU
EuGH, Urteil vom Rs. C-16/03, Peak Holding AB ./. Axolin-Elinor AB 2. Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens schließt die in einem Kaufvertrag, der zwischen dem Markeninhaber und einem im Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Wirtschaftsteilnehmer geschlossen worden ist, enthaltene Bestimmung eines Verbotes des Wiederverkaufs im Europäischen Wirtschaftsraum ein Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum geänderten Fassung nicht aus und hindert daher im Fall des Wiederverkaufs im Europäischen Wirtschaftsraum unter Verstoß gegen das Verbot die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Inhabers nicht.

Erschöpfung Ausnahmen
Veränderung oder Verschlechterung der Originalware Umpacken Neukennzeichnen Co-branding Besondere Situation bei Arzneimitteln

Beweislast Eine Beweisregel, nach der die Voraussetzungen der Erschöpfung des Rechts aus der Marke grundsätzlich von dem vom Markeninhaber belangten Dritten, der sich auf die Erschöpfung beruft, zu beweisen sind, da diese eine Einwendung darstellt, ist mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit den Artikeln 5 und 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung, vereinbar. Die Erfordernisse des namentlich in den Artikeln 28 EG und 30 EG verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs können jedoch eine Modifizierung dieser Beweisregel gebieten. So obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum überein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat. Gelingt dem Markeninhaber dieser Nachweis, obliegt es wiederum dem Dritten, nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt hat. EuGH, Urteil vom , C-244/03, Van Doren + Q. GmbH ./. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH

Benutzungszwang

Benutzungszwang Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Benutzung der eingetragenen Marke Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren/DL Benutzung durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung Benutzungsgebiet Ernsthaftigkeit der Benutzung Benutzungsschonfrist Rechtfertigung der Nichtbenutzung

Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Gemeinnützige Benutzung EuGH Urteil vom , Rs. C-442/07, Verein Radetzky-Orden ./. Vereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ Art. 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

Benutzung der eingetragenen Marke
Benutzung in identischer Form – Unschädliche Abweichungen Identische Benutzung Wortmarken Benutzung von mehr als einer Marke Wort-Bildmarken

Registered form CLASSIC Actual use NESCAFÉ® CLASSIC® Decision No OD 1317/2001 (EN)

Benutzung für die eingetragenen Waren/DL
Benutzung für alle Waren/DL Benutzung für einen Teil der Waren/DL

Benutzung durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
Benutzung durch Lizenznehmer Benutzung durch verbundene Unternehmen Befugte/unbefugte Benutzung

Benutzungsgebiet Benutzungsgebiet bei nationalen Marken
Benutzungsgebiet bei Gemeinschaftsmarken

Ernsthaftigkeit der Benutzung
Art der Benutzung Menge der Benutzung Dauer der Benutzung Benutzung in der Werbung Vorbereitungshandlungen Wiederholungseintragungen

Ernsthaftigkeit der Benutzung
Art der Benutzung – Benutzung als Zugabe EuGH, Urteil vom , Rs. C-495/07, Silberquelle GmbH ./. Maselli-Strickmode GmbH Die Art. 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke, wenn er diese auf Gegenständen anbringt, die er den Käufern seiner Waren kostenlos mitgibt, diese Marke für die Klasse, zu der die betreffenden Gegenstände gehören, nicht ernsthaft benutzt.

EuGH 11.3.2003, Rs. C40/01, Ansul BV ./. Ajax Brandbeveiliging BV (MINIMAX)
Artikel 12 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Dass die Benutzung der Marke nicht Waren betrifft, die auf dem Markt neu angeboten werden, sondern bereits vertriebene Waren, nimmt ihr nicht den Charakter der Ernsthaftigkeit, wenn dieselbe Marke von ihrem Inhaber für Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird.

EuGH 27. 1. 2004, Rs. C-259/02, 40/01, La Mer Technology Inc. v
EuGH , Rs. C-259/02, 40/01, La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar, S.A. (La Mer) 1. Die Artikel 10 Absatz 1 und 12 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass eine Marke „ernsthaft benutzt“ wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion ─ die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren ─ benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch diese Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Wenn unter den genannten Voraussetzungen eine wirkliche geschäftliche Rechtfertigung vorliegt, kann selbst eine geringfügige Benutzung der Marke oder eine Benutzung, die nur von einem Importeur in dem betroffenen Mitgliedstaat ausgeht, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit im Sinne dieser Richtlinie zu belegen.

EuGH 27. 1. 2004, Rs. C-259/02, 40/01, La Mer Technology Inc. v
EuGH , Rs. C-259/02, 40/01, La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar, S.A. (La Mer) 2. Die Erste Richtlinie 89/104 zieht zwar bei der Beurteilung der „ernsthaften Benutzung“ der Marke nur Umstände in Betracht, die innerhalb des einschlägigen Zeitraums liegen und die der Stellung des Antrags auf Verfallserklärung zeitlich vorausgehen, verbietet es aber nicht, bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung für den einschlägigen Zeitraum gegebenenfalls Umstände zu berücksichtigen, die nach dieser Antragstellung liegen. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob solche Umstände den Schluss bestätigen, dass die Benutzung der Marke in dem einschlägigen Zeitraum ernsthaft war, oder ob sie vielmehr einen Willen des Inhabers, diesen Antrag abzuwehren, offenbaren.

Schonfrist Dauer der „Schonfrist“
Fristberechnung bei erstmaliger Aufnahme der Benutzung Schonfrist bei nationalen Marken Schonfrist bei Gemeinschaftsmarken Schonfrist bei IR-Marken Unterbrechung der Benutzung

Rechtfertigung der Nichtbenutzung

EuGH 14.6.2007, Rs. C-246/05, Häupl ./. Lidl Stiftung & Co. KG
49 So werden nach Art. 19 Abs. 1 des TRIPs-Übereinkommens als triftige Gründe für die Nichtbenutzung Umstände angesehen, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und die ein Hindernis für deren Benutzung bilden. 50 Es ist deshalb zu prüfen, welche Arten von Umständen ein Hindernis für die Benutzung der Marke im Sinne dieser Bestimmung bilden. Denn wenngleich nicht selten zu irgendeinem Zeitpunkt vom Willen des Markeninhabers unabhängige Umstände eintreten und die Vorbereitungen für die Benutzung der Marke behindern, handelt es sich dabei doch in vielen Fällen um Schwierigkeiten, die überwunden werden können. 51 Im achten Erwägungsgrund der Richtlinie heißt es: „Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen … Marken … zu verringern, muss verlangt werden, dass eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen …“ Das zeigt, dass es der Systematik des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie widerspräche, wenn man den Begriff der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke zu weit auslegte. Denn die Verwirklichung des in diesem Erwägungsgrund genannten Ziels wäre gefährdet, wenn jedes auch noch so kleine Hindernis, solange es nur vom Willen des Markeninhabers unabhängig wäre, für die Rechtfertigung der Nichtbenutzung der Marke ausreichte.

52 Wie der Generalanwalt in Nr. 79 seiner Schlussanträge zutreffend festgestellt hat, reicht es insbesondere nicht aus, dass die „bürokratischen Hindernisse“, auf die sich Lidl im Ausgangsverfahren beruft, nicht dem freien Willen des Markeninhabers unterliegen, da sie darüber hinaus einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen müssen, der so weit geht, dass deren Benutzung von der Beendigung der jeweiligen Verwaltungsverfahren abhängt. 53 Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass das betreffende Hindernis die Benutzung der Marke nicht notwendigerweise unmöglich machen muss, damit ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Marke angenommen werden kann. Denn dies kann auch dann der Fall sein, wenn das Hindernis die Benutzung der Marke unzumutbar werden lässt. Ist nämlich ein Hindernis so beschaffen, dass es eine sachgerechte Benutzung der Marke ernsthaft gefährdet, kann dem Inhaber nicht zugemutet werden, sie trotz allem zu benutzen. So wäre es z. B. dem Inhaber einer Marke nicht zuzumuten, seine Waren in den Geschäften seiner Konkurrenten zu vertreiben. In solchen Fällen erscheint es für den Markeninhaber nicht zumutbar, seine Unternehmensstrategie zu ändern, um die Benutzung der Marke dennoch zu ermöglichen.

54 Daraus folgt, dass allein die Hindernisse, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind, als „berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung“ angesehen werden können. Es ist jeweils im konkreten Fall zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Benutzung der Marke unzumutbar macht. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, das zur Entscheidung im Ausgangsverfahren berufen und allein in der Lage ist, die relevanten Tatsachen festzustellen, diese Prüfung im Rahmen des Ausgangsverfahrens vorzunehmen. 55 Daher ist auf die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass Hindernisse, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind, „berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung“ einer Marke darstellen. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.

Sanktionen im Fall der Nichtbenutzung. Löschung (Verfall)
Sanktionen im Fall der Nichtbenutzung Löschung (Verfall) Mangelnde Durchsetzbarkeit im Widerspruchs-, Löschungs- und Verletzungsverfahren

Verwirkung

Verwirkung Dauer der Benutzung Art der Benutzung
Kenntnis der Benutzung Konsequenzen der Verwirkung

Verjährung Verjährung von Ansprüchen aus nationalen Marken
Verjährung von Ansprüchen aus Gemeinschaftsmarken Verjährungsfrist Verjährung von Schadensersatzansprüchen Verjährung von anderen Ansprüchen

Information über HABM/GM
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