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Www.provendis.info Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche 28.11.2012 – Schloss Mickeln.

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1 Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche – Schloss Mickeln Dr. Jürgen Walkenhorst

2 Ein paar Worte vorweg

3 Europa Deutschland Nordrhein - Westfalen Ein paar Worte vorweg

4 Ein paar Worte vorweg - Europa § 42 ArbErfG – und seine Verwandten § 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1.Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden. 3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 4.Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. 5. … Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern… …aber nicht in allen (Schweden, Italien) Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute

5 Ein paar Worte vorweg - Europa Statistiken ASTP AUTM PROTON Europe

6 Hochschulen Fraunhofer-Gesellschaft Helmholtz-Gemeinschaft Leibniz-Gemeinschaft Max-Planck-Gesellschaft Sonstige Institutionen Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Forschungslandschaft

7 Ein paar Worte vorweg - Deutschland

8 jklhkjhjhkjh Die Technologie-Allianz Ein paar Worte vorweg - Deutschland Unter dem Dach der TechnologieAllianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern. Insbesondere Hochschulen Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen über patentrelevante Wissenschaftler in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet.

9 Gründung: Oktober 2001 Rechtsform: GmbH Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW Sitz: Mülheim / Ruhr 26 Mitarbeiter PROvendis Kurzprofil Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis

10 Patentverwertung für NRW PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs- agentur der Hochschulen des Landes NRW Betreuung von ca Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen Eine der größten Patentverwertungs- agenturen in Deutschland und in Europa Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt) Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung) Über Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr) Mülheim Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis

11 PROvendis Gesellschafter mit

12 Hochschulen NRW Neuheitsrecherche Publication Screening IP-Strategieberatung Stand-der-Technik Recherche Vertragsverhandlung und -gestaltung Patentüberwachung Qualifizierung/Schulung Rechtsstandermittlung BeratungBewertungPatentierungVerwertung Industrie PROvendis im Überblick Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis

13 Patentierung F&E: Idee + proof of principle Patentanmeldung Lizenznehmersuche Vorverträge I Präsentation Vorverträge II Lizenzvertrag Monitoring Erfindungsmeldung Evaluierung Vermarktung Projektbewertung Patentierung Ablauf der Verwertung Verträge im Technologietransfer

14 Drittmittel Wissenschaftliche Kooperationen Förderungen Industrie- kooperationen Verträge im Technologietransfer Ablauf der Verwertung

15 Warum? Was ist zu beachten? Geheimhaltungsverträge

16 Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein Typische Beispiele geheimer Informationen: Geschäftsgeheimnisse Know-how Erfindungen Geheimhaltungsverträge – Warum? Geheimhaltungsverträge

17 Erfindungen Geheimhaltungsverträge Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

18 Erfindungen Geheimhaltungsverträge Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

19 Erfindungen Geheimhaltungsverträge Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

20 Erfindungen Geheimhaltungsverträge Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

21 Erfindungen Geheimhaltungsverträge Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung

22 Geheimhaltungsverträge

23 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag) Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA Typische Vertragspunkte Inhalt Dauer/Laufzeit Personenkreis Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.) Geheimhaltungsverträge

24 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie unless confirmed in writing Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt! Geheimhaltungsverträge Manchmal !

25 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie unless confirmed in writing Ggf. Vertragsstrafen Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert Geheimhaltungsverträge Manchmal !

26 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie unless confirmed in writing Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Eigentum sollte immer bei Geber bleiben Geheimhaltungsverträge Manchmal !

27 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie unless confirmed in writing Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart Geheimhaltungsverträge Manchmal !

28 Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie unless confirmed in writing Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart … Geheimhaltungsverträge Manchmal !

29 Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks: Verwendung in Wissenschaft Test-/Kooperationszwecke Material Transfer Agreements – Warum? Material Transfer Agreements

30 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Typ. Begriffe: Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications Mögliche Definitionshilfe: Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…

31 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe

32 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit

33 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

34 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse

35 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen

36 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen

37 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen…

38 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Geheimhaltungsvereinbarung

39 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements MTA mit Firma X For any invention conceived … that materially … incorporates materials owned by Company, Company shall be given a royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive, royalty-bearing license.

40 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements MTA mit Firma Y Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments. Developments means all….( lange LISTE )…that incorporate the Material, require the use of Material…, that could not have been developed without the use of Material. Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales. Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient with the expenses being borne by Recipient.

41 Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements MTA mit Forschungsinstitut X All rights … in and to any intellectual property and any materials discovered…. shall vest jointly in both parties, regardless of the party that authored the invention.

42 MTAs – Was ist zu beachten? Material Transfer Agreements Musterverträge: Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement

43 Verträge im Technologietransfer Option Lizenz Erfindung Know -how Kooperation Term Sheet Letter of Intent

44 Verträge im Technologietransfer Lizenz Kooperation

45 Lambert-Contracts der HM Treasury (www.auril.org.uk)www.auril.org.uk Berliner Verträge(www.ipal.de)www.ipal.de Düsseldorfer Verträge (www.gewrs.de)www.gewrs.de Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de)www.bmwi.de IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home)http://ipag-info2.haude.at/home … Übersicht in: Bereuter, T. et al. Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research organizations with businesses by model contracts and IPR rules Musterverträge Kooperationen

46 Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs (BEBF 98) Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF 98) Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKFB 98) … Nebenbestimmungen Kooperationen

47 Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge : unentgeltlich Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung: Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen Keine Erfindungsbeiträge: Marktübliche Bedingungen Forschung + Lehre in Deutschland: unentgeltlich BMBF-Projekte Kooperationen Projekt- durchführung Verwertung (Zeitlic, sachlich geographisch beschränkbar) Verbund- projekte Nichtausschließlich Unentgeltlich Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse

48 Vertragskonstruktion Zugang zu Rechten Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt) Weiter modifizierte Regelungen in Horizon 2020 EU-Konsortialverträge Kooperationen

49 Letter of Intent / Memorandum of Understanding Absichtserklärung bis Vorvertrag (Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht) Term Sheet Definiert die Eckpunkte des eigentlichen Vertrages LoI, MoU, Term sheet

50 Reservierung eines Vertragsgegenstandes (gegen Gegenleistung) Breites Spektrum von Optionen denkbar Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen Optionsverträge

51 Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – übliche Bestandteil - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand -Salvatorische Klausel -etc. etc. etc.

52 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge - Parteien - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

53 Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG) Lizenzverträge - Parteien

54 Boss Clever Vorstandsvorsitzender Dr. Boss Institutsdirektor Prof. Clever Big Pharma AGExzellenz Universität Lizenzverträge - Parteien Wer unterschreibt?

55 Lizenzverträge - Parteien Was geschieht bei mehreren Eigentümern? AB Lizenz Nutzung/Verkauf Lizenz Nutzung/Verkauf

56 Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

57 Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Inanspruchnahme aller Erfindungen Verwertung innerhalb NRWs Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme Lizenzverträge - Parteien

58 Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

59 Fördermittel-Bestimmung 5. Erlöse, Zinseinnahmen Werden im Zusammenhang mit der Kooperation… Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen Umfang für die Kooperation zu verwenden… Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Lizenzverträge - Parteien

60 Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

61 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge - Vertragsgegenstand - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

62 Lizenzverträge - Vertragsgegenstand (Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte Außerdem lizenzierbar: Know-how

63 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – Umfang der Lizenz - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

64 Umfang der Lizenz (I) Einfache Lizenz Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren Exklusive Lizenz Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur Unterlizenzvergabe Ausschließliche Lizenz Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht Lizenzverträge – Umfang der Lizenz

65 Umfang der Lizenz (II) Geographische Beschränkungen Beschränkung der Verwendung Lizenzverträge – Umfang der Lizenz

66 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge - Lizenzgebühren - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

67 Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Lizenzverträge - Lizenzgebühren

68 Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen z.B. abhängig von Patentierungsverfahren z.B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung z.B. abhängig von Umsatzhöhen Lizenzverträge - Lizenzgebühren

69 Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen (royalties) (konstant/gestaffelt…., unterschiedlich für verschiedene Vertragsgegenstände, ….) Lizenzverträge - Lizenzgebühren

70 Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen (royalties) Mindestlizenzen Wichtiger Schutz! Lizenzverträge - Lizenzgebühren

71 Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen (royalties) Mindestlizenzen Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände ….. Lizenzverträge - Lizenzgebühren

72 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung Lizenzverträge - Unterlizenzen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

73 Lizenzverträge - Unterlizenzen Unterlizenzen An wen? Wer entscheidet? Welche Bedingungen? Was bei Kündigung des Lizenzvertrages?

74 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge - Aufrechterhaltung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

75 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge - Verteidigung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

76 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

77 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

78 Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen Steuerrecht beachten! Lizenzvergabe ist Vermögensverwaltung -> steuerfrei Beratung/Herstellung -> Betrieb gewerblicher Art -> steuerpflichtig Beratung/Sonstige Leistungen

79 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

80 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte - Beratung Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

81 - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc. etc. etc. Lizenzverträge – übliche Bestandteile

82 Alternative: Kaufvertrag Verkauf des Rechts -> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber) Auch möglich: Übertragung von Teilen -> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber Aufpassen: Verschiedene Rechte der Miteigentümer in verschiedenen Ländern Kaufvertrag

83 Der EU-Beihilferahmen

84 Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Der EU-Beihilferahmen Grundlage: Art. 107 AEU Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung durch mittelbare Beihilfen entsteht

85 Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Der EU-Beihilferahmen – Forschen im Auftrag von Unternehmen Wann liegt Auftragsforschung vor? Forschungseinrichtung erhält angemessenes Entgelt Auftraggeber legt Konditionen fest (i.d.R.) erhält Auftraggeber Rechte (i.d.R.) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns Wann ist Auftragsforschung EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Durchführung zum Marktpreis Durchführung zu Preis, der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält (sofern kein Marktpreis vorhanden)

86 Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Der EU-Beihilferahmen – Forschen in Zusammenarbeit Wann liegt Zusammenarbeit vor? Mindestens zwei Partner Partner wirken an Konzeption mit Partner tragen zur Durchführung bei Partner teilen Risiko und Ergebnisse

87 Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Der EU-Beihilferahmen – Forschen in Zusammenarbeit Wann ist Forschungskooperation EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens Ergebnisse ohne IP können publiziert werden An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf Unternehmen übertragen wird, ein marktübliches Entgelt (abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt)

88 Der EU-Beihilferahmen Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis

89 Projektkosten Gemeinkosten (Overhead) Angemessene Gewinnspanne Direkte Personalkosten Direkte sonstige Kosten Der EU-Beihilferahmen – Wertbestimmung - Vollkosten

90 Der EU-Beihilferahmen – Wertbestimmung - Vollkosten

91 Der EU-Beihilferahmen – Wertbestimmung - Vollkosten

92 Der EU-Beihilferahmen Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis

93 25% rule Discounted Cash Flow (DCF) Net Present Value (NPV) Risk adjusted net present value Decision Tree Real options pricing Kosten-orientiert Markt-orientiert Cash flow orientiert pi x Daumen Entwicklungskosten Reproduktionskosten Ersetzungskosten Benchmarking Vergleichsgüter Auktion Umsätze Methoden zur Bestimmung des Wertes Die Bestimmung des Wertes

94 Typische Lizenzsätze Autozubehör1,2 - 2,5 % Therapeutika % Chem. Spezialitäten2 - 4 % Landmaschinen2 - 6 % Maschinenbauersatzteile1 - 5 % Polymere Massenprodukte0,2 - 0,4 % Mess- und Regelgeräte2 - 7,5 % Stahllegierungen1,5 - 4 % Die Bestimmung des Wertes Les Nouvelles, 2002

95 ¼ Erfinder ¼ R&D ¼ Produktion ¼ Marketing …des Ertrags (Verkaufserlös minus Herstellung) Die 25%-Regel Die Bestimmung des Wertes

96 Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEARLAUNCH MILLION EURO TOTAL SALES US Discounts US12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU TOTAL NET SALES COGS8% (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) PRE TAX PROFIT (90) (40) (52) (100) (57) (1) TAXES40% (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) PAYM to be CAPITALIZED (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) CHANGE IN WORKING CAPITAL11% (0) (7) (9) (7) (4) (2) (1) AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (31) (79) (39) (7) CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) Die Bestimmung des Wertes

97 Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEARLAUNCH MILLION EURO TOTAL SALES US Discounts US12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU TOTAL NET SALES COGS8% (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) PRE TAX PROFIT (90) (40) (52) (100) (57) (1) TAXES40% (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) PAYM to be CAPITALIZED (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) CHANGE IN WORKING CAPITAL11% (0) (7) (9) (7) (4) (2) (1) AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (31) (79) (39) (7) CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) Die Bestimmung des Wertes

98 Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEARLAUNCH MILLION EURO TOTAL SALES US Discounts US12% (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (30) (203) SALES EU TOTAL NET SALES COGS8% (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty15% (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) Contribution I GM #DIV/0! 76% MARKETING & SALES (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) (123) OTHER PAYMENTS AMORTIZATION (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) PRE TAX PROFIT (90) (40) (52) (100) (57) (1) TAXES40% (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) PAYM to be CAPITALIZED (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) CHANGE IN WORKING CAPITAL11% (0) (7) (9) (7) (4) (2) (1) AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (31) (79) (39) (7) CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) Die Bestimmung des Wertes

99 Der EU-Beihilferahmen Beihilferahmen – Die Fußnote 29

100 Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29 Der EU-Beihilferahmen Ausschreibung (aber oft schwierig möglich) Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte Öffnungsklauseln in Vertrag

101 Der EU-Beihilferahmen

102 EM DE & Exkl. Lizenz Vertrieb über Nutricia GmbH Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis Erfindungsmeldung 0001 Magensonde

103 Dr. Jürgen Walkenhorst PROvendis GmbH Eppinghofer Straße Mülheim an der Ruhr Tel / – 25 Vielen Dank!


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