Entwicklungen im Patentrecht

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1 Entwicklungen im Patentrecht
Mark Schweizer, Zürich Kennzeichenrecht ist ein Wald, den man vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Patentrecht eine Wüste – schön, aber wenige Entscheidungen, gerade im Berichtsjahr. Die besprochenen Entscheidungen sind alle vor dem 1. Juli 2008 gefällt worden, wurde aber in der Berichtsperiode veröffentlicht. Hoffe, dass mit dem Bundespatentgericht wenn nicht ein Wald, so doch zumindest eine Oase geschaffen wird.

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3 Übersicht Zeitablauf Berechnung des herauszugebenden Gewinns
Zeitlablauf – Verwirkung (BGE vom Juni 2008, „Radiatoren“) und Verjährung (KGer ZG vom Mai 2008, „Resonanzetiketten III“) Berechnung des Gewinns – BGE vom März 2008, „Resonanzetiketten II“

4 Verwirkung BGE „Radiatoren“ 2006 2008 1994 2005 2007
1994: Kenntnis von Verletzung 2005: Ablauf Schutzdauer 2006: Klage eingereicht 2007: Klage abgewiesen 2008: Beschwerde abgewiesen

5 Verwirkung Voraussetzungen Verzögerte Rechtsausübung
Vertrauen des Verletzers in zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung Wertvoller Besitzstand

6 Verwirkung Verzögerte Rechtsausübung
tatsächliche Kenntnis der Verletzung oder fahrlässige Unkenntnis der Verletzung Im Kennzeichenrecht trifft den Rechtsinhaber nach der Rechtsprechung eine Marktbeobachtungsobliegenheit[1]; eine solche wird auch im Urheberrecht angenommen[2]. [1] BGer vom 13. November 1998, sic! 1999, 132, 134 – Audi I; BGer vom 2. März 2006, sic! 2006, 500, 503, „X. /.A. AG“ (Lizenzgeber muss Lizenznehmer instruieren, Markenverletzungen zu melden); [2] KG SG vom 17. Mai 2000, sic! 2001, 491, 499, „Tripp Trapp I“. Anders als Kennzeichen, die naturgemäss nicht „heimlich“, oder „versteckt“, gebraucht werden können,[1] ist eine Patentverletzung häufig schwer zu erkennen[2]. Den Patentinhaber trifft mit Sicherheit keine Pflicht, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produktes feststellbar ist, und der Patentinhaber aufgrund der Umstände (geographischer Markt, Anzahl Konkurrenten) vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung seiner Sorgfaltspflicht vorwerfen, wenn er eine solche offensichtliche Verletzung nicht erkennt[3]. Wie lange verzögert? 8-10 Jahre

7 Verwirkung 2. Vertrauen des Verletzers
Wissen um tatsächliche Kenntnis des Rechtsinhabers oder objektive Erkennbarkeit der Verletzung für den Rechts-inhaber Zeitpunkt, ab welchem der Veletzer davon ausgehen durfte, ihre eigene Tätigkeit sei für die Rechtsinhaberin erkennbar geworden, so dass der unterbliebene Protest bedeutet, die Verletzungshandlungen würden geduldet (BGE 117 II 575, 583 – Iba / Iba.com).

8 Verwirkung 3. Wertvoller Besitzstand
Hat das BGer in BGE „Radiatoren“ erstmals auf patentrechtliche Ansprüche übertragen. Ursprünglich im Kennzeichenrecht entwickelt.

9 Verwirkung Kennzeichenrecht: nicht ernten, wo man nicht gesät hat
Schutz der Marktposition im Kennzeichenrecht „günstige Stellung im Wettbewerb“[1]. Für das Bundesgericht muss sich das Zeichen des Verletzers als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs im Verkehr durchgesetzt und dem Verletzer dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben[2] BGE 117 II 575, 584, „Iba/Iba.com“. ein Zeichen hat zunächst als unbenutztes keinen wirtschaftlichen Wert und dann durch entsprechende Massnahmen des Verletzers (Werbung, starker Gebrauch) zu einem wirtschaftlichen Wert wird. Dieser Wert, der auf der bei den Abnehmern vorhandenen Assoziation des Zeichens mit den Produkten oder dem Unternehmen des Verletzers beruht, wurde vom Verletzer geschaffen. Wenn der Rechtsinhaber dem Verletzer den Gebrauch des Zeichens verbieten und es ausschliesslich selber nutzen kann, nachdem letzterer dem Zeichen seinen Wert erst verschaffen hat, erntet er, wo er nicht gesät hat. So wörtlich BGE 73 II 183, 192 f., „Alpina/Alps“ (1949) Übertragung auf Patentrecht nicht offensichtlich; Patent- und Urheberrecht sind Innovationsschutzrechte; der Verletzer beutet die Leistung eines anderen „nur“ aus. In DE daher auch schon gefordert, dass der wertvolle Besitzstand bei der Verwirkung im Patent- und Urheberrecht keine Rolle spielt. Diese Auffassung konnte sich aber nie durchsetzen.

10 Verwirkung 3. Wertvoller Besitzstand
„in guten Treuen getroffene Dispositionen, die sich nicht ohne weiteres rückgängig machen lassen“

11 Verwirkung Patentrecht: Investitionsschutz
Demgegenüber tragen das Werk im urheberrechtlichen Sinne und die Erfindung im Patentrecht ihren Wert in sich, und der Verletzer beutet diesen Wert nur aus[1]. In der deutschen Lehre wurde daher konsequenterweise auch schon gefordert, auf die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes im Urheber- und Patentrecht ganz zu verzichten[2]; diese Auffassung konnte sich aber für Unterlassungsansprüche nie durchsetzen[3]. Es kann nicht allein auf eine „günstige Stellung im Wettbewerb“ des Verletzers ankommen. Wenn diese günstige Stellung im wesentlichen auf der Ausbeutung einer fremden Leistung beruht – und eben nicht wie im Kennzeichenrecht auf eigener Leistung des Verletzers – wäre es widersprüchlich, sie bei der Abwägung der Interessen von Rechtsinhaber und Verletzer zugunsten des Verletzers zu berücksichtigen; die Aufgabe einer so erworbenen Stellung kann nicht ernsthaft als unzumutbar bezeichnet werden. Der wertvolle Besitzstand im Patentrecht hat vielmehr die Funktion eines Investionsschutzes[1]: es ist dem Verletzer unter Umständen nicht zuzumuten, wertvolle Anlagen stillzulegen, wenn er in diese im berechtigten Vertrauen darauf investiert hat, dass der Patentinhaber seine Unterlassungs­ansprüche nicht mehr geltend machen wird.

12 Verwirkung BGE „Radiatoren“
bei Verletzung von Patenten darf regelmässig angenommen werden, dass Dispositionen getroffen wurden, die sich nicht ohne weiteres rückgängig machen lassen „Dispositionen, die sich nicht ohne weiteres rückgängig machen lassen“: „rückgängig machen“ und „anderweitig nutzen“ sind wirtschaftlich gleichwertig: der Verletzer kann seine Investitionen rückgängig machen, wenn er seine Anlagen ohne wesentlichen Wertverlust veräussern kann; ebenso erleidet er keinen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil, wenn er die Anlagen für die Produktion von Gütern verwenden kann, die nicht von der erfindungsgemässen Lehre Gebrauch machen. Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, dass er einen wertvollen Besitzstand erworben hat, und somit auch die Beweislast dafür, dass seine Investitionen spezifisch und nur für die Herstellung patentgemässer Güter nutzbar sind[1].

13 Verwirkung Kommt es nicht auf die patentierte Lehre an?
Erfindung unterscheidet sich möglicherweise nur in einem Detail vom Stand der Technik. Investitionen sind nötig, um das Produkt als solches herzustellen – also z.B. Radiatoren – aber welche zusätzlichen Investitionen sind notwendig, um patentgemässe Radiatoren herzustellen? Klage wurde 2006, und somit nach Ablauf der Patentschutzdauer, eingereicht. Folglich ging es nur noch um die finanziellen Folgen der Verletzung. Sind „Dispositionen“, verstanden als „Investitionen“, massgeblich?

14 Verwirkung dadurch gekennzeichnet: Plattenheizkörper

15 Verwirkung Bei finanziellen Ansprüchen?
Schliesst Verjährbarkeit die Verwirkung nicht (weitgehend) aus? Klage wurde 2006, und somit nach Ablauf der Patentschutzdauer, eingereicht. Folglich ging es nur noch um die finanziellen Folgen der Verletzung. Sind „Dispositionen“, verstanden als „Investitionen“, massgeblich? BGer vom 28. Juni 2001, BGE 127 III 357 Von missbräuchlicher Geltendmachung von Forderungsansprüchen wegen Verwirkung kann innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen im Allgemeinen nur die Rede sein, wenn weitere, ganz besondere Umstände hinzutreten, die das Zuwarten als Verstoss gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (…). es geht nicht an, die gesetzlichen Verjährungsfristen auf dem Umweg über Art. 2 Abs. 2 ZGB zu verkürzen

16 Verjährung KGer Zug, „Resonanzetikette II“
Sicherheitsetiketten für Diebstahlsicherungssysteme in Läden 1996: superprov. Massnahme 1998: Einreichung Klage im oV 2001: Teilurteil Feststellung Verletzung, Rechnungslegung 2002: Abweisung Berufung durch BGer 2007: Urteil über herauszugebenden Gewinn 2008 (März) aufgehoben durch das BGer 2008 (Mai): erneutes Urteil KGer ZG

17 Verjährung OR 60: Anspruch verjährt in einem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet.

18 Verjährung Wird jedoch die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilanspruch.

19 Verjährung PatG 81: Wer vorsätzlich eine Handlung nach Artikel 66 begeht, wird auf Antrag des Verletzten mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.

20 Verjährung StGB 97: Die Strafverfolgung verjährt in:
c.sieben Jahren, wenn die Tat mit einer anderen Strafe bedroht ist.

21 Verjährung KGer Zug, „Resonanzetikette III“
Fiktion der Kenntnis nach PatG 111(2) genügt zur Annahme der Bösgläubigkeit im Zivilrecht für strafrechtlichen Vorsatz genügt sie aber nicht PatG 111 2 Mit der Schadenersatzklage kann aber der Schaden geltend gemacht werden, den der Beklagte verursacht hat, seitdem er vom Inhalt der europäischen Patentanmeldung Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit der Veröffentlichung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt. Wichtig für Gewinnherausgabeanspruch gestützt auf unechte Geschäftsführung ohne Auftrag, wir kommen noch dazu. Aber BGer „Radiatoren“: Ausserdem verkennt der Beschwerdeführer mit seiner Rüge, dass die Beschwerdegegnerin durchaus in guten Treuen der Ansicht sein können, dass ihre Ausführungen nicht in den Schutzbereich seines Patents fallen, während er selbst den Schutzbereich seiner Erfindung anders definiert.

22 Verjährung Einheitsdelikt

23 Verjährung Fortgesetztes Delikt (bis1991) Einheitsdelikt (bis 2004)
Heute: tatbestandliche Handlungseinheit oder natürliche Handlungseinheit BGE 116 IV 121: Aufgabe des fortgesetzten Delikts (einheitlicher Willensentschluss zum wiederholten deliktischen Handeln, im Gegensatz zu immer neuer Entscheidung zum Rechtsbruch). BGE 131 IV 83: Aufgabe der verjährungsrechtlichen Einheit („wenn Handlungen gleichartig und gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind, und als ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten zu betrachten sind“) Heute: nur noch tatbestandliche Handlungseinheit (.). Eine solche liegt vor, wenn das tatbestandsmässige Verhalten schon begrifflich, faktisch oder doch typischerweise mehrere Einzelhandlungen voraussetzt. So erfordert unter Umständen schon die Verwirklichung des Tatbestandes die Vornahme mehrerer Einzelhandlungen (so genannte mehraktige Delikte). Der Raub gemäss Art. 139 StGB setzt sich zusammen aus einer Handlung, die das Opfer widerstandsunfähig macht, und einer weiteren, die in der Wegnahme fremder beweglicher Sachen besteht Oder natürliche Handlungseinheit „ wenn sie auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen“ („Tracht Prügel“ – müsste schon sehr lange sein, um verjährungsrechtlich relevant zu sein). „Besprayen einer Mauer mit Graffiti in mehreren Nächten“. Eine natürliche Handlungseinheit fällt jedoch ausser Betracht, wenn zwischen den einzelnen Handlungen - selbst wenn diese aufeinander bezogen sind - ein längerer Zeitraum liegt

24 Verjährung OGer ZH, „Dancing“ (sic! 2008, 628)
wöchentlich stattfindende Musikanlässe sind keine verjährungsrechtliche Einheit OG ZH vom 1. Februar 2008, „Dancing“ Unklar, ob einmal die Woche oder öfter, aber wahrscheinlich erheblich öfter, nämlich an 220 Tagen pro Jahr. „jede Musikaufführung gesondert und auch beim Betrieb eines Musiklokals nicht als andauerndes Ereignis zu betrachten ist“ (E. 6.3)

25 Verjährung Kenntnis von Schaden? Tägliche Patentverletzung?
solange Verletzung andauert, vergrössert sich der Schaden

26 Verjährung BGE 109 II 420, E. 3: Schaden kann nur dann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn die schädigende Handlung bzw. das schädigende Ereignis schon vor der Einreichung der Schadenersatzklage aufgehört hat

27 Gewinnberechnung Patentverletzung ist widerrechtliche Handlung. Daher grundsätzlich Schadenersatz nach OR 41 ff. I.d.R. kein tatsächlicher Schaden („damnun emergens“) Lucrum cessans: wie weise ich den Kausalzusammenhang zwischen entgangenem Gewinn und Patentverletzung nach? BGer vom 19. Dezember 2005, sic! 2006, 488, "Milchschäumer II„: Lizenzanalogie nur ein Anwendungsfall des entgangenen Gewinns, nur bei konkretem Nachweis, Schwierigkeit, diesen zu erbringen. BGer vom 12. April 2006, sic! 2006, 774, "Rohrschelle„: bösgläubiger Verletzer hat nach OR 423, unechte Geschäftsführung ohne Auftrag, den unrechtmässig erzielten Gewinn herauszugeben. Der Gutgläubige nach Bereicherungsrecht, OR 60 ff.

28 Gewinnberechnung Praxis:
Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinns aufgrund OR 423 (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag) Weil eben kein tatsächlicher Schaden und entgagener Gewinn kaum zu beweisen. Ist auch in Deutschland so nach dem Gemeinkostenanteil-Urteil, gemäss Klaus Grabinski, Gewinnherausgabe nach Patentverletzung, GRUR 2009, 260, rund ¾ aller Fälle

29 Gewinnberechnung BGE „Resonanzetikette II“: Bruttoerlös
- direkt zuordbare Kosten herauszugebender Gewinn Herauszugeben ist der Nettogewinn; vom Bruttoerlös sind daher die Gestehungskosten abzuziehen (E ). Alle variablen Kosten, welche vom Verletzer konkret und ausschliesslich im Hinblick auf den gewinnbringenden Umsatz getätigt wurden, sind abzugsfähig (E ). Fixkosten, welche dem Geschäftsführer ohnehin angefallen wären, sind nicht abzugsfähig

30 Gewinnberechnung Fabrikhalle = nicht ausgelastet, nicht abzugsfähig. Maschine hingegen abzugsfähig.

31 Gewinnberechnung BGer vom 3. März 2008, sic! 2008, 539, "Resonanzetikette II" Beim Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns trägt der Verletzte die Beweislast für den erzielten Bruttoerlös (plus Zinsen) und der Verletzer die Beweislast für die dafür erbrachten Aufwendungen (Kosten). Bestreitet der Verletzer die Höhe des Verletzergewinns, so muss er spezifizierte Detailzahlen vorlegen (E ). Eine Schätzung der vom Bruttoerlös abzuziehenden Infrastrukturkosten gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR ist ausgeschlossen, wenn eine eindeutige oder mindestens verlässlichere Zuordnung der Infrastrukturkosten zur betrieblichen Tätigkeit mittels einer gehörig geführten Buchhaltung möglich bzw. zumutbar wäre (E. 4.3). «Rohrschelle IV». Handelsgericht Zürich vom 6. Dezember 2007 Auskunftserteilung unter Androhung von StGB 292. StGB 292. Wer aufgefordert wird, separat nach Produkte-Typ abzurechnen, und nur eine Gesamtzahl liefert, und wer aufgefordert wird, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten zu nennen, und auch hierzu nur eine einzige Zahl liefert, der weiss – was den Vorsatz der Gesellschaftsorgane betrifft – sehr wohl, dass er der Auflage nicht nachkommt (E. 3).

32 Gewinnberechnung 1,3 Mio. 28´000
KGer ZG vom 21. Juni 2007, sic! 2009, 43, "Resonanzetikette IV" Dies war das vorinstanzliche Urteil zum BGer vom 3. März 2008, sic! 2008, 539, "Resonanzetikette II", es wurde durch das BGer aufgehoben. Leitsätze aus sic! 2009, 43 (Auszug): KGer ZG vom 29. Mai 2008, sic! 2009, 39, "Resonanzetikette III" Dieses Urteil fällte das KGer ZG nach der Rückweisung durch das BGer. Leitsätze gemäss sic! 2009, 39 (Auszug): OR 42 II, 423; PatG 73. Wenn die Geschäftsführerin als buchführungspflichtiger Betrieb die von ihr behaupteten Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen vermag, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR (E. 3.3). 28´000

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