Aktuelle Trends bei den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Präsentation zum Thema: "Aktuelle Trends bei den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts"—  Präsentation transkript:

1 Aktuelle Trends bei den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts
Dr. Peter Guntz 11. März 2014

2 Überblick Verfahrensfragen Zulässigkeit der Beschwerde
Ausreichende Begründung der Beschwerde Bezeichnung des Beschwerdeführenden Verspätete Zahlung der Beschwerdegebühr Korrekturmöglichkeit bei versehentlicher Rücknahme der Beschwerde? Behandlung geänderten Vorbringens in der ersten Instanz, Regel 137 (2) EPÜ 2000 vor der Beschwerdekammer, Art. 12 (4) und 13 (1)(3) VOBK Inhaltliche Fragen Klarheitseinwand im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren Neuheitsschädliche Teilanmeldungen ("Poisonous divisionals") Disclaimer Im wesentlichen biologische Verfahren GRUR München °

3 Zulässigkeit der Beschwerde

4 Zulässigkeit der Beschwerde
Regel 99 EPÜ Inhalt der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung (1) Die Beschwerdeschrift muss enthalten: a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c); b) die Angabe der angefochtenen Entscheidung und c) einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird. (2) In der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stützt Artikel 12 VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) Grundlage des Verfahrens ... (2) Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen. ... GRUR München °

5 Achten Sie auf eine ausreichende Begründung
Wenn die zur Entscheidung stehenden Patentansprüche von denen abweichen, über die in erster Instanz entschieden wurde, muss die Beschwerdebegründung deutlich machen, warum die Gründe der angegriffenen Entscheidung nicht (mehr) durchgreifen Dies liegt nur in manchen Fällen klar auf der Hand Die Beschwerdebegründung muss sich daher mit allen wesentlichen Ablehnungsgründen der angegriffenen Entscheidung befassen Die Beschränkung auf Art. 123(2) Argumente genügt nicht, es muss auch ausgeführt werden, warum die neuen Ansprüche die Neuheitsbedenken der ersten Instanz beseitigen T 2532/11 – ( ) Das Einreichen neuer Anträge darf nicht dazu führen, dass ein „neuer Fall“ kreiert wird, der die bisherige Entscheidung zwecklos werden lässt Es muss eine direkte Verbindung geben zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegründung Änderungen stellen ein implizites Zugeständnis dar, dass die angefochtene Entscheidung (insoweit) zutreffend ist und begründen für sich genommen die Anfechtung der Entscheidung gerade nicht Liegen keine sonstigen Einwände vor, ist die Beschwerde unzulässig T 642/12 ( ): Auch Wiedereinsetzungsantrag ist zu substantiieren GRUR München °

6 Den Beschwerdeführer richtig bezeichnen
T 0445/ ( ) OJ 2012, 588 ff., jetzt anhängig als G 0001/12 Bei formal ausreichender, aber inhaltlich falscher Bezeichnung des Beschwerdeführenden (ZENON Environmental Inc; Patent aber eingetragen auf ZENON Technology Partnership) ist sehr fraglich, ob Korrektur über Regel 101(2) oder Regel 139 möglich: vorgelegt an Große BK T 0052/ ( ), Punkt 1 Bei unklarer Bezeichnung, wer Beschwerdeführender ist, kommt es auf den objektiv erkennbaren Willen des Handelnden an Hat ein Anwalt schon im Einspruchsverfahren vertreten, bezeichnet "Wir legen hiermit Beschwerde ein" im Zweifel die vertretene Person, nicht dagegen die Sozietät oder den Anwalt in Person; ebenso: T 1911/ ( ), Punkt 2.2.2 Angabe beider Einsprechender im Rubrum ist unschädlich, wenn bislang nur eine Einsprechende von diesem Anwalt vertreten wurde Angabe der (wegen Umfirmierung) veralteten Bezeichnung der Partei im Rubrum ist ebenfalls unschädlich T 1961/09 – ( ), Leitsatz und Punkt 1.9 und 1.14 Bei objektiv unzureichender Bezeichnung, die inhaltichen Fehler nahelegt und objektiven Hinweisen in der Akte, wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Beschwerdeführer sein soll, ist Berichtigung über Regel 101(2) EPÜ möglich; keine Vorlage nötig; Bezugnahme auf T 0097/98. GRUR München °

7 Folgen verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr
Art. 108 Satz 2 EPÜ Frist und Form Die Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu begründen.  Rechtsprechung seit J 21/80: Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn Zahlung nicht innerhalb der Zweimonatsfrist einging Unterscheidung zwischen unzulässiger und nicht eingelegter Beschwerde Rechtsgrund für Behalten der Beschwerdegebühr fehlt im zweitgenannten Fall GRUR München °

8 Folgen verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr
 T 1553/13 ( , DE) und T 2017/12 ( , EN) Bei Auslegung nach Art. 31(1) Wiener Vertragsrechtsübereinkunft: Gewöhnliche Bedeutung von „Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist“: So lange die Beschwerdegebühr nicht entrichtet worden ist, gilt die Beschwerde nicht als eingelegt; ab Entrichtung der Gebühr ist die Vorschrift nicht mehr anwendbar. Kein Anhaltspunkt für: Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet worden ist. Ergänzende Auslegung nach Art. 32 (mit Hilfe der „travaux préparatoires“) bestätigt dies: o.g. Fassung diskutiert, aber nicht ins EPÜ übernommen Daher Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 1/14 und 2/14) Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn [bei G 1/14: Einlegung und] Zahlung der Gebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgten? GRUR München °

9 Korrekturmöglichkeit bei versehentlicher Rücknahme der Beschwerde?

10 Korrekturmöglichkeiten
Regel Verwerfung der Beschwerde als unzulässig (1) Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108, Regel 97 oder Regel 99 Absatz 1 b) oder c) oder Absatz 2, so verwirft die Beschwerdekammer sie als unzulässig, sofern die Mängel nicht vor Ablauf der Fristen nach Artikel 108 beseitigt worden sind. (2) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass die Beschwerde Regel 99 Absatz 1 a) nicht entspricht, so teilt sie dies dem Beschwerdeführer mit und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden diese nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Beschwerdekammer die Beschwerde als unzulässig Regel Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Betrifft der Antrag auf Berichtigung jedoch die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. GRUR München °

11 Größte Vorsicht bei Rücknahmeerklärung!
J 0001/11 ( ) Anwalt erklärt unter dem falschen Aktenzeichen Rücknahme Rücknahme ist für die unter diesem Az. geführte Patentanmeldung wirksam Eine Korrektur nach Regel 139 scheidet aus, sobald die Rücknahmeerklärung der Öffentlichkeit bekannt gemacht ist Hierfür genügt bereits die Einstellung ins (online einsehbare) Patentregister; nicht erst die Veröffentlichung im Bulletin J 0020/12 ( ) Ist die Rücknahme wirksam erklärt, kann keine Trennungsanmeldung mehr vorgenommen werden Die Anmeldung ist nicht allein deswegen anhängig, weil noch ein Korrekturantrag nach Regel 139 anhängig ist Ende der Anhängigkeit beruht auf eigener Handlung, wie in J 0004/11 (Rücknahmefiktion wegen Nichtzahlung) Sie beruht nicht auf Entscheidung des Amtes, wie in J 0001/09 (Zurückweisung noch nicht rechtskräftig) GRUR München °

12 Behandlung geänderten Vorbringens

13 Änderung des Vorbringens in erster Instanz
Art Ermittlung von Amts wegen (1) In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. (2) Das Europäische Patentamt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Regel Änderung der europäischen Patentanmeldung (1) Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung,die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, sofern nichts anderes bestimmt ist. (2) Zusammen mit Stellungnahmen, Berichtigungen oder Änderungen, die in Erwiderung auf Mitteilungen des Europäischen Patentamts nach Regel 70a Absatz 1 oder 2 oder Regel 161 Absatz 1 vorgenommen werden, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. (3) Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. (4) Bei der Einreichung von Änderungen nach den Absätzen 1 bis 3 kennzeichnet der Anmelder diese und gibt ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung an. Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines dieser beiden Erfordernisse nicht erfüllt ist, so kann sie verlangen, dass dieser Mangel innerhalb einer Frist von einem Monat beseitigt GRUR München °

14 Art. 114 / Regel 137 T 1485/08 ( ) admissibility of document - discretion of opposition division Nichtzulassungsentscheidung der ersten Instanz wird nur auf Ermessensfehlgebrauch überprüft (hier gegeben): vorliegend nicht dargelegt, ob und wie Ermessen ausgeübt wurde aus Entscheidung und Protokoll nicht ersichtlich, ob Relevanz des Dokuments, Verfahrensverzögerung, Auswirkung auf Gegenpartei etc. geprüft wurden In view of the above, it is the Board's opinion that the Opposition Division in not admitting document (16T) for the sole reason that it was late-filed, without having examined its relevance or considered any other criteria, did not properly exercise its discretion. T 0996/12 ( ) Änderung nach dem Erstbescheid Nichtzulassungsentscheidung der ersten Instanz wird nur auf Ermessensfehlgebrauch überprüft (hier insgesamt nicht gegeben, trotz des nachfolgenden Fehlers:) Kriterium konvergierender Ansprüch kann in erster Instanz nicht für Zurückweisung von Anträgen verwendet werden The Board notes in the first place that the applicable Guidelines do not support the concept of converging claim sets being a requirement for allowing amendments or conversely, a diverging claim set not being acceptable. ... Apart from the fact that these decisions particularly apply to the situation where a patent proprietor submits a plurality of auxiliary requests in addition to a main request in opposition appeal proceedings, it needs to be stressed that its underlining justification is to be found in the efficiency of these appeal proceedings, the latter being of a judicial nature in contrast to the purely administrative character of the proceedings before e.g. the Examining Division or the Opposition Division. This fundamental distinction eo ipso makes the unqualified application of this criterion by the so-called first instance of the EPO questionable. GRUR München °

15 Neues Vorbringen in der Beschwerdeinstanz
Artikel 12 VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) Grundlage des Verfahrens (1) Dem Beschwerdeverfahren liegen zugrunde a) die Beschwerde und die Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ; b) in Fällen mit mehr als einem Beteiligten alle schriftlichen Erwiderungen des bzw. der anderen Beteiligten, die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichen sind; c) Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf, die gemäß den Anweisungen der Kammer eingereicht worden sind (2) Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen. ... (3) ... (4) Unbeschadet der Befugnis der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind, wird das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Absatz 1 von der Kammer berücksichtigt, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt. GRUR München °

16 Art. 12(4) VOBK Neue Anträge
erneut gestellt, obwohl in erster Instanz zurückgenommen T 0340/10 ( ) C Anträge nicht zugelassen, vor EA zurückgenommen T 1231/09 ( ) C late filed claims - resubmission of withdrawn request T 1343/09 ( ) D erneut gestellt, obwohl bereits von erster Instanz nicht zugelassen T 1157/09 ( ) D Ermessensausübung nicht ausreichend dargelegt T 1214/12 ( ) D Entscheidung der EA war frei von Ermessensfehlern gestellt, obwohl schon in erster Instanz veranlasst T 0154/12 ( ) D einziger Antrag hätte bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können T 1841/08 ( ) C late filed claim - ex parte T 0134/11 ( ) C admissibility of request T 1125/10 ( ) C recevabilité des requêtes T 2075/11 ( ) C Verteidigung des Patents in erteilter Fassung hätte schon in erster Instanz erfolgen können; dass Antrag erst jetzt gestellt wird, verzögert Gesamtverfahren erneut gestellt, obwohl in zweiter Instanz zuvor „Verzicht“ erklärt T 0926/12 ( ) D “Verzicht” hat verfahrens- und materiellrechtliche Komponente; Erneute Zulassung aufgrund letzterer trotz Zustimmung des Gegners nicht möglich GRUR München °

17 Art. 12(4) VOBK Neue Verteidigungsmittel neue Einspruchsgründe
T 0947/09 ( ) C late filed objection neue Dokumente T 1544/08 ( ) B late filed document T 0724/08 ( ) C Dokumente des Einsprechenden nicht zugelassen T 1705/11 ( ) C late filed documents and evidence neue Versuche T 1715/08 ( ) C im Beschwerdeverfahren eingereichte Beweismittel nicht zugelassen GRUR München °

18 Änderungen des Vorbringens in der Beschwerdeinstanz
Artikel 13 VOBK Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten (1) Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. (2) Die anderen Beteiligten sind berechtigt, zu geändertem Vorbringen Stellung zu nehmen, das von der Kammer nicht von Amts wegen als unzulässig erachtet worden ist. (3) Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist GRUR München °

19 Art. 13 VOBK Neue Anträge T 0253/10 ( ) C Zulassung verspäteter Anträge (nein) T 1650/08 ( ) C late filed claims - preliminary assessment of allowability T 0569/08 ( ) C abhängige Ansprüche T 1752/09 ( ) D abhängige Ansprüche T 1617/08 ( ) D oral proceedings - amended requests T 1556/12 ( ) C requête tardive Neue Verteidigungsmittel Neue Einspruchsgründe T 1799/09 ( ) D late filed arguments T 1761/10 ( ) C admissibility of new inventive step attack Neue Dokumente T 2020/09 ( ) C Applicability of the relevance criterion for the admissibility of documents newly filed with the statement of grounds of appeal T 1306/09 ( ) C verspätet eingereichtes Dokument Neue Versuche T 1949/09 ( ) C late filed evidence T 0245/10 ( ) D late filed evidence - trials T 1033/10 ( ) B late filed requests GRUR München °

20 Klarheitseinwand im Einspruchsverfahren

21 Prüfung auf Klarheit im Einspruchsverfahren?
Art. 84 EPÜ Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp [clear and concise] gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. Art. 100 EPÜ Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentierbar ist; b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann; [-> Art. 83] c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ... hinausgeht. [-> Art. 123] Art. 101 (2) und (3) EPÜ Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass wenigstens ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das Patent. Andernfalls weist sie den Einspruch zurück. Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind; b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie das Patent. GRUR München °

22 Überlegungen in der bisherigen Rechtsprechung
Art. 84 kein Einspruchsgrund, daher im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht zu prüfen Art. 101(3) verlangt, geänderte Ansprüche auf EPÜ-Vereinbarkeit zu prüfen Ist bloße Kombination von bisherigen Haupt- mit abhängigen Unteransprüchen überhaupt "Änderung"? Unklarheiten, die durch Änderung hervorgerufen werden, sind zu beanstanden Wenn aber Kombination Merkmal im neuen Licht erscheinen lässt, Änderung doch ursächlich für Unklarheit Unklarheit jedenfalls nicht durch Änderung verursacht GRUR München °

23 Klarheitsprüfung in Einspruchsverfahren abgelehnt
Klarheit ist kein Einspruchsgrund: T1076/02: The Opposition Division however was not entitled to examine the claim under Article 84 EPC. Article 84 is not a ground of appeal under Article 100 EPC. Present claim 1 corresponds exactly to claim 2 as granted which was not open to opposition under Article 84 EPC. In this respect the Board agrees with decisions T 301/87. T478/09 ( , reasons 5.1 and 5.4): This objection of lack of clarity is against a claim as granted. However, lack of clarity cannot be challenged in opposition appeal proceedings, as the requirement that a claim of a European patent shall be clear is laid down in Article 84 EPC, which is not itself a ground of opposition under Article 100 EPC. ... Hence, the Board may not deal with clarity of granted Claim 19 but should decide whether Claim 19 is clear in itself, i.e. whether there is a need for interpretation. T633/09 ( , reasons 5.1): It is established case law that amendments to the claims which originate from the claims as granted are not objectionable under Article 84 EPC (eg T 381/02, point 2 of the reasons). Einfügung eines neuen Merkmals aus Unteransprüchen nicht ursächlich für Klarheitsmangel: T799/04: Claim 1 being a combination of claims 1, 2 and 10 as granted, the objection raised under Article 84 EPC against feature (b) cannot be considered to arise from the introduction of this feature into the wording of granted claim 1 but could have already been raised at the time of granting. It follows that, under the circumstances of the present case, the objection raised under Article 84 EPC during the opposition proceedings was inadmissible. T1084/05:Claim 1 results from the combination of claims of the patent as granted in accordance with the cross-references therein, and thus concerns a specific object which was already claimed in the patent as granted. Objection under Art 84 EPC is not possible. GRUR München °

24 Klarheitsprüfung in Einspruchsverfahren abgelehnt
Einfügung eines neuen Merkmals aus Unteransprüchen nicht ursächlich für Klarheitsmangel: T1855/07 ( ): Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammer geht jedoch hervor, dass die Befugnis zur Prüfung nach Artikel 84 EPÜ 1973 dann fehlt, wenn die Änderung lediglich aus einer satzbaulichen Eingliederung besteht, bei der die Bezugnahme auf den erteilten unabhängigen Anspruch durch Aufnahme dessen vollständigen Wortlauts in den nunmehrigen Anspruch ersetzt wird (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, Kapitel VII.D.4.2 und insbesondere T 367/96, Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe). T589/09 ( ): It is established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO that the non-compliance with the requirements of Article 84 EPC, which is not a ground for opposition, can be contested in opposition appeal proceedings only if it arises from amendments to the patent (see Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 6th edition (2010), paragraphs VII.D and VII.D.4.2). The alleged unclarity arises in the present case from the incorporation of the technical feature of granted claim 4, which was dependent on granted claim 1, into independent claim 1. However, the Board remarks that the incorporated feature of granted claim 4 does not interact with the other features of claim 1 in a way that modifies the original meaning of the combination of features of granted claims 1 and 4. T554/11 ( ): In the present case the objection under Article 84 EPC raised by the respondent concerns the term "select distance". This term was already present in claim 1 as granted and its significance has not been changed by the amendments carried out after grant of the patent. Hence, this objection does not arise out of those amendments and, as a consequence, the Board has no power to consider it. GRUR München °

25 Klarheitsprüfung in Einspruchsverfahren bejaht
Prüfung, wenn Kombination Merkmale in neuem Licht erscheinen lässt T1440/08 ( ): Wenn durch die Kombination von erteilten Ansprüchen die Erfindung unter einem neuen Blickwinkel erscheint und dadurch Unklarheiten hervorgerufen werden, die bereits im erteilten Patent vorhanden waren, ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe z. Bsp. T 472/88, T 420/00, T 681/00) eine Prüfung von Einwänden nach Artikel 84 EPÜ auf jedem Fall zulässig. Dies gilt insbesondere wenn, wie im vorliegenden Fall, die Unklarheit Merkmale betrifft, auf die es bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit entscheidend ankommt (siehe T1459/05). ... Wenn aber gerade das Hinzufügen eines Merkmals zu einem Widerspruch im Anspruchswortlaut führt, ist dieser Klarheitsmangel als durch die Änderung hervorgerufen zu betrachten. Da also der Klarheitsmangel direkt aus der Änderung hervorgeht, ist die Kammer berechtigt, zu prüfen, ob der Anspruch die Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ erfüllt oder nicht (siehe T 310/87). Kontrolle jedenfalls, wenn Folgeprobleme (Art. 54, 56 EPÜ) sonst nicht sinnvoll zu prüfen sind T1459/05 ( ): Hier sieht die Kammer die Notwendigkeit gegeben, ihr Ermessen ausüben zu können, um von Fall zu Fall und als Ausnahme von der allgemein vorgegebenen Praxis, dass im Einspruchsverfahren wie auch im folgenden Beschwerdeverfahren keine Befugnis zur Prüfung hinsichtlich Artikel 84 EPU bei Änderungen durch Kombinationen von erteilten Ansprüchen vorliegt, abweichen zu können. Dieses Ermessen ist nach Meinung der Kammer insbesondere dann auszuüben, wenn durch ein strenges Anwenden der vorgegebenen Vorgehensweise, welches das Erheben eines Klarheitseinwands prinzipiell ausschließt, eine Situation entstehen würde, in der die weitere Prüfung der geänderten Patentunterlagen, wie z.B. im Rahmen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, erheblich erschwert wäre oder sogar zu keinem sinnvollen Ergebnis führen könnte. GRUR München °

26 Klarheitsprüfung in Einspruchsverfahren bejaht
EPÜ-Kompatibilität schon zu prüfen, wenn Änderung Unklarheit nur ans Licht bringt T681/00 ( ; reasons 5.2): An amendment directly giving rise to an ambiguity objectionable under Article 84 EPC will require to be dealt with by the Board under the power of Article 102(3) [jetzt: 101(3)a] EPC since in this context the term "arise" is to be construed broadly including any case where the amendment clearly brings into notice an ambiguity that may have existed all along (see decision T 472/88, point 2 of the reasons, not published in OJ EPO) This principle applies also when a feature of a dependent granted claim is incorporated into an independent claim thereby making visible that ambiguity in the amended independent claim. Thus, in the present case, the amended independent claims of the first, second and fourth auxiliary request are to be examined as to any unclarity, which was concealed in dependent granted claim 7, but becomes visible after the incorporation of the feature of this claim into those independent claims. T1324/09 ( ): Claim 1 of the present main request is in essence a combination of claims 1 to 3 as granted, which means that the terms objected to under Article 84 EPC were taken from a granted dependent claim. As to the board's competence to address clarity issues under these circumstances, reference is made to decisions T 472/88 of 10 October 1990 (see point 2 of the reasons) and T 420/00 of 21 January 2003 (see point of the reasons), according to which an ambiguity which arises from an amendment and subject to an objection under Article 84 EPC, is to be dealt with by the board under the power of Article 101(3) EPC (Article 102(3) EPC 1973). In this context, the word "arise" includes situations in which the amendment clearly highlights an ambiguity that has existed all along such as, as in the present case, a clarity problem which was hidden in a dependent claim and highlighted by incorporating the features of that dependent claim into the independent claim. The board therefore is competent to address this clarity issue. GRUR München °

27 Hilfslösungen in der bisherigen Rechtsprechung
Art. 100 a) i.V.m. 52, 54 EPÜ Unklare Ansprüche sind im breitest möglichen Sinn auszulegen dies erweitert den Kreis des potentiell entgegenstehenden Stands der Technik verhilft daher häufig dem Neuheitseinwand zum Erfolg Art. 100 b) i.V.m. 83 EPÜ Unklare Ansprüche stellen Fachmann vor Probleme: sie können Ausführbarkeit in Frage stellen Einschätzung: Zwar klar zu prüfende Einspruchsgründe Oft aber auch hierüber keine befriedigende Lösung möglich GRUR München °

28 Nach Änderung muss stets Klarheit geprüft werden
Geänderte Ansprüche sind grundsätzlich auf Klarheit zu überprüfen (unabhängig von Natur und Umfang der Änderung) Nach durchgeführter Änderung ist Zurückweisung des Einspruchs nicht mehr möglich, nur noch Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form oder Widerruf des Patents Änderung, die i.S.v. Regel 80 vorgenommen wurde, um Einspruchsgrund auszuräumen, ist substantieller Natur und von Bedeutung für die Prüfung der Erteilbarkeit des Patents. Solche Änderungen rechtfertigen stets eine Überprüfung i.S.v. Art. 101 (3) EPÜ. Es ist daher unerheblich, ob die Änderung auf einer Kombination des Hauptanspruchs mit Merkmalen aus der Beschreibung oder aus einer Kombination der Wortlaute von Unteransprüchen beruht. Ausnahmen im Einzelfall sind denkbar Keine Vorlage an Große BK "Liegt auf einer Linie mit G 9/91 (Punkt 19 der Gründe)" Problem: weicht aber von anderen Entscheidungen ab GRUR München °

29 Aus der Entscheidung G 9/91
Vorlagefrage: Muß die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen, oder ist die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt? Antwort der großen Beschwerdekammer: Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhängigen Anspruch [an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings] abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird. Aus den Gründen (Punkt 19): Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind. GRUR München °

30 Aus den Gründen von T 459/09 GRUR München
[4.1.6] In view of the foregoing, the present Board holds that clarity of an amended independent claim should, in principle, be examined, even if the amendment only consists in a mere literal combination of claims of the patent as granted. Any other approach would indeed entail the risk of unduly restricting the mandate for examination of an amended patent which A 101(3) imposes on an OD having to deal with an amended patent. In fact, the wording of A 101(3) qualifies neither the nature nor the scope of the amendments. After amendment of any kind, the OD may no longer decide to reject the opposition, as would have been possible, had, for example, a clarity objection been raised as the sole ground for opposition. Instead, the OD may only decide either to maintain the patent in amended form or to revoke the patent. Their decision is taken on the basis of whether the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. A 101(3) indeed defines in absolute terms that the requirements of the EPC shall be considered when amendments are made by the proprietor of the patent during opposition proceedings. Therefore, the term “amendments” in A 101(3) should not be construed narrowly and, irrespective of the manner in which the patent is modified, the amended patent should be subjected to an examination to ensure compliance with all requirements of the EPC. This approach is in agreement with G 9/91 […]. [4.1.7] An amendment consisting of the incorporation of a technically meaningful feature in an independent claim of a granted patent does indeed represent an attempt to overcome an objection within the framework of Article 100 EPC against the patent as granted, the amendment having to be occasioned by a ground for opposition (Rule 80 EPC). It follows that such an amendment is of a substantial nature and will normally have an effect on the substantive examination, such as for example on the assessment of novelty and inventive step. Any amendment that can be qualified as being of a substantial nature in the above sense would in principle justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Article 101(3) EPC, irrespective of the kind of amendment performed. Specifically, it is immaterial whether the amendment arises from the combination of a feature from the description with an independent claim, or from the literal combination of claims of the granted patent. The amended patent would thus normally be examined pursuant to Article 101(3) EPC so as to establish whether it meets all the requirements of the EPC. A deviation from this rule may, however, not be excluded in particular cases. This has to be judged on a case-by-case basis. GRUR München °

31 Trend, der sich durchsetzt?
Entscheidung T 459/09 schon als gefestigte Rechtsprechung zitiert: According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, see for example in T 459/09 (not published in the Official Journal of the EPO, see headnote), any amendment that can be qualified as being of a substantial nature would in principle justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Article 101(3) EPC, including the examination of clarity, independently of whether the amendment arises from the incorporation of a feature from the description or from the combination of claims of the granted patent. Andere Kammern sind noch zurückhaltend GRUR München °

32 Klärung durch Große Beschwerdekammer in Sicht
T 373/12 (noch undatiert, mündlichen Verhandlung vom ) Vorlage an die GBK beschlossen Entscheidung noch nicht schriftlich abgesetzt Vorlagefrage wird noch genau formuliert Beschwerdegegnerin hatte vorgeschlagen: Does an amendment of an independent claim during opposition proceedings hinder the examination with regard to clarity (Art. 84 EPC), if a combination of an independent claim as granted with the elements of a dependent claim as granted? Az. voraussichtlich G 3/14 Wegen Vielzahl betroffener Verfahren rasche Entscheidung sinnvoll GRUR München °

33 Disclaimer

34 Funktion und Maßstab Disclaimer
nehmen als negative Merkmale bestimmte Ausführungsformen oder -bereiche aus dem Schutzbereich des Patents aus werden meist im Laufe des Erteilungsverfahrens eingefügt sind besonders wichtig zur Abgrenzung gegen unveröffentlichten Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ oder zufällige Vorwegnahme Zulässigkeit ihrer späteren Einfügung? Wortlaut Art. 123(2) EPÜ: Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Unproblematisch, wenn potentielle Ausnahme/Abgrenzung in der Anmeldung offenbart ist (disclosed disclaimer) Schwierig, wenn keine explizite oder implizite Offenbarung vorliegt (undisclosed disclaimer) GRUR München °

35 Ausgangspunkt G 1/03 und G 2/10
II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen: II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient: die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt; die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, daß der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar. *(bestätigend zitiert in G 1/07) GRUR München °

36 Ausgangspunkt G 1/03 und G 2/10
1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed. 1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment. Bei nicht offenbartem Restbereich: Anwendung des Tests von G 1/03 klar abgelehnt Reasons, 4.7: The overriding principle for any amendment to be allowable under Art. 123(2) is that the subject-matter of an amended claim must be at least implicitly disclosed. The wording the Enlarged Board chose in the starting line of answer 2, reading "a disclaimer may be allowable", indicates that with the criteria set up in answer 2 the Enlarged Board did indeed not intend to give a complete definition of when an undisclosed disclaimer violates Article 123(2) EPC and when it does not. GRUR München °

37 Anwendung in der neueren Rechtsprechung
Verschiedene Ansätze: Sowohl disclaimer als auch verbleibender Rest müssen offenbart sein Der verbleibende Restbereich muss offenbart sein Er ist offenbart, wenn der Bereich als solcher offenbart war Er ist offenbart, wenn in den Restbereich fallende Beispiele offenbart sind GRUR München °

38 Anwendung in der neueren Rechtsprechung
Prüfung der Offenbarung sowohl des disclaimers als auch des Verbleibenden: T1068/07 ( ; Verfahren, in dem die Vorlage zu G2/10 erfolgte): In order for the board to decide whether the Main Request fulfils the requirements of Article 123(2) EPC, it is necessary to address the following questions: i) is the subject-matter of the disclaimer introduced in claim 1 of the Main Request - either explicitly or implicitly - directly and unambiguously disclosed in the application as filed?, and ii) is the subject-matter remaining in claim 1 of the Main Request after the introduction of the disclaimer in this claim - either explicitly or implicitly - directly and unambiguously derivable from the application as filed?. T1870/08 ( ): The test of G 2/10 also applies to an amendment involving an undisclosed disclaimer by means of which a claim has been rendered new over a European patent application according to Article 54(3) EPC. The examination of the admissibility of the amendment for compliance with Article 123(2) EPC must be made separately for the disclaimer per se and for the subject-matter remaining in the claim (see point 4. of the Reasons). GRUR München °

39 Anwendung in der neueren Rechtsprechung
Prüfung der Offenbarung des Verbleibenden Bereichs (verbleibender Ausschnitt muss insgesamt offenbart sein): T 2464/10 ( ): The Enlarged Board of Appeal in G 0002/10 did not consider that G 0001/03 provided an exhaustive treatment of the conditions under which an undisclosed disclaimer was to be allowable. In addition to the requirements set out in G 0001/03, G 0002/10 developed the further test of whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed. T 748/09 ( ): The elemental limitations imposed by the disclaimer of claim 2 serve the purpose of excluding the Nb-Zr-Ta alloy compositions, which are disclosed in document D1, from the claimed Ta-alloys and - in consequence thereof - of establishing novelty vis-à-vis D1 which constitutes prior art in the sense of Article 54(3) EPC. However, as a result of introduction into claim 2 of the compositional restrictions which are exclusively based on document D1 rather than on the technical disclosure of the application, the skilled person is confronted with new subject-matter that he cannot derive clearly and unambiguously from the application as originally filed. T 1676/08 ( , betrifft Teilanmeldung, Art. 76 EPÜ): However, if the limitations cause the “singling out” of intermediate generalisations (such as particular subgroups of elements) involving new technical information, then there is added subject-matter within the meaning of A 100(c) EPC 1973 GRUR München °

40 Anwendung in der neueren Rechtsprechung
Prüfung der Offenbarung nur des Verbleibenden Bereichs (ein offenbartes Beispiel, das hinein fällt, würde genügen): T 1170/07 ( ): There is, however, no direct and unambiguous basis, be it by explicit or implicit disclosure, for specific subcategories such as the treatment of NIDDM in non-obese subjects. As a consequence, the requirements of Article 123(2) EPC are not met. T 2018/08 ( ): Damit [Nennung anderer Grassamen] umfasst Anspruch 1, nach Einführung des Disclaimers, noch immer einen realen Gegenstand, der die Erfindung und ihre Ausführung ermöglicht. Darüber hinaus gibt die Anmeldung keinen Hinweis, dass der Fachmann diesen verbleibenden Gegenstand in Anspruch 1 als nicht zur Erfindung gehörend erachtet hätte. GRUR München °

41 Anwendung in der neueren Rechtsprechung
Keine Auseinandersetzung mit G 2/10 T1843/09 ( ): Disclaimer zugelassen allein aufgrund Test aus G 1/03: The disclaimer in claim 1 therefore represents a negative technical feature in the sense of G 1/03 (point 2 of the reasons) and therefore complies with Article 123(2) EPC. Ablehnung aus anderen Gründen T 1836/10 ( ): Mehr ausgeschlossen als erforderlich, II.2 aus G 1/03 Anmelder soll gemäß G 1/03 nicht mehr ausschließen als nötig. Nach Meinung der Kammer gilt dies entsprechend für einen Disclaimer, der einen Gegenstand auszuklammern versucht, der überhaupt nicht vom Anspruch umfasst wird (ist außerdem unklar, Art. 84 EPÜ) T1659/09 ( ) Relevanz für erfinderische Tätigkeit, II.3 aus G1/03: Since in the present case the subject-matter of claim 1, disregarding the disclaimer, lacks an inventive step for the reasons given above for the main request, the disclaimer becomes relevant for the assessment of inventive step of the subject-matter of claim 1 according to the first auxiliary request and thus, in accordance with G 1/03 above, adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC. T 1487/09 ( ): Disclaimer stellte unklare (84 EPC) Bedingung auf: („requires professional medical expertise“; „entails a substential health risk“ -> Art. 53 c EPÜ) Grund für Zurückweisung als verspätet T 0704/11 (2. August 2013): Nichtzulassung neuer Ansprüche Art. 13(1) VOBK Komplexität im Hinblick auf Erfüllung der Vorgaben von G 1/03 und G 2/10 führt zur Versagung der Zulassung GRUR München °

42 Neuheitsschädliche Teilanmeldungen (ältere Tochter tötet jüngere Mutter)

43 Für Stammanmeldung neuheitsschädliche Teilanmeldung?
Priorität Mutteranmeldung Teilanmeldung Self verification: optical lens Comprises a printed or embossed feature GRUR München °

44 T 1496/11 ( ) Priorität beschreibt beide Merkmale nur zusammen Mutteranmeldung nimmt unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor; betrifft also nicht "dieselbe Erfindung" i.S.v. Art. 87(1) EPÜ, kann Priorität daher nicht beanspruchen es fehlt: Teilanmeldung enthält beide Merkmale beansprucht Priorität also zurecht ist daher neuheitsschädlicher Stand der Technik Self verification: optical lens Comprises a printed or embossed feature Comprises a printed or embossed feature GRUR München °

45 T 1496/11 ( ) Lösung: Hilfsantrag 1 enthält auch zweites Merkmal; Priorität also gewahrt Teilanmeldung hat damit selbe Priorität, ist nicht mehr neuheitsschädlich Self verification: optical lens Comprises a printed or embossed feature GRUR München °

46 T 1496/11 Anträge Anspruch 1 gemäß Hauptantrag
A security document (1) including a security device (10) and verification means (11) for verifying or inspecting the security device (10) said security document (1) being formed from a substrate (2) bearing indicia (3), wherein the security document comprises a single flexible sheet (2), such as a bank note, the verification means comprises self-verification means (11) provided at a first transparent portion (5) of the single flexible sheet (2), wherein the first portion (5) is of transparent plastics material, and the security device (10) is provided at a second portion (4) of the single flexible sheet (2) spaced laterally from the first portion (5) so that the self-verification means (11) can be used to verify or inspect the security device (10) when the single flexible sheet (2) is bent, folded or twisted to bring the first and second portions (5,4) into register, characterised in that the self—verification means of the first portion (5) comprises an optical lens (11) and the security device provided at the second portion (4) comprises a feature (10) which can be inspected, enhanced or optically varied by the optical lens when the first and second portions (5,4) are brought into register. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 (erst in der mündlichen Verhandlung gestellt, aber von der Kammer noch zugelassen): ... characterised in that the self—verification means of the first portion (5) comprises an optical lens (11) and the security device provided at the second portion (4) comprises a printed or embossed feature (10) which can be inspected, enhanced or optically varied by the optical lens when the first and second portions (5,4) are brought into register. GRUR München °

47 Im wesentlichen biologische Verfahren

48 T 0083/05 ( ) Brokkoli II Folgende Fragen wurden der großen Beschwerdekammer vorgelegt: 1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts? 2. In particular: (a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants? (b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application? 3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC? 4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process? Für Deutschland: Patentnovellierungsgesetz vom Erzeugnisse aus im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren wurden von der Patentierbarkeit ausgenommen. (Frage 2a verneint) GRUR München °

49 Rechtsprechungshandbuch neu aufgelegt

50 Rechtsprechungsübersicht Ausgabe 2013
7. Auflage des "Case Law Book" (in EN, DE oder FR) im Oktober 2013 neu erschienen zu bestellen unter: Preis: 183,- € für dreisprachige Version oder 78,- € pro Sprachband kostenlos herunterzuladen unter: GRUR München °

51 Dr. Peter Guntz pguntz@epo.org 089-2399-3115
Weitere Fragen? Dr. Peter Guntz